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浅谈美国最高院首例「双方复议程序」司法审查案例!

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浅谈美国最高院首例「双方复议程序」司法审查案例!

浅谈美国最高院首例「双方复议程序」司法审查案例!

#文章仅代表作者观点,不代表IPRdaily立场#


来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)

作者:唐艾斯 广东君龙律师事务所

原标题:美国双方复议程序的“最宽泛合理解释”标准:2016年Cuozzo Speed Technologies,LLC v. Lee案例


2016年6月20日,美国最高院对业界期待甚高的Cuozzo案做出终审判决。这个案子之所以瞩目,是因为它是史上首例最高院对2011年美国发明法(AIA)规定的双方复议程序(Inter Parte Review, 简称IPR)做出的司法审查。在本案的两个焦点争议上,最高院均维持了联邦巡回上诉法院(CAFC)的判决,认为美国专利商标局(USPTO)使用“最宽泛合理解释”(Broadest Reasonable Interpretation, 以下简称BRI)的标准来解释权利要求没有不当,并同时认定美国专利商标局做出的是否启动IPR程序的行政决定是终局的,无须接受司法审查。


从Cuozzo案谈起


Cuozzo Speed Technologies, LLC(以下简称Cuozzo)拥有一项名称为“限速指示装置及用于显示速度及相关限速的方法”的美国专利NO. 6778074(下称074号专利)。该发明于2004年8月17日获得授权,其涉及一个显示装置,可同时显示现在的车速以及此路段的限速。显示的方法是:在白色车速计上叠加一个红色的过滤器,当车速在限速内时,车速数字为白色,车速超过限速时,显示为红色。该发明利用GPS导航装置跟踪车辆的位置,并获得该位置的限速情况。当限速变化的时候,红色的过滤器自动旋转,这样超过限速的车速在显示界面上显示成红色。最具代表性的附图1如下所示:


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2012年6月15日,Cuozzo科技公司向新泽西州联邦地区法院提起诉讼,状告台湾国际航电Garmin公司和克莱斯勒公司侵犯了其074号专利(CIV. NO. 12-cv-03623)。同年9月16日,台湾国际航电向PTAB申请IPR程序,质疑074号专利的第10、14及17项权利要求的新颖性及创造性。这三项权利要求如下所示:


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无效案的关键在于对权利要求10中出现的 “integrally attached” 这个技术特征的解释。PTAB采用BRI标准,将这个技术特征理解为“车速里程表和彩色显示物理上整合为一个元件,但是可以分离成两个独立的个体”。而Cuozzo坚持认为,两个部件可以组合后形成一个完整的单元。从下图的涉案产品的图片可以看出,Cuozzo试图朝着涉嫌侵权产品的结构来解释自己的权利要求。最后,基于BRI的解释标准,PTAB认为,权利要求10、14及17相对Aumayer专利,Evans专利和Wendt专利的结合显而易见,宣告其无效,并拒绝了Cuozzo修改权利要求的请求,认为修改超范围。


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对于PTAB的决定,Cuozzo不服,向联邦巡回上诉法院(CAFC)提起诉讼。Cuozzo认为,PTAB采用的BRI标准来解释权利要求是不当的,应该采用联邦地区法院采用的POM(Plain and Ordinary Meaning)原则来解释权利要求。


CAFC没有采纳Cuozzo的意见,认为PTAB的决定没有不妥,理由是:美国专利商标局(USPTO)的其它专利行政程序对权利要求的解释均采用BRI的解释标准。换言之,只要专利还在有效的保护期内,所有USPTO的行政程序均采取这个标准。同理,同样作为USPTO中进行的程序,IPR程序也应采用一致的解释标准。


对于“integrally attached”的解释,CAFC认为,PTAB的解释没有错,因为既然用了“attached”(附加)这个词,它必然具有一定的含义。如果采用Cuozzo的解释(两个部分结合成一个完整的单元),那么“attached”就会失去存在的意义,自己怎么可能附加在自己身上呢?这明显和发明人的初衷不符。


2015年10月6日,Cuozzo不服CAFC的判决,向美国最高院申请再审。


最高院的判决?


如本文最开始所述,最高院于2016年6月20做出终审判决,重申:在权利要求解释的标准这个问题上,PTAB使用“最宽泛合理解释”(BRI)的标准是正确的。


最高院认为,一方面,专利法§316(a)(4)明确规定了专利商标局(USPTO)应该主导IPR程序,包括建立和管理相关的法规和原则。由于专利法并未明确指明USPTO在IPR程序中应当适用何种权利要求解释规则。当法律条文不明确时,相关的行政部门可以根据法律条文的意图和文义合理地制定规则。USPTO针对IPR程序制定的规则(包括权利要求解释适用BRI标准),是对其享有的规则制定权的合理运用。


另一方面,PTAB的IPR程序属于对先前专利授权过程的行政审查,类似于专利复审程序,并非如Cuozzo认为的PTAB审查属于司法程序。国会设置IPR程序不仅是处理与专利相关的争议,更重要的是将专利的垄断特性控制在合理的范围内,从而保护公众的利益。因此,PTAB有权不采用法院体系的POM解释标准,而制定专属的规则,并且制定BRI的解释标准并未超越国会赋予PTAB的权限。


最高院还指出,适用BRI标准的前提是专利权人有修改权利要求的机会。在IPR中,专利权人有一次机会修改权利要求,所以在IPR中适用BRI不违背法律的精神。


最后,最高院的判决中提到了PTAB采用BRI原则与地区法院采用POM原则的并行存在确实会导致一定程度上的冲突,但是这种可能性在美国的专利法系统中早已存在,这是根源于美国专利商标局和法院的不同角色定位决定的,是无可奈何的。


“最宽泛合理解释”的渊源


美国联邦法规(Code of Federal Regulations)明确规定:PTAB 根据“最宽泛合理解释”标准来解释权利要求(“claims are construed according to the “broadest reasonable interpretation” at the Patent Trial and Appeal Board (PTAB)”)。美国专利商标局(USPTO)采取BRI标准已有很多年的历史,在专利审查(examination)、授权后的再颁(reissue)、再审(reexamination)等程序中均适用BRI标准。USPTO也明确将该解释标准规定于《Manual of Patent Examining Procedure》(下简称MPEP,相当于我国的《专利审查指南》)中。MPEP在“可专利性”一章(CHAPTER 2100 PATENTABILITY)的§2111是这样规定BRI标准的:“在专利审查过程中,必须对权利要求做出与说明书相一致的‘最宽泛合理解释’。申请人在审查过程中不缺乏修改权利要求的机会,宽泛的解释能降低一旦授权权利要求的授权范围会不合理的过于宽泛的可能性。除非申请人在说明书中给出了清楚的定义,否则权利要求中出现的术语必须给予术语通常的含义。仅仅在说明书对出现在权利要求的词给出了定义,说明书才能用来解释权利要求中的术语。”


从MPEP的规定可以看出,对于BRI标准的适用,有两个重点:第一,采取BRI标准的基础是,申请人在审查过程中有机会修改权利要求,因为这样可以降低权利要求在授权后获得比其正当边界更宽解释的可能性。第二,BRI并非最宽泛的可能解释,而必须以合理为限。除非专利说明书给出特别定义,术语的理解应当是采用其普通的含义,即,在该发明做出时本领域普通技术人员对于该术语做出的普通、常规的解释”。也就是说,Broadest Reasonable Interpretation这个表述的关键词在于“reasonable”(合理),而不是“broadest”(宽泛)。


既然USPTO的专利审查(examination)、授权后的再颁(reissue)以及再审(reexamination)等程序中均适用BRI标准,IPR也同样是USPTO中的程序,最高院为何独独对关于IPR程序的争议就签发了调卷令了(Writ of Certiorari)呢?IPR程序特殊在哪儿?


Inter Partes Review (IPR)程序是行政程序还是司法程序?


双方复议程序(IPR)是美国在2011年9月颁布的《美国发明法案》(AIA)中引入的一个新的专利无效程序。该无效程序在PTAB进行,IPR申请人只能基于专利和印刷出版物对专利权提出不具有新颖性或创造性的无效请求。之后,由于IPR程序专利无效成功率高、审限短、证据开示范围相对较窄等优势,IPR一经推出迅速成为美国专利侵权诉讼中很受涉嫌侵权人欢迎的答辩工具,很快就成了专利权人的噩梦,大量专利被宣告无效。业内人士普遍认为,IPR无效概率高的重要原因就是PTAB采用了BRI标准。根据USPTO的官方数据,从2012年9月16日(IPR程序出台)至2016年11月30日,PTAB已经受理了5591件IPR请求,其中4054件出了最终的结果,专利权利要求无效率约为59.7%(不包括外观专利的无效数据)。


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IPR程序取代了美国原有的双方复审程序(Inter Partes Rexamination)。相校原来的程序而言,新的IPR程序在下面几个方面有显著的不同:(1)由三个法官组成合议庭审理案件,原来的双方复审程序是由一个专利审查员来审理案件;(2)原来的双方复审程序没有证据开示程序,现有的IPR程序纳入了类似法院的证据开示程序(discovery);(3)新的IPR程序有明确的审限,即,从PTAB启动IPR程序起12个月必须出终局的决定,原来的双方复审程序可能耗费几年才有终局的结果;(4)新的IPR程序中PTAB几乎不会批准修改权利要求的动议,而原来的相应程序可以很轻易的修改权利要求(这也是最高院其中一个法官在Cuozzo案中坚决反对PTAB采用BRI标准的原因,他认为权利人在IPR程序中几乎没有修改权利要求的机会)。


从这些特点可以看出,IPR程序很贴近联邦地区法院的司法程序。正是因为这些相似性,Cuozzo才会认为国会设定IPR程序的旨意是对地区法院诉讼的替换,在本质上是属于司法程序,所以PTAB在IPR程序应当使用和联邦地区法院相同的标准。


在IPR程序是专利审查程序的延续程序还是准司法程序的问题上,最高院通过指出IPR程序和法院司法程序的区别来回答了Cuozzo的质疑。首先,IPR程序无须事先假定专利的有效性,而联邦法院应当尽量朝着维持专利权有效的方向进行解释权利要求。其次,IPR的申请人无须承担审查的后果,不承担风险,因此对申请人的诉讼主体资格没有要求;再次,在IPR过程中即使双方达成和解,PTAB可以不终止IPR程序继续审理;最后,IPR程序过程中有修改权利要求的机会,而地区法院的诉讼程序中没有修改的机会。


因此,最高院认为IPR程序是一种专门化的行政程序,国会设立IPR程序的目的是旨在让PTAB复议USPTO审查部门先前做出的行政决定,不仅要解决当事人之间与专利相关的争议,也要通过将专利垄断限制在合法范围内来保护公众的利益。


联邦地区法院以及美国国际贸易委员会(ITC)的权利要求解释标准?


与美国专利商标局在审查专利申请的过程中采用BRI标准不同,联邦地区法院以及美国国际贸易委员会(ITC)在 “马克曼”程序(Markman Hearing)中采用 “菲利浦标准”(来源于CAFC2005年的Phillips v. AWH Corp.案),即POM(Plain and Ordinary Meaning)标准来解释权利要求。具体地,联邦地区法院通常基于说明书的描述、专利审查历史(File Wrapper)(我们通常说的“Intrinsic Evidence”)结合字典、教科书、专家证言等(我们通常说的“Extrinsic Evidence”)给予某术语在该发明做出时本领域普通技术人员对于该术语做出的普通、常规的理解。可见,“菲利浦标准”因为至少要受限于审查历史而会导致相对较小的保护范围,而从历史实践看,BRI的解释标准几乎从未要求考虑申请人在审查过程中的答复意见或陈述。


在联邦法院审理专利侵权及专利无效的案件时,法官不会给予权利要求术语最宽泛的合理解释,而是会基于审查历史来解读,在没有清楚、有说服力的证据证明相反事实的情况下,会推定美国专利商标局授权的权利要求有效。也就是说,被质疑的权利要求本身不能被解读为存在不明确性,否则会使得该权利要求无效。一言以蔽之,法官应当尊重美国专利商标局的劳动成果,不能动辄宣告一项专利无效。相反,根据BRI标准,尽管这样的不明确性会使权利要求无效,只要存在合理的怀疑,仍然应该被纳入权利要求的范围来加以考虑。这样,结合修改的机会,才能明确申请人意欲要保护的范围。


总而言之,联邦法院应当尽量朝着维持专利权有效的方向进行解释,不能对权利要求做出宽泛的解释,这样可以确保已授权的权利要求不超出其正当范围,不妨碍社会公众的行为自由。但是,“推定专利权有效”原则并不是绝对的,而是有限制的。CAFC全席审理Phillips v. AWH案后做出声明:只有法院穷尽了权利要求解释的所有可用手段之后,发现权利要求的含义仍然模棱两可,才能朝着维持专利权有效的方向解释权利要求,如果权利要求只有唯一一种合理解释,就不能为了维持专利权有效而将权利要求按照不同于其明确意思的方向解释。


本案的影响


总而言之,最宽泛合理解释(BRI)并不是指最宽泛的可能解释,必须与本领域技术人员对权利要求术语惯常的理解一致(除非说明书给出了该术语的明确解释),而且也应该和该术语在说明书和附图中的使用一致。BRI标准解读的范围应该总是要大于或等于法院用的菲利普标准(POM),所以导致争议的权利要求被PTAB认定为不具备专利性而被宣告无效的可能性会更高。


根据历史统计数据显示,PTAB一贯就倾向保护专利无效请求人。在本案最高院的判决后,PTAB得到最高院的“支持”,天平更会倾向于专利无效请求人。这对于身陷专利诉讼的被告而言,是有很多启发含义的。现在无效请求人,例如专利侵权诉讼中的被告,可以在PTAB或联邦法院之间选择一个来启动无效程序,并且可以根据选择设计相应的策略。由于两者在权利要求解释的问题上采取不同的原则,权利要求的有效性在两者的最终决定中会有不同的结论。如最高院判决所述,这个问题早已存在,也将继续存在,是无可奈何的。



来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)

作者:唐艾斯 广东君龙律师事务所

编辑:IPRdaily 赵珍  /   校对:IPRdaily   纵横君


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