过犹不及----谈德国实用新型申请中的常见误区

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文 / 郑小粤张利洲广州华进联合专利商标代理有限公司

本文系作者郑小粤张利洲授权IPRdaily发表，并经IPRdaily编辑，转载须征得作者同意，并注明文章出处（微信：IPRdaily）

【小D导读】

对于需要在德国进行专利布局的中国申请人，申请德国实用新型是一种费用低、效率高的专利保护措施。中国申请人应当充分认识到德国实用新型制度与中国实用新型制度的不同之处，以获得保护范围适当且稳定可靠的授权实用新型为目的，并灵活运用德国实用新型的修改程序和分出程序，产生高价值专利。

一、多快好省--德国实用新型的特点

据统计，中国申请人的向外专利申请日趋增多，其中，德国是中国申请人在对外专利布局中比较重视的地区。

德国的专利类型包括发明、实用新型和外观设计。其中，实用新型专利采用注册制。实用新型专利申请提交后，无需经历实质审查程序，1~3月即可获得实用新型专利权。德国实用新型的保护期自申请日开始计算，最长为十年。

授权的实用新型的执行效力和授权的发明专利是相同的，权利人可以依据授权的实用新型请求制止侵权、损害赔偿、销毁侵权产品等；在适合的情形下，权利人还可以请求临时禁令，甚至追究刑事责任。

因此，对于需要在德国寻求专利保护的申请人，申请德国实用新型往往是一种费用低、效率高的专利保护措施。

二、过犹不及--德国实用新型的保护范围

由于中国的专利制度主要借鉴了德国，因此，中国申请人往往会采用在中国申请专利的策略去处理在德国的专利申请，并因而陷入一些误区。其中比较常见的错误就是，盲目追求授权结果，不重视申请前的专利检索和专利性评估，因此导致授权的德国实用新型的保护范围过大。

中国和德国的实用新型申请都是仅采用形式审查，因此，有很多授权的德国实用新型，其部分甚至全部权利要求是没有专利性的。这个问题可以通过专利无效等后续程序获得解决。根据中国的经验，如果有人提出无效请求，即使被告的实用新型的部分甚至全部权利要求被认定为没有专利性，最多也就是失去专利权而已，但是在德国却并非如此。

笔者就了解到这样一个案例：2007年，中方代理律师接到德国某律师所转来的一封律师函，律师函中宣称，德国律所受其德国客户德国A公司委托，正在监控某家电产品的专利状况，注意到中国B公司的某个德国实用新型专利刚刚获得授权和公布。德国律所律师认为，中国B公司的该专利不具备新颖性和创造性，不符合授予专利的条件。该德国律所律师还同时提供了若干对比文件和他们的分析意见。德国律所律师要求中国B公司同意授权其客户德国A公司免费使用该专利，否则，他们将针对该专利提出无效请求。

根据这份律师函，中方代理律师判断：中国B公司刚授权的该德国实用新型专利在德国可能被德国A公司侵权了！

一般来说，很多重视知识产权的公司会主动监视行业中的专利授权情况，如果发现自己的产品可能落入他人的专利保护范围之内，这些公司往往会主动针对有威胁的专利提出无效请求。

中方代理律师将有关信息转达给中国B公司后，中国B公司表示，这个专利所涉及的技术方案目前处于暂停状态，最终产品并未完成，市场价值也还没有明确。因此，中国B公司不想在应诉上过多花费。但如果可能的话，还是希望保住专利。

根据中国的经验，即使德国A公司真的提出无效请求，中国B公司输了的话，最多也就是失去专利权而已。这样，按照中国B公司不花钱多受益的原则，至少有两种可能：一是采取“死猪不怕开水烫”的态度，不同意免费许可，如果德国A公司提出无效，也不去应诉，任由法院裁决。这样，中国B公司可能会丢掉专利权。二是采取“入乡随俗”的态度，按照德国A公司的思路，在胜诉把握不大的情况下，同意给德国A公司免费许可，避免德国A公司提出无效请求。这样，中国B公司可以暂时保住专利权，但并不能防止其他人再次请求本专利无效。

经过权衡，中国B公司选择了第一种方案。中方代理律师给对方的回复如下：

1. 我方认为，我方专利具有专利性；

2. 我方不同意给对方免费许可；

3.我方愿意与对方谈判，在支付合理的使用费的基础上给予对方许可。

本以为，此事就不了了之了。没想到，紧接着德国A公司给中方代理律师发出了最后通牒：限定中国B公司在×年×月×日前回复，否则，就针对中国B公司实用新型专利正式提出无效请求。

感觉事态严重，中方代理律师立即向在德国的合作律师讨教。让中方代理律师始料不及的是，德国律师告知，根据德国法律，如果中国B公司专利被无效，中国B公司作为败诉方，需要支付专利无效的费用，包括律师费，估计至少为2000EUR。如果没有胜诉的把握，又要避免承担无效诉讼的费用，就只好答应给德国A公司免费使用该专利了。虽然中国B公司在德国没有营业场所，即使被判决赔款，也可能无法执行，但是，中国B公司已经成长为体面的上市公司了，如果为了几千欧元的债务而违法，那将是得不偿失的。而且，要注意，德国法院关于中国B公司的民事责任的判决将在所有欧盟成员国内都是有效的。

情况紧急，中方代理律师马上根据德国A公司提供的对比文件，对中国B公司的专利进行了评估。结果发现，中国B公司专利的权利要求保护范围过大，虽然有个别从属权利要求有新颖性，但创造性却不足……

由于中国B公司没有接受德国A公司的苛刻条件，2008年，德国A公司向德国某法院提出该实用新型专利的无效请求；2009年，德国该法院判决该专利的权利要求全部无效，而且，专利权人需要补充专利无效请求方（德国A公司）4000多欧元及逾期利息……

从这个案件可以看出，中国的无效制度和德国存在很大的不同：由于中国的专利无效是由专利局复审委审理，仅裁决专利性问题，而不可能让胜诉方得到赔偿，因此，中国目前的专利制度使得专利权人花费较少的代价就可以获得实用新型专利权，而他人需要花较大的代价和时间才可以铲除一个不应该存在的专利。而德国的专利无效是由法院审理，不仅裁决专利性问题，胜诉方还可以得到赔偿。这样，专利权人就要审慎考虑其所获得的专利保护范围，否则，过犹不及，专利权人很有可能会为其不恰当的专利保护范围而付出代价。

当专利权人需要主动出击的时候，例如，专利权人打算依据其已经授权的德国实用新型进行维权，则更需要充分考虑授权的权利要求是否具有稳定性。因此，在专利权人正式提起侵权诉讼之前，最好请求德国专利局针对该实用新型进行专利检索，根据专利权人的检索请求，德国专利局会进行检索，并将检索报告转达给专利权人；并且，公众也可以查询到该检索报告以及其中所引用的对比文献。

三、亡羊补牢--德国实用新型范围过大的补救

当然，如果授权的实用新型的保护范围不恰当，申请人也并不是束手无策，有可能利用修改程序和分出（branch off）程序来弥补。

根据德国的法律，对于已经授权的实用新型专利，专利权人随时都可以再提交新的权利要求书，但权利要求的修改，必须在原权利要求的保护范围内；相应的说明书和附图可不再提交。新提交的权利要求书，同样不经实质审查，经注册即可授权。

在德国，对于已经授权的实用新型，新的权利要求书的提交具有比较复杂的法律含义：由于原实用新型已经授权，除非有法院做出的无效决定，或者主动作出了全部或部分撤回，否则实用新型的主题（subject matter）是不能再改变的，因此，新提交的权利要求书实际上不改变已经授权的实用新型的主题。反而，新提交的权利要求书，可以说是实用新型专利权人向公众作出的一个法律约束声明，声明不主张和不保护超出新的权利要求范围之外的权利。

可以这样理解：在德国，一件实用新型专利授权后，如果专利权人后来提交了一套新的权利要求，在这种情况下，如果有第三方对该实用新型提无效，该实用新型保护范围中超出新的权利要求范围的部分首先会被自动无效。这时，实用新型专利权人将丧失超出新的权利要求范围的部分的权利，即使是新的权利要求还在等待授权中，也是如此。

应该注意的是，由于新的权利要求的提交，就是意味着专利权人声明不主张和不保护超出新的权利要求范围之外的权利，所以，即使专利权人新提交的权利要求没有或将不能被德国专利局接受，如由于增加了新的主题或超出原实用新型的保护范围而被拒绝，这种约束也是存在的。

因此，在专利权的维权过程中，如果专利权人认为原实用新型权利要求的保护范围太大，可以根据原说明书，权利要求书和说明书附图，结合该实用新型在其他国家或地区的同族专利申请的审查意见及引用的对比文件，综合考虑侵权产品的技术特征，进一步对权利要求进行修改，缩小实用新型的保护范围，以尽量争取用于维权的实用新型专利不会被无效。这样，既保住了专利权，又避免了为他人提起的专利无效的胜诉买单，还可以加强权利要求对涉嫌侵权产品的针对性。

另外，根据德国的法律，对于一项发明专利申请，申请人可从发明专利申请中分出一件或若干实用新型专利申请。即，在德国发明专利申请被授权以前，可以从该发明申请中分出一件或若干实用新型专利申请，该实用新型专利申请享有在先的申请日，并且不影响原发明专利申请的继续审理。

这样，申请人在提交一件德国发明专利申请后，不必急于使之授权。当在市场上发现涉嫌侵权产品时，申请人可以迅速地分出一件或若干实用新型专利申请，并且在1-3个月内迅速地获得实用新型专利权，而且还可以借机修改权利要求，使获得的实用新型专利权可以更有效地打击侵权者。

四、入乡随俗—善用德国实用新型专利制度

中国申请人在德国利用实用新型进行专利布局时，不能简单地采用中国式思维，而是要充分认识到德国实用新型制度与中国实用新型制度的不同之处，以获得保护范围适当的稳定可靠的授权实用新型为目的，并灵活运用德国实用新型的修改程序和分出程序，产生高价值专利。

注：鉴于微信文章阅读体验，参考文献没有显示。

来源：IPRdaily 作者：郑小粤张利洲广州华进联合专利商标代理有限公司编辑：IPRdaily 赵珍 -------------

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