指控苹果Siri侵权的专利真的无效吗？——对小i机器人专利无效案的评析

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文 / 陈明涛白伟（兰台知识产权团队）

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【小D导读】

针对智臻公司的侵权指控，苹果公司向专利复审委员会提出无效申请。二审判决推翻了之前结果，以说明公开不充分为主要理由，认为小i机器人专利无效。然而，这一案件却凸显了法院对于26条3款缺乏体系化理解的问题。

苹果Siri语音系统可能停用的命运，因北京高院的判决而反转。

2012年6月，智臻公司以苹果公司Siri语音系统侵犯其一种聊天机器人系统（小i机器人）专利权为由提起专利侵权诉讼。2012年11月，苹果公司向专利复审委员会提出无效申请。2013年9月3日，专利复审委员会作出第21307号无效宣告请求审查决定，维持该专利权全部有效。随后，北京一中院维持了复审决定。

日前，北京高院最终以小i机器人专利说明书公开不充分为由，撤销原无效决定和一审判决。

本案涉及专利无效领域中几乎所有实质性缺陷的判断问题，从“说明书公开不充分”、“权利要求书得不到支持”、“权利要求不清楚”、“缺乏必要技术特征”、“不具备新颖性、创造性”的判定到“禁止反悔原则”的适用，无一不是专利无效领域的重点难点问题。

虽然如此，法院论证及普遍关注核心在于，如何理解专利法26条3款中说明书公开不充分。然而，由于缺乏体系化视角，本案对说明书公开不充分的适用看似正确，却实质错误。

公开充分应以技术方案“三性”判断为前提 根据专利法第26条3款的规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要时，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

这就是所谓的说明书公开充分条款。该条款立法本意在于，法律规定申请人通过清楚、完整方式公开具有实用性、新颖性和创造性的可专利性客体，作为交换，国家机关赋予申请人一定时间的垄断性权利，即我们通常说的“公开换保护”。

也就是说，充分公开的内容必须是具有“三性”的可专利的方法、产品或者其组合。如果不是可专利的客体，不具备“三性”，也就无所谓公开充分问题。反之，则不成立，即使有的技术方案具备“三性”，却不一定满足公开充分条件。

进一步来讲，之所以要以“可专利性”、“三性”为公开充分基础，是因为只有通过前面判断过程，才能够通过确定最接近的现有技术,来正确界定技术问题、明确技术手段，从而判断是否充分公开，而不能仅从说明书记载内容来判断。然而，在本案中，法院却认为，新颖性、创造性评价与说明书是否公开充分、权利要求是否清楚以及是否得到说明书支持等问题存在密切联系，在已论证公开充分的情况下，不必再对新颖性、创造性进行评价。

这一论证思路是导致本案法律适用错误的根本原因。 公开充分应以所要解决的技术问题为核心 从某种意义上讲，一项发明或实用新型，是通过技术手段，以解决某一技术问题为目的，在最接近现有技术基础上进行改进。因此，说明书要充分公开，就必须把握所要解决的技术问题。

其一、技术问题基于现有技术，可以重新确定，不必然以说明书记载为准。通常而言，说明书会记载所要解决的技术问题。然而，技术问题确定不应简单以说明书为准，而应根据现有技术重新确定。比如，当通过检索现有技术发现所要解决的技术问题不为说明书准确记载，则应以重新确定的技术问题判断说明书是否公开充分，这其实也体现在创造性判断中。

在这一案件中，法院认为，根据本专利说明书的记载，可以得出实现游戏功能是本专利技术方案所要实现的功能。但是，法院没有在充分检索现有技术基础上得出结论，是不够妥当的。

其二、只需要一个技术问题满足实现创造性要件即可。对于一件发明或实用新型而言，说明书可能记载了多个技术问题，但只要解决其中一个技术问题，满足创造性要件就可以。如果还存在其他技术特征，也具有创造性，解决了其他技术问题，但无法满足公开充分要件，则不能简单认为说明书公开不充分。

在此情况下，一个发明或者实用新型，为解决某一个技术问题，已经具备创造性，相应技术方案已经充分，理应授予专利权，完全不必在意为解决其他技术问题的技术手段是否公开充分。在本案中，法院却认为，游戏功能是授权本专利创造性的原因，因此就必须公开充分，理解过于狭隘，除非游戏功能是本技术方案唯一的发明目的。

其三，技术问题确定不适用禁止反悔原则。所谓禁止反悔原则，是指利侵权诉讼中的一种法律规则，其含义是，专利权人如果在专利审批过程中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩，则在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的内容纳入专利权的保护范围。因此，禁止反悔原则是对保护范围的限制问题，而不构成对解决技术问题限制。

本案中，法院认为，根据专利审查文档记载，智臻公司认为，因为游戏服务器的存在使得权利要求1相对于对比文件1具有实质性特点，从而导致具有创造性，以其明确技术问题是游戏功能，太过于草率。

公开充分应以现有技术检索为依据 如前所述，公开充分要以本领域技术人员能够实现为准。而本领域技术人员是法律上假设的人，根据专利审查指南的定义，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有该日期之前常规实验手段能力，但他不具有创造能力。

基于此，在进行说明书公开充分的判断之前，必须先界定现有技术、对申请日之前的现有技术进行检索。一方面，确定最为接近的现有技术，明确技术问题，判断技术手段是否公开充分；另一方面，不再以未记载的现有技术作为判断要件。只要有现有技术，说明书就不必记载，也不必以是否存在指引为前提。因为，根据本领域的技术人员的定义，其可以根据所要解决的技术问题，具有寻找获知现有技术的能力，不存在必须说明书指引问题。

遗憾的是，本案审理未在现有技术检索的前提下进行评述，而认为公开充分必须以说明书存在足够的现有技术指引为前提，实质是将说明书撰写提出极高要求。

看起来人人都懂的法条，却往往长着一张“普罗米修斯的脸”。如果不能建立体系化的思维，不能从立法本意去理解，不能看到法条之间的内在联系和区别，只能“看山是山，看水是水”，难以“看山不是山，看水不是水”，更无法达到“看山还是山，看水还是水”法律运用的高超境界。这使得法律适用结论，只能看似合理、正确，实则偏颇、错误。

据悉，“小i机器人”已经准备向最高院申请再审，这考验着最高司法机关的智慧……

来源：IPRdaily 编辑：IPRdaily 赵珍 -------------

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