我们在提供具体知识产权项目服务时应注意哪些问题？（二）

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【小D导读】

【讲座介绍】赵艳红：本次讲座虽然题目为知识产权服务业若干问题探讨，但其实主要是我个人多年工作的一些体会和感受，这些感受不仅有知识产权服务机构要注意的若干问题的分享，还有企业在知识产权管理以及与服务机构合作过程中，需要注意的一些问题的分享。

组织者：张楚教授主讲人：赵艳红老师（静然开放）参与者：知识产权产业链微信群 500群友时间：2015年3月8日星期日 15:30-17:00 记录人：张文越（中国行为法学会研究员）

1、如何写专利申请

当企业给你一些技术交底书的时候，我们该如何为企业撰写这些专利申请？

A、首先，我想提醒的是，你弄明白这些技术了吗？——在这里面，有一点非常重要，我们一定要注意理解客户的这些技术的发明思想是什么？发明点在哪里，它都能用在哪里？

有一个例子：某个客户曾经申请一项专利，该专利本来既可以采取先完成 A操作，再采取B操作的操作方式，也可以采取A和B同时操作的方式，还可以采取先进行一部分A操作，再进行A和B同时操作的方式。但是，代理机构撰写这个申请时，却处理成：在采取A操作的同时采取B操作。使客户申请的权利要求保护范围一下子被压缩了很多。

——提醒，当我们拿到客户的技术交底书时，无论我们多么忙，客户催的多么急，一定要弄清楚技术的发明点发明思想在哪里。

B、你弄明白这些技术的背景及相应的研发进程了吗？（之前有什么，后面还有什么）

客户在研发时，往往是有一个进程的。了解这些进程，可以有助于你明白，什么时间申请一个什么样的专利，保护到什么程度，公开到什么程度，进行一个合理的安排。当我们拿到客户技术交底书时，应当问一问客户，以前申请过哪些相关专利，研发进行到什么程度，之后还将进行哪一方面的研发，现在完善了没有？

C、你弄明白企业将这些技术申请专利对企业的价值在哪里吗？对产品、市场、行业的价值在哪里？（适合以专利形式保护？在哪获得保护？保护对象可以延伸到哪些领域）

获得这些信息很重要，可以让我们判断，客户给我们的这些技术，适不适合以专利的形式进行保护，在哪儿进行保护，应当申请什么样的专利，保护的对象和范围是什么？

上面是专利申请文件撰写时，应当注重的一些问题。

2、如何提供侵权风险分析

下面讲一下，如果给企业进行侵权风险分析时，应当如何给企业提供更优质的服务。

（1）若有侵权，我们是不是还可以告诉他们一些需要思考的问题和进一步要做的工作：

第一，从该专利保护范围看规避的可行性；

第二，从专利文本质量看专利的无效可能性；

第三，双方的知识产权实力比对及筹码分析等。

（2）如果是国外市场的专利侵权风险分析，我们是不是还可以提供该专利的同族信息给客户参考？

我们告诉客户哪一个专利可能侵权时，有没有把该专利的同步信息也告诉给客户了呢？

我们是不是还可以把检索到的公知技术给客户参考，让企业知道，一旦被诉侵权，是否有公知技术可以用于抗辩？

（3）如果客户还在不断改进阶段，我们是不是可以给客户增加一些宏观层面的专利壁垒统计分析，这样可使客户在技术研发过程或项目决策时，不但明晰所设计方案目前可能存在的侵权风险，也明晰在后续的改进中可能需要突破的专利壁垒以及需要提前规避绕行的风险专利？

3、如何处理无效请求？

当客户让我们帮做一个无效请求的时候，我们怎么做？

下面，我们分享一下，如果客户要求做无效请求时，我们应该做什么。我们不能只想如何把这个专利干掉的问题，还应该跟客户沟通，如果该专利无法无效，如何有利客户做出规避的可能？

比如，有这样一个专利要求，某挡风板有两个电机来驱动，客户希望规避掉，变成一个电机来驱动。

比如，我们有两个对比文件：一个对比文件不但与专利技术实际最为接近，其也公开了两个电机来驱动挡板；另一个对比文件，其公开的是挡风板采取一个电机来驱动并且还未公开一些其他特征。那么，我们该怎样选择证据和最接近对比文件？

——考虑到最大无效可能，第一个对比文件我当然要用，但考虑规避，第二个对比文件我也要用，我就是要将客户要规避的这一点作为区别特征迫使专利权人去争辩，是一个电机好还是两个电机好。

结论：我们在证据和无效理由上不但要考虑如何最大可能的使该专利无效掉，还要考虑如何有利于企业在一旦侵权专利没有被无效的情况下，怎样有利做出规避的问题。（比如无效理由，无效证据，最接近现有技术的选择，以及一个无效理由该用到什么程度的问题）

本文节选自《知识产权服务业若干问题探讨——知识产权产业链微信群首次线上讲座》，由作者授权IPRdaily微信发布，转载请注明出处（微信号：IPRdaily）。

由于原文较长，为方便大家阅读，IPRdaily特将其拆分为3篇，接连3天，每天1篇，此为第二篇。

编辑：IPRdaily 赵珍

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