争点排除规则在解释专利权利要求时的适用及对我国的启示

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【小D导读】

“争点排除”也称“间接再诉禁止”，是美国衡平法下创设的一条规则。不管是事实争点还是法律争点，如果其已经在前诉中结论性地确定，就可以适用争点排除规则来阻却再次诉讼。

1.前言

“争点排除”也称“间接再诉禁止”，是美国衡平法下创设的一条规则。根据美国1982年《判决重述（第2次）》，“不论对于相同还是不同的诉讼请求，当一个法律或者事实的争点已经被实际争讼并且被一个生效的最终判决所确定、并且该确定对于该判决为必须时，该确定对于双方当事人之间后续的诉讼是结论性的”。总体来说，适用争点排除规则要满足以下四个条件： （1）该争点与前诉中确定了的争点相同；（2）该争点在前诉中确实经过了争讼；（3）该争点的确定对于前诉的最终判决是必须的；（4）对抗排除效力的一方过去有完全、公平的机会在前诉中就该争点进行争讼。

所以，不管是事实争点还是法律争点，如果其已经在前诉中结论性地确定，就可以适用争点排除规则来阻却再次诉讼。争点排除规则的适用只能针对前诉中的当事人，但是没有参与前诉的当事人也可以主张争点排除的抗辩。

争点排除规则同样适用于专利案件，包括对专利权利要求的解释中。

2.美国争点排除规则在解释专利权利要求时的适用

即使上述适用争点排除规则的四个条件都已经满足，作为衡平法规则，法官仍然可以拒绝适用争点排除规则。另外，由于不同审判地可能会适用不同的法律、不同的证据要求等，也会导致争点排除规则不能适用。

A.法院和美国专利商标局（即，USPTO）之间关于争点排除规则的适用

在In re Trans Texas Holdings Corp., 498 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2007)案中，地区法院将权利要求中的“响应通货膨胀率”解释为“直接响应先前实际通货膨胀的市场指标，而不包括市场对将来通货膨胀的预期”，所以要求“与通货膨胀率连续的、一对一的关系”。在权利要求解释之后，当事人双方达成了和解。而在随后Trans Texas提出的复审请求程序中，USPTO发现，根据“最宽合理解释”标准，“上述术语‘响应通货膨胀率’不限于连续的、一对一的关系，还包括以1%的增额进行调整的延迟的关系”。根据该解释，Trans Texas的权利要求相对于现有技术是显而易见的。联邦上诉法院支持了USPTO的决定并认定，因为USPTO不是先前诉讼的当事人，在此不适用争点排除，所以USPTO的决定不受先前地区法院权利要求解释的约束。

由于USPTO对权利要求进行解释时采取的“最宽合理解释”标准与法院相对较窄的解释标准不一致，所以，即使是基于同样的理由和证据，已经被法院认定有效的专利也可能被USPTO认定无效。除了对权利要求的解释标准不同之外，法院和USPTO在评价权利要求的专利性时对证据的要求也不相同。法院采用“清楚并且有说服力的”证据标准，而USPTO采用“优势”证据标准。

B.法院之间关于争点排除规则的适用

在The Ohio Willow Wood Co. v. Alps South, LLC, Nos. 2012-1642, 2013-1024 (Fed. Cir. Nov. 15, 2013)案中，OWW基于其’237专利对Alps提起侵权诉讼，该诉讼因为复审请求而中止。在此期间，OWW基于’237专利的继续申请，即’182专利，对Thermo-Ply提起另一侵权诉讼，该’182专利被认定无效。Alps案的地区法院作出判决，基于争点排除规则认定，与该’182专利的权利要求实质相同的’237专利的权利要求也是无效的。联邦上诉法院支持了地区法院的判决，认定如果权利要求实质上相同的话，“仅仅使用不同的文字”并不会产生新的争点。

在e.Digital Corp. v. Futurewei Technologies, Inc.and Pantech Wireless, Inc., Nos. 2014-1019, 2014-1242, -1243 (Fed. Cir. Nov. 19, 2014)案中, e.Digital基于’774 专利和’108专利起诉专利侵权。该’108专利不是’774专利的同族专利，但是覆盖了相同的基本装置并且包括“唯一存储器的限定”。

在另一在先诉讼中，涉案’774专利的相关权利要求限定了“一个闪存模块，该闪存模块作为接收的处理过的声音电信号的唯一存储器工作”（即“唯一存储器的限定”）。地区法院认定该“唯一存储器的限定”使得专利权人放弃了RAM或者任何其他存储装置。在这种解释下，当事人达成协议终结了诉讼。

本案地区法院适用争点排除规则，禁止专利权人对’774 专利和’108专利的权利要求作出与在先法院不同的解释。在上诉中，联邦上诉法院驳回了争点排除可以适用于’108专利中的相同术语的意见，因为该专利不在前诉的争议当中。“’108专利与’774专利无关联，而是公开了对’774专利的改进”。“虽然’108专利可以参考引用’774专利作为现有技术，但是这改变不了两专利彼此无关联的事实。’108专利公开了单独的发明，包括不同的审查历史，并且得到不同的说明书的支持，包括清晰地显示了RAM的图3和图4......所以’108专利需要重新进行权利要求解释”。

上诉法院暗示，即使两项专利是关联的，也有可能不适用争点排除规则。例如，对于部分继续申请专利，因为其可能公开了会实质上影响权利要求解释的新内容，所以相对于母案专利，需要重新解释权利要求。

C.法院和国际贸易委员会（即，ITC）之间关于争点排除规则的适用

联邦上诉法院在Tandon Corp. v. U.S.I.T.C., 831 F.2d 1017, 1018(Fed. Cir. 1987)案中认定，ITC关于专利的裁决不会对地区法院产生既判力，包括请求权排除和争点排除的效力。因为国会赋予ITC的主要职责是代管贸易法而不是专利法。

所以，不管ITC针对一项专利作出怎样的裁决，该裁决都不会完全阻止专利权人在地区法院就同一专利主张权利。但是，ITC的裁决可以作为有说服力的证据呈现给地区法院。联邦上诉法院在Texas Instruments v. Cypress Semiconductor Corp., 90 F.3d 1569 (Fed. Cir. 1996)案中指出，“只要地区法院认为合理，其可以把任何排除价值赋予ITC的在先决定”。

3.对我国的启示

争点排除规则有助于节约司法资源、提高司法效率、保证判决的一致性、保证法院审判的正直、促进判决的终局性。争点排除规则还体现了诚信和公平原则。

我国《民事诉讼法》第一百二十四条第（五）项规定，“对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但人民法院准许撤诉的裁定除外”。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九条第（四）项规定，“已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实，当事人无须举证证明，当事人有相反证据足以推翻的除外”。这些规定虽然确定了已决事项的既判力，但是没有明确具体适用条件。另外，发生法律效力的裁判所确认的事实在后续诉讼中仅仅是免证事实，这与争点排除规则的适用不同。

专利诉讼中权利要求解释的复杂性的一个表现形式是，不同法院或者行政机关会对同一专利的权利要求分别进行解释，会对母案专利和分案专利的权利要求分别进行解释，会对同族专利的权利要求分别进行解释，会在侵权和确权程序中对权利要求分别进行解释。争点排除规则有利于法院之间、行政机关之间、法院和行政机关之间解释权利要求时的一致性并且防止对已经解释过的权利要求中的相关术语重复进行解释。

一个成熟的法律体系应当对诉讼程序中的各种问题进行精细化的分析和探究，从而保证诉讼程序的诚信和公平以及司法的严肃和效率。我国可以在条件成熟的时候适当借鉴美国争点排除规则的实践，更加精确地界定“请求权排除”、“争点排除”、“既判力”等等之间的关系，避免重复审判，保证诉讼当事人的合法权益受到保障，法官的审理客观公正。

来源：贸促会专商所郭小军编辑：IPRdaily 赵珍

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