【美国司法】“间接禁反言”原则在专利诉讼中的应用

【小D导读】

美国联邦巡回法院于2014年11月19日判决了美国e.Ditigal公司起诉华为侵权一案。

本文系作者向IPRdaily投稿,转载请注明出处（微信号：IPRdaily）。 在此案里,原告e.Ditigal公司在美国加利福尼亚南部地区地方法院指控包括华为在内的多家公司侵犯了它的两项美国专利5,491,774(下文简称774号专利)和5,839,108(下文简称108号专利)。774号专利涉及带有扩音器和快闪存储介质的设备，该设备可以进行音频录制和回放。

在加利福尼亚南部地区地方法院审理此案之前,774号专利曾被美国科罗拉多地区法院审理过,也曾经被美国专利商标局单方复审过。

具体一点,科罗拉多地区法院曾对于774号专利中的权利要求第1项和第19项中的“sole memory”(唯一内存）一词进行权利要求解释,将其解释为: 即使该设备使用微处理器,该设备也仅仅使用闪存,而不会使用RAM(随机存取存储器)或任何其它存储系统。

在科罗拉多地区法院的审理之后,美国专利商标局对774号专利进行了单方复审。在单方复审过程里, 美国专利商标局获准了e.Ditigal公司新增添的第33项权利要求。此第33项权利要求使用了“唯一内存”一词,并添加了“微处理器”一词。

在美国专利商标局的单方复审之后,原告e.Ditigal公司在美国加利福尼亚南部地区地方法院起诉了华为等多家公司,指控其侵犯了774号专利中的第33项权利要求。加利福尼亚南部地区地方法院采纳了科罗拉多地方法院对“唯一内存”一词做的权利要求解释，并根据“间接禁反言”原则裁定华为等被告方们对该项专利未构成侵权行为。之后,原告e.Ditigal公司就这一裁定向联邦巡回法院提起上诉。

“间接禁反言”原则的适用条件为：第一,后诉与前诉中的争点为同一争点；第二,前诉中已就该争点作出有效终局判决；第三,反对“间接禁反言”原则的一方为前诉中的当事方（或与当事方有共同利益关系）。此案上诉的主要争点为第一条,即此案中“唯一内存”的权利要求解释是否与科罗拉多地区法院案件中“唯一内存”的权利要求解释为同一争点。

联邦巡回法院肯定了加利福尼亚南部地区地方法院的裁决。联邦巡回法院认为，新的第33项权利要求与第1项和19项权利要求使用了相同的“唯一内存”权利限定一词。而且，美国专利商标局的专利复审没有修改、澄清, 或者告知这一词的解释，因为专利复审并没有关注“唯一内存”这一权利限定词。除此以外, 联邦巡回法院裁定第33项权利要求中新增加的“微处理器”一词并没有改变前诉中的分析，因为科罗拉多地方法院已经对“微处理器”这一争点进行了明确的裁定。因此,对于774号专利,联邦巡回法院认为加利福尼亚南部地区地方法院正确地使用了“间接禁反言”原则。

至于此案件中涉及的另一项美国专利108号专利, 该专利的说明书里通过引用并入了774号专利。并且,108号专利的权利要求中也使用了“唯一内存”权利限定一词。有鉴于此, 加利福尼亚南部地区地方法院在审理时没有对108号专利中的“唯一内存”权利限定进行单独的权利解释,而是依据“间接禁反言”原则, 采纳了科罗拉多地方法院对774号专利中的“唯一内存”一词做的权利要求解释，并依此裁定被告方们对108号专利未构成侵权行为。

就108号专利的问题,联邦巡回法院持相反意见。联邦巡回法院认为，即使108号专利参考了774号专利，并将之作为先例，但它和774号专利没有太大关联。108号专利涉及的是一种独立的发明，具有独特的诉讼历史和不同的书面描述。由于两项专利没有相关性，“间接禁反言”不适用于108号专利。因此,联邦巡回法院认为加利福尼亚南部地区地方法院需要对108号专利进行新的权利要求解释调查。也由此,联邦巡回法院撤消了加利福尼亚南部地区地方法院对108号专利的裁决。并在108号专利的问题上, 该案例已被驳回重审。

来源：美国长盛律师事务所何昕律师编辑：IPRdaily 赵珍

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