专家热议专利新司法解释征求意见稿

【小D导读】

最高人民法院曾于2009年12月发布《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》，在依法保护专利权人利益、激励科技创新等方面发挥了重要作用。

5年来，专利司法实践中又不断涌现出新的问题。为确保专利法的正确实施，细化和统一专利审判标准，及时回应科技创新对专利审判的新期待，最高人民法院决定再次起草有关专利侵权判定标准的司法解释，并于前不久发布了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（公开征求意见稿）（下称征求意见稿）。日前，最高人民法院知识产权审判庭在北京召开专利侵权司法解释（二）征求意见座谈会，来自中央有关部门、法院、中介机构、企业的代表40余人就相关问题进行了热烈讨论。最高人民法院知识产权审判庭宋晓明庭长出席会议并讲话，王闯副庭长主持会议。针对此次座谈会的热议问题，本报特刊登部分专家观点，以飨读者。 焦点一：专利明显无效时侵权诉讼的处理 征求意见稿相关规定 第五条　权利要求记载的文字含义清楚，但说明书的相应描述与其根本冲突，且不属于本解释第四条规定的情形的，人民法院应当根据权利要求的记载确定专利权的保护范围。权利要求含义不明，运用法定的解释方法仍无法确定其限定的专利权保护范围，且不属于本解释第四条规定的情形的，人民法院可以裁定驳回起诉。当事人举证证明在专利侵权诉讼的裁判作出前无效宣告请求人基于上述事由请求专利复审委员会宣告该专利权无效的，人民法院可以裁定中止诉讼。 专家观点 董琤　国家知识产权局条法司副司长 对专利明显无效时侵权诉讼的处理，涉及到人民法院对权利要求的范围进行直接认定的问题，主要是两个方面：说明书是不是支持了权利要求，权利要求是不是清楚。我们要考虑的是，人民法院直接根据权利要求的记载确定它的范围是否妥当？因为专利权的有效性还是应当由国家知识产权局专利复审委员会来依法进行审查、确定，所以我认为，在第五条第三款中的规定是十分必要的，可以引导当事人在涉案专利可能存在上述缺陷的时候，及时向专利复审委员会提起无效宣告请求。 崔哲勇　国家知识产权局专利复审委员会研究处处长 当出现相关专利的权利要求记载的文字清楚但与说明书有根本冲突的情况时，我们不能判定权利要求本身是合法有效的，因为它可能是不可以实施的，或者说它本身作为一个完整的技术方案是存在缺陷的，这个时候要根据说明书去判断它的发明实质是什么。所以这种情况下，如果仅仅因为说明书与权利要求记载存在冲突，就抛弃说明书而直接以权利要求来限定权利保护范围，可能会存在一些问题。 闫文军　中国科学院大学教授 我认为应该把这一条款的适用范围进行限制，并不是说所有的权利要求含义不明的情况都可以裁定驳回起诉，而应当把它限定在一个范围内，比如限定在因为使用了没有确切含义的修饰用语，如强、弱、高、低等，导致权利要求不清楚，无法确定其保护范围的，这种情况下可以裁定驳回起诉。如果是因为其他的原因导致权利要求不清楚的，我认为还是需要通过专利权无效宣告程序解决。 王新华　中科专利商标代理有限公司副总经理 实践中，我们发现实用新型专利中经常会出现权利要求和说明书脱节的情况，比如权利要求过于宽泛，脱离了说明书所披露的发明或相应的技术方案。从专利的说明书来看，根本就没有做出什么创造性的东西，但是权利要求保护范围是十分明确的，如果直接按照权利要求确定保护范围，会对现有的实用新型专利造成巨大冲击。 焦点二：外观设计侵权案中一般消费者的界定 征求意见稿相关规定 第十七条第二款　一般消费者，是指被诉侵权产品的直接购买者。人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，应当考虑授权外观设计的设计空间，即设计者在创作特定产品外观设计时的自由度。设计空间较大的，一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。 专家观点 任晓兰　国家知识产权局专利复审委员会诉讼处副处长 该条款将一般消费者界定为被诉侵权产品的直接购买者，而被诉侵权产品的直接购买者与法定的、对于这一类产品有基本了解的一类人可能还是有一些差别的：第一，对外观设计来说，相关主体应当同实用新型专利和发明专利的主体相对应；第二，如果将一般消费者界定为直接购买者这样一小类人群，可能会忽略掉对外观设计具有平均认知能力的这样一类型的主体所具有的一个基本的特性；第三，该条款还限定了一个设计空间概念，对于直接购买者来说，让他来界定这样一类产品的设计空间是非常困难的；第四，如果能够把审查授权过程中的主体和侵权判定过程中的主体能统一起来会更好一些。 郭禾　中国人民大学法学院教授 我们在谈一般消费者的概念的时候，实际上就是为了确定主观判定的标准。到底应该怎么去判定两件外观设计相似？我们之所以把外观设计放进专利的范畴里，就是把它当成一种智力成果来看待，就是把它当做一种创作来看待。在这里，一般的消费者，严格说应该就是一个普通设计人员，是对设计有一定了解，而且能看懂相关设计的一类人。在后面的设计空间跟设计特征都是基于这个一般消费者的概念的界定而引出的。 冯晓青　中国政法大学教授 首先，在定义一般消费者概念的时候可能会引起一些歧义，到底是个案里面实实在在的购买者，还是这一类产品的直接购买者？其次，不管是哪一种情况，直接将一般消费者限定为直接购买者，在定义上应该还需要完善。因为外观设计专利侵权判断关键是看一般消费者会不会把侵权产品当成相关权利人的产品，有没有可能产生混淆。所以对一般消费者的界定，只需要对一般的外观设计本身有一点认知就可以了。 马云鹏　北京市第二中级人民法院法官 对一般消费者的认定问题，其实就是确定判断主体的问题。对判断主体的确定，最终落脚点是在对一般消费者认知能力的界定上--一般消费者应当能够对现有设计有大概的了解，但是又不会注意到特别细微的区别。我认为还是可以延续2009年专利司法解释中对一般消费者的解释，直接对这一类人的认知能力作一下界定就可以了，而不必具体到是哪一群体。 焦点三：关于间接侵权的规定 征求意见稿相关规定 第二十五条　明知有关产品系专门用于实施发明创造的原材料、零部件、中间物等，未经专利权人许可，将该产品提供给无权实施该专利的人或者依法不承担侵权责任的人实施，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助侵权行为的，人民法院应予支持。 专家观点 闫文军 在间接侵权的情况下，直接侵权人的注意义务应该是注意到相关产品是不是落入到其他人的专利权保护范围，而对涉嫌间接侵权人的注意义务的要求不应与直接侵权人相同。因此，应该限制一下间接侵权人的责任，比如第一款中“或者依法不承担侵权责任的人实施“后面再加一个限制条件“并且明知其他人的实施行为落入了权利人的保护范围”，这样限制一下间接侵权人承担责任的条件会更为合理。 贾庆忠　永新专利商标代理有限公司专利代理人 我建议把“或者依法不承担侵权责任的人”删掉，因为无论是共同侵权，还是教唆侵权、帮助侵权，间接侵权人承担侵权责任的前提条件都是造成了相关的侵害结果。而对专利来说，相关的侵害结果的发生就是造成了专利法第十一条规定的制造、使用、销售专利侵权产品。如果没有这样的行为，对专利权人是没有这种侵害结果的发生的。因此，要追究所谓间接侵权人的责任，还是应当以有直接侵权行为的存在为前提条件的。 张艳　 IBM亚太地区知识产权法律总监 二十五条把间接侵权规定的比较到位。我不赞成删掉“或者依法不承担侵权责任的人”这一条件，一个很重要的原因是，中国的专利法与其他国家的法律其实存在一个不同的地方，中国专利法在规定侵权责任的时候是加上以生产经营为目的这样一个限制条件的。因为存在只有以生产经营为目的才能认定侵权的这样一个限制条件，所以就存在着大量的个人用户实际上都不在侵权之列的，但是大量的产品恰恰就是卖给个人用户的。目前的写法实际上解决了现行法存在的一些问题。 蒋洪义　北京联德律师事务所律师 我认为第二十五条规定的意义就在于，由于有“依法不承担侵权责任”的这一类人的存在，所以对专利权人而言可能并不公平。之所以在第二十五条中把将相关产品提供给依法不承担侵权责任的人实施认定为一种侵权行为，就是为了充分保障专利权人的利益。但我有一点意见，把相关产品提供给无权实施该专利的人实施与提供给依法不承担侵权责任的人实施，这两种行为应该区分开来，因为这两种行为应该承担的责任是不同的。 焦点四：实施标准专利侵权的抗辩 征求意见稿相关规定 第二十七条　非强制性国家、行业或者地方标准明示所涉专利的信息，被诉侵权人以其实施该标准而无需专利权人许可为由主张不构成专利侵权的，人民法院一般不予支持。但是，专利权人违反公平、合理、无歧视的原则，就标准所涉专利的实施许可条件恶意与被诉侵权人协商，被诉侵权人据此主张不停止实施行为的，人民法院一般应予支持。标准所涉专利的实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定；经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。人民法院应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围、相关的许可条件等因素，确定上述实施许可条件。法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的，从其规定。 专家观点 张广良　中国人民大学法学院副教授 对于一件标准必要专利而言，如果侵权人已经承诺按“公平、合理、无歧视”这样一个标准来支付许可使用费的话，我认为侵权人完全可以继续实施相关专利，因为他已经承诺支付费用或者提供担保。因此在这种条件下，权利人有没有进行恶意协商，不应该作为是否停止实施行为的一个条件。 姚捷　香港鸿鹄律师事务所驻上海代表处合伙人 对于有没有必要删除关于专利权人恶意协商的规定的问题，我有一点意见，假如我们保留这一规定的话，是否也可以对于潜在的标准所涉专利的实施者和被许可方同样也有善意协商的要求，这样就会实现利益的平衡。因为现在有一些专利权人事实上也非常无奈，相关专利实施方可能不需要经过专利权人的同意就可以实施相关标准涉及的专利，如果专利权人无法获得相应的禁令的话，就会非常被动。 艾宏　阿斯利康医药公司法律顾问 对于第二十七条中提到的公平、合理、无歧视原则，我认为这个原则的实施需要两个最基本的前提条件，要有一个善意的或者是非恶意的权利人，同时还要具备一个善意的或者是非恶意的被许可人，也就是说这两方在公平、合理、无歧视原则实现的商业现实当中应该具有同等的地位。如果在二十七条中仅仅将恶意指向了权利人，而没有对潜在被许可人的恶意制约机制，那么很可能就会导致变相的强制许可，因为似乎这二者出现了某种程度的竞合。 闫文军 因为无法达成协议而向法院起诉的情况在美国等国家也存在，但这种诉讼的背景是，标准必要专利的专利权人此前已经就专利许可条件向所有的潜在被许可人作出过承诺。如果协商不成，参加相关标准的潜在被许可人可以以违约为由向法院起诉，然后法院首先确定专利权人是否违约，如果违约，法院进一步会确定相关专利的合理的实施许可条件。第二，这一规定有可能导致实施相关标准必要专利的潜在被许可方更多地选择不与专利权人协商，而是直接向法院起诉，这样可能会导致标准必要专利的专利权人忙于应诉。

来源：国家知识产权战略网记者：赵世猛整理：IPRdaily 赵珍网站：www.iprdaily.cn IPRdaily小秘书个人微信号：iprdaily2014 ■小秘书【小D】个人微信号：iprdaily2014（添加验证请说明供职单位+姓名） ■添加可获得更多实务干货分享、定期私密线下活动、更有机会加入知识产权界最大云社区【IPer社群班级】与全球知识产权优秀精英深度交流。

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