与中文相关的商标在美国申请时的实质审查剖析——以分析“贵酒”系列美国商标驳回裁定为例

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“如在审查中文商标时，审查员会基于‘外国等同原则’进行审查，这是美国审查员审查外语商标非常重要的原则；一些地名和国名会被要求放弃专用权，但不会像在国内一样基于绝对理由直接驳回。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：胡英鑫 江苏省宁海商标事务所有限公司

国内某酒企在美国申请了有关“贵酒”的系列商标，系列中的商标包含“贵酒”（申请号：97508932）、“上海贵酒”（申请号：97508884）、“中国贵酒”（申请号：97508896）、“GUIJIU”（申请号：97508882）、“君道贵酿”（申请号：97508901）和“天青贵酿”（申请号：97508928）。通过分析这一系列的商标申请的美国商标驳回的裁定，笔者总结得出一些美国商标申请的经验：

一、中文商标审查的特殊流程

本系列申请的美国商标中有5件商标均为中文商标，在相关驳回裁定中，美国审查员对于中文在美国使用的语言中的地位，有如下陈述：“申请人的商标为中文，这是美国通用的现代语言(Applicant’s mark is in Chinese, which is a common, modern language in the United States.)。”以及“汉语是一种通用的现代语言，在美国有相当多的消费者使用（Chinese language is a common, modern language spoken by an appreciable number of consumers in the United States.）。”并且，审查员还提到一个特殊的原则，即外国等同原则（doctrine of foreign equivalents），这一概念于2006年出现于美国商标审判和上诉委员会审理的上诉案件中，其含义为“通用现代外语的商标与其英语对应的商标可能会被认为具有令人困惑的相似性。因此，由外文文字组成的商标需被翻译成英文，以确定与英文文字商标在含义和内涵上的相似性（A mark in a common, modern foreign language and a mark that is its English equivalent may be held confusingly similar. Consequently, marks comprised of foreign wording are translated into English to determine similarity in meaning and connotation with English word marks.）。”审查员在撰写“君道贵酿”及“贵酒”的商标驳回裁定时均引用了上述原则。事实上，针对所有的中文商标美国审查员均进行了含义的查询，如“天青贵酿”被拆分成“天青”、“贵”和“酿”三个部分，分别进行了查询，最后审查员得出最终的翻译为“AZURE（天青色）”和“EXPENSIVE WINE（昂贵的酒）”，申请人需在进行驳回复审时表态是否同意这一翻译。

二、含有中文地名与国名商标的审查观点

本系列商标中含有两个含地名及国名的商标，分别为“上海贵酒”和“中国贵酒”。基于上一条经验可知，审查员会把所有商标拆分成数个不能继续拆分的单词，再一一查询其英文含义。事实上在审查这两件商标时，审查员确实也是这么做的。于是审查员很快发现了“上海”和“中国”在商标中的存在，提出要求申请人在复审时同意一个“免责声明（disclaimer）”。根据笔者在美国专利商标局官网上对于相关概念解释的研究，这个“免责声明”其实就相当于国内的放弃专用权声明。举例“中国贵酒”一案中，声明的原文为“除所示标志外，不主张使用音译为“ZHONG GUO”和“JIU”的非拉丁字符的专有权（No claim is made to the exclusive right to use the non-Latin characters that transliterate to"ZHONG GUO" and “JIU” apart from the mark as shown.）。”申请人进行了驳回复审，在同意了审查员的审查意见后，“上海贵酒”商标与“中国贵酒”商标成功克服了驳回进入了公告期。

三、反向阅读商标的审查观点

本系列商标申请中有一件“GUIJIU”商标，审查员引证77235644号的33类美国商标“”将其驳回，在先商标权利人为“JIU GUI LIQOUR CO., LTD.（酒鬼酒股份有限公司）”。

在“GUIJIU”商标的驳文中，尽管仅代表本案审查员的观点，但还是存在一些非常有参考价值的审查意见，审查员认为：如果两个由相同元素反向组合而成的商标传达相同的含义或产生基本相似的商业印象，则它们之间可能会产生混淆。在本案中，申请人的商标“GUIJIU”与注册人的商标“JIU GUI JIUGUI”具有相同的文字元素“GUI”和“JIU”。短语的换位不会减损使用相同短语所产生的发音、外观和商业印象的相似性。(Confusion is likely between two marks consisting of reverse combinations of the same elements if they convey the same meaning or create substantially similar commercial impressions. The transposition of the terms does not detract from the similarity of the sound, appearance, and commercial impression created by the use of identical terms.)。由此可见，本案的审查员的审查重点更多在对比文字的字母组成上，特别关注是否有相同的重合部分，而非商标整体的对比。笔者向资深美国商标律师咨询了现时的美国商标的审查尺度，他们表示如果是本案的两件商标，在比较注重商标整体不同的审查员手里确实也是有可能一次审查通过的，且在驳回复审阶段也是有机会争辩商标总体不近似而克服驳回的，但本案的审查员很明显非常关注文字部分，且脑海中直接存在反向阅读这一概念，审查风格明显更加偏向国内的审查员。

四、外形明显不近似的商标被认定为近似商标的审查观点

本系列美国商标申请中有两件商标“贵酒”与“GUIJIU”均因同一个在先标的存在而驳回，为77235644号的33类美国商标“”，权利人为“JIU GUI LIQOUR CO., LTD.（酒鬼酒股份有限公司）”。其中，中文商标“贵酒”与在先商标“”在总体呈现上完全不近似，但其在审查员眼里如何能构成近似，很值得研究。在“贵酒”商标的驳文里，审查员指出，“贵酒”的拼音为“Guì jiǔ”，同时在驳回通知的附页中，审查员也贴出了在谷歌翻译中查询到的“贵酒”对应的拼音的页面作为驳回的证据。并且，审查员再次提到了“外国等同原则”和“申请人的商标为中文，这是美国通用的现代语言”等观点，认为美国普通消费者在看到“贵酒”这一商标时，并不会直接将其当做图形，而是会停下并且将其在脑海中翻译成“Guì jiǔ”，从而申请商标“贵酒”与在先商标“”构成近似。

综上，通过研究美国商标驳回裁定中审查员的审查观点，可以了解最新的美国商标审查尺度：如在审查中文商标时，审查员会基于“外国等同原则”进行审查，这是美国审查员审查外语商标非常重要的原则；一些地名和国名会被要求放弃专用权，但不会像在国内一样基于绝对理由直接驳回。

特别需要提到的是，本系列6件美国商标的审查员均为一位叫Catherine Lee的女士，通过“Lee”这一姓氏可以推测这位审查员大概率为来自香港或台湾的移民的后裔，所以在审查上述商标申请时，可以明显看出她具备一定程度的中文阅读水平，审查风格更偏向国内审查员，更多站在中文使用者的角度看待申请商标及在先商标（甚至她的在线翻译工具之一是有道词典）。其实，关于她所提出的“申请人的商标为中文，这是美国通用的现代语言”这一观点笔者认为是非常值得商榷的，因为美国的官方语言为英语，但是有非常大的人口基数使用西班牙语，特别是在一些东南部的州，由于其地理位置和墨西哥及南美洲非常近甚至接壤，有大量西班牙语使用者的美国移民。在美国，使用人数第二多的语言为西班牙语，部分州甚至可以出现西班牙语的使用普及程度和英语差不多的情况。反观中文，在全美的通用普及程度完全不能和西班牙语相抗衡，中部州或靠近南美洲的部分也没有足够多的人口使用中文。经分析本系列商标在美国申请的审查情况可以发现另一个值得注意的审查现象，即在申请美国商标时，很有可能中文商标被分配给这样具有中国血统能够阅读中文的审查员进行审查，并且这类审查员的审查风格可能会更偏向国内审查员的审查风格。

（原标题：与中文相关的商标在美国申请时的实质审查剖析——以分析“贵酒”系列美国商标驳回裁定为例）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：胡英鑫 江苏省宁海商标事务所有限公司

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：与中文相关的商标在美国申请时的实质审查剖析——以分析“贵酒”系列美国商标驳回裁定为例（点击标题查看原文）

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