Atlas Global 诉 TP-Link： 错失澄清标准相关许可义务范围的良机

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“‘专利权人的初始报价不需要是RAND报价’这一事实如何支撑‘没有义务提出(F)RAND 报价或有义务授予(F)RAND 许可’这一结论？更好的解决办法......应该是认定LOA（《必要专利权利要求保证函》）中的措辞是指许可（即，授予对将来的行为的允许），而不是指对过去侵权行为的解除......”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

德克萨斯州东区法院最近作出的一项决定准予了原告专利权人简易判决，驳回了被告提出的反诉。被告声称原告在起诉侵权之前未与被告沟通，从而违反了对电气电子工程师学会（IEEE）的许可相关义务（见《报告和建议》，Atlas Global Technologies LLC, v. TP-Link Technologies Co、Ltd.、TP-Link Corporation Limited、TP-Link International Ltd.案件编号：2:21-CV-00430-JRG-RSP<德克萨斯州东区法院，2023年7月28日>）。虽然结果是合理的，但法院提供的解释却引发了若干问题。

案件背景

2021年底，Atlas Global Technologies LLC（“Atlas Global”）起诉TP-Link Technologies Co., Ltd., TP Link Corporation Ltd, 和 TP-Link International Ltd (“TP-Link”）,指控其侵犯针对八项专利。这些专利涉及IEEE 802.11ax标准/Wi-Fi6，并已由原始权利人Newracom转让给了Atlas Global。在出售该专利组合之前，Newracom已经向IEEE提交了《必要专利权利要求保证函》（“LOA”）。

在答辩中，TP-Link反诉Atlas Global违约，称“Atlas Global未能在起诉之前按照FRAND条款和条件提供标准必要专利的许可，从而违反了其合同承诺（如在IEEE提交的LOA和IEEE章程中所述）”。TP-Link进一步声称，“由于Atlas在提供FRAND报价之前就提起了诉讼，因此随后的任何谈判都没有遵守Atlas的FRAND义务，因为诉讼的压力使得条款和谈判环境发生扭曲。”

在回应TP-Link的反诉时，Atlas Global提出了简易判决动议，辩称“......LOA 中并没有要求Atlas Global在提起本案诉讼之前向TP-Link提供任何具体通知......”，并强调“......TP-Link 未能引用LOA或 IEEE章程中的任何语句表明要求 Atlas 在提起诉讼之前提供许可......”。Atlas Global还争辩称，由于“TP-Link未能提供任何证据来证明其为善意被许可人（a willing licensee）......”，因此TP-Link已经“放弃了获得FRAND许可的权利”，因此，“Atlas没有义务向其提供FRAND许可......”。关于这一点，Atlas Global 援引了In Re: Qualcomm Litigation案（案件编号:3:17-cv-108-GPC-MDD<S.D. California, March 20, 2019>）。

 在起诉侵权之前没有义务提出报价   

法院在分析TP-Link的反诉为何在法律上失败时，首先引用了合同语言，指出“IEEE附则和保证函并未包括这样的义务”（即，在提起侵权诉讼前提供FRAND许可）。但是，随后令人不解地是，Roy S. Payne 法官认定，“......Atlas Global 没有违反其合同要求”，因为“Atlas Global的义务是在FRAND条件下授予--而不是提出--许可”。但这难道不就意味着Atlas Global可能因为没有向TP-Link授予许可而违约吗？如果是这样的话，对Atlas Global来说似乎是刚跳出了油锅却又跳进了火坑。在支持方面，可以参考爱立信公司诉D-Link Sys, Inc.案《备忘意见书和命令》（案件编号：6:10-cv-473，德克萨斯州东区法院，2013年8月6日）[1]中的以下语句：“专利权人寻求专利使用费高于潜在被许可人认为合理的水平，并不违反其RAND义务......相反，双方的初始报价应被视为谈判的起点。”但是，“专利权人的初始报价不需要是RAND”这一事实又如何支撑“没有义务提出(F)RAND报价或者有义务授予(F)RAND许可”这样的结论？我方拙见，更好的解决办法是认定必要LOA（《专利权利要求保证函》）中的措辞是指许可（即，授予对将来的行为的允许），而不是指对过去侵权行为的解除 （我们曾在此处[2]和此处[3]讨论过）。

《报告与建议》进一步分析了TP-Link在其回应性简述中引用的三个案例，并得出结论认为，此类判例法“并没有创建被告所称的法律规定"。关于Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998, 1008(N.D. Cal. 2013)[4]和MicrosoftCorp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 884 (9th Cir. 2012))，[5]Roy S. Payne法官合理地认定——这些案件不适用，因为这些案件“认为标准必要专利持有人行使其排除权是不恰当的，尤其是在进行金钱救济谈判之前”，而本案的情况并非如此。然而，关于TCL Commc'ns Tech. Holdings Ltd v. Telefonaktenbologet LM Ericsson案（No. SA-CV-1400341-JVS-ANX, 2014 WL 12588293, at *4 (C.D. Cal. Sept. 30, 2014)），有些令人困惑的是，法院试图区分加州中区法院基于以下声明而拒绝驳回TCL提出的违约诉讼请求的动议：“与被告的主张相反，法院同意爱立信有合同义务以FRAND条件向 TCL许可其专利，因为爱立信向标准组织表示其专利是标准必要专利。同上，第4页。” 但是，鉴于Roy S. Payne法官的裁决，即，与爱立信“许可其专利”的义务类似，Atlas Global也有义务“以FRAND条件授予......许可”（见上文），那么这一论述如何证明TCL的主张有别于TP-Link的反诉？再次强调，在我们看来，指出IEEE和ETSI的义务都涉及的是对未来行为的许可，而不是对过去侵权行为的免除，会更加合理。

关于TP-Link提出的“诉讼压力扭曲了条款和谈判环境”这一论点（法院并未讨论这一论点），我们对此表示不同意。在我们看来，TP-Link 的拒绝和随后对 (F)RAND 待遇的坚持才是扭曲条款和谈判的原因。正如我们以前写过的那样[6]，在迫使专利权人起诉侵权后，允许实施者行使FRAND许可的权利，这一做法本身就忽略了这样做的相关成本，并将所有不确定性的风险都推给专利权人（而不是要求实施者在“可能并不需要许可而冒险侵权”与“可能增加与之相关的损害赔偿”之间做出选择，这也是大多数许可计划的运作方式（例如，捕鱼执照）。而且，如果不及时进行真诚的谈判对实施者也不会有任何坏处的话，那么实施者可以通过将侵权技术商业化而聚敛钱财，并用这笔钱为侵权诉讼进行辩护以及发起有效性挑战，从而在没有获得许可的情况下获利。

 关于“放弃”的论点

并不令人意外的是，Atlas Global提出的TP-Link“放弃了其获得 FRAND许可的权利”这一论点没有在《报告和建议》中被提及。我们怀疑，这是因为认定债务人没有违约并不导致债务的解除，也不导致债权人丧失履行义务的权利。如果Atlas Global希望解除任何以RAND条款和条件进行许可的义务，也许其应该寻求一项声明，表示Atlas Global已经履行了其义务，或者由于TP-Link一方缺乏合作而导致其无法履行义务。

注释：
[1]https://casetext.com/case/ericsson-inc-v-d-link-sys-1
[2]https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/id=149384/
[3]https://ipwatchdog.com/2023/05/23/painting-broad-brush-european-commissions-failure-distinguish-seeking-damages-past-infringement-seeking-injunction/id=161028/
[4]https://casetext.com/case/realtek-semiconductor-corp-v-lsi-corp-2
[5]https://casetext.com/case/microsoft-corp-v-motorola-inc
[6]https://ipwatchdog.com/2022/11/27/french-california-contract-law-interpret-sep-patent-owner-obligations-etsi-licensing-declaration/id=153530/

（原标题：Atlas Global 诉 TP-Link：错失澄清标准相关许可义务范围的良机）

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本系列英文原文首次已在IPWatchdog上发表，点击“阅读原文”查看本篇文章英文原文。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：Atlas Global 诉 TP-Link： 错失澄清标准相关许可义务范围的良机（点击标题查看原文）

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