PCT进美国和进欧洲的常规格式性调整

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“本文将讨论进入其他国家作业中较常遇到的一些具有普适性的格式性调整。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：高佳凯

在中国案作为优先权进入其他国家时，往往会通过PCT途径或者巴黎公约途径，而专利权人较常会选择进入美国（US）和欧洲（EP）。

若采用PCT途径，在撰写PCT国际申请时，可能会通过主动修改来规避掉一些其他国家较为敏感的用词，例如，优选地（preferably）等。但若PCT国际申请中没有调整或者直接选择采用巴黎公约途径，则可能会正式进国家时再调整。

下文将讨论进入其他国家作业中较常遇到的一些具有普适性的格式性调整，以供参考。

1、可选限定语（optional features）

在中文案中，较常使用到的可选限定语有，优选地（preferably）、可选地（optionally），以及可以是（may）。

在进入US时，就优选地（preferably）一词而言，建议在权项和说明书中都规避掉。这是因为：当记载有“特征A，preferably，特征A1”时，美国审查员可能会认为“preferably，特征A1”会限缩掉特征A的范围。

就可选地（optionally）一词而言，也建议在权项中规避掉。

在进入EP时，就optional features这一类表达而言，建议在权项中规避掉。

建议在进入US时规避与建议在进入EP时规避这两个规避建议的原因是不同的。建议在进入EP时规避的原因是：Optional features, i.e. features preceded by expressions such as "preferably", "for example", "such as" or "more particularly" are allowed if they do not introduce ambiguity (EPC Guidelines Part F Chapter IV 4.9 Optional features). 即，在进入EP时可以使用optional features，但是，审查员有一定的可能会指出optional features带来了不清楚（lack of clarity）的问题；当然，使用optionally等词并不必然导致不清楚。

所以，进入EP时是否规避optional features，也可以由IPR或者代理人自行再判断，此处建议规避仅是一个操作方便的操作方式。

2、发明内容部分的调整

考虑到中文案通常会有发明内容这个部分，所以，在进入其他国家时，代理人也会保留这个部分。

通常在中文案撰写时，会在发明内容中写有技术效果，可能是一段，也可能对应多个从权分别各写有一段。

在进入US时，建议规避掉该部分中的技术效果。这是因为，美国案中没有要求在发明内容中必须写出技术效果，但如果原文写了技术效果且又没有明确对应单个权项去写出对应权项的技术效果，可能会导致权项范围的限缩。当然，若阅读后，技术效果确实写的是对应的且不会混乱的，也可以保留或者仍删除掉（因为具体实施方式中通常也写有一致的效果文字）。

在进入EP时，可以保留技术效果。这是因为，在实操上，EP案的发明内容中留有技术效果是便于OA答复的。发明内容部分的技术效果往往通过段落分割方式就可以明确地识别哪个权项对应哪个技术效果，具体实施方式中实施例与技术效果的对应关系往往是混乱的。所以，进入EP时，可以保留该部分的技术效果。

3、摘要的调整

在进入US时，建议规避掉该部分的技术效果。这是因为在US案中，摘要会被视为说明书的一部分，换言之，摘要中的文字能起到限缩的作用。关于摘要的作用也存在着一定的争议，可参见Hill-Rom v. Kinetic以及Merck v. Teva。

在进入EP时，可以保留技术效果。这是因为在EP案中，摘要仅作为技术信息（European Patent Guide, Chapter 4.2, Presenting your invention, Abstract: The abstract merely serves for use as technical information），不会影响其他部分。

上述分享的基础，部分来自法规本身的表述，部分来自作业过程的实践。考虑到审查环境存在着变化以及个人理解的差异性，所以，上述仅为工作过程中的经验分享，不构成实际的修改建议。

（原标题：PCT进美国和进欧洲的常规格式性调整）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：高佳凯

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：PCT进美国和进欧洲的常规格式性调整（点击标题查看原文）

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