2023年美国顶尖FRAND / RAND许可进展 第二部分：“过去之灵”与“未来之灵”

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“正如在最近的IP Watchdog SEP名家活动上一位受人敬重的小组成员所表示的，让欧洲提出影响‘外国’专利的法规，无助于让世界贸易组织相信中国正在行为过限。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

在我们年终总结的第一部分——关于受到以公平、合理和无歧视(FRAND)或合理和无歧视(RAND)为基础进行许可这一约束的专利的重要进展，我们研究了有关专利池的发展动态，并回顾了一些有趣的损害赔偿案例和中间判决。在本期文章中，我们将关注在2023年被驳回的两起反垄断案件，并探讨在政策层面上，未来可能出现的发展趋势。

 被驳回的诉讼

u-blox诉IDCC

在2019年，美国司法部的反垄断部门对一起涉及相同双方的案件案件进行了干预，该案最终以和解告终。然后，u-blox于2023年1月再次指控InterDigital违反反垄断法，原因是InterDigital拒绝向u-blox提供基于FRAND条款的新的许可（参见: u-blox AG v. Interdigital Inc., Case No. 23-cv-0002-CAB-AHG (S.D. California)）。这一次，美国司法部没有进行干预，u-blox提出的反垄断诉讼请求被驳回，准予被告提出的驳回申请的命令[1]如下:  

“鉴于最近第九巡回法院的先例，原告未能主张违反《谢尔曼法》第2条的反竞争损害。参见FTC v. Qualcomm Inc., 969 F.3d 974, 996 (9th Cir. 2020) (该判决明确指出：“要被认定为违反第2条，被认定的反竞争损害必须是针对竞争本身，而不仅仅是针对竞争对手”)。原告似乎也在2019年与被告签订的专利许可协议中放弃了反垄断的诉讼请求。[Doc. No. 36-4]。因此，原告以《谢尔曼法》第2条为由提起的诉讼在此被驳回”。

Cathy Ann Bencivengo法官还准予了InterDigital提交的要求驳回u-blox提起的违约诉讼请求的申请，但留有修改再提交的余地。在u-blox于8月25日提交修改后的诉状之后，InterDigital再次提出了驳回申请。随后，法院发出了一项陈述理由令（Order to show Cause）[2]，u-blox选择了自愿撤诉。陈述理由令指出，法院认为其缺乏对该案件标的物的管辖权，因为“本案面临的唯一问题是基于州法律的违约诉讼请求”，并且不存在多样性管辖权。关于州法律诉讼请求，陈述理由令进一步指出，“虽然违约诉讼请求涉及专利许可协议，但法院认为该争议并非源于美国专利法，因此不符合第1388(a)条的规定。”  

关于：高通反垄断诉讼   

2023年，另一起被驳回的反垄断案件是在加州北部地区法院对高通提起的集体诉讼（In Re: Qualcomm Antitrust Litigation, Case No. 17-md-02773-JSC (N.D. California)）。该案件与美国联邦贸易委员会（FTC）诉高通的案件并行进行。在FTC案件中，Koh法官原本裁定高通违反了反垄断法，但这一裁决后来被第九巡回上诉法院推翻（其后Koh法官被任命为第九巡回上诉法院法官）。Koh法官对集体诉讼的准予也被第九巡回法院撤销[3]，并且鉴于第九巡回法院在FTC案件中的裁决，案件被发回重审并指示地区法院重新考虑其结论。

在案件被发回重审并提交第二次修改后的起诉书后，高通作出回应，提出了驳回请求。该请求被法院部分批准，部分驳回，最终只留下两项诉讼请求：“（1）原告指控高通与设备制造商的独家芯片供应合同违反了加州的《卡特赖特法案》（Cartwright Act），（2）原告主张根据加州不正当竞争法（“UCL”）和加州商业和职业法典第17200条，认为这些合同构成了不正当竞争”。高通随后针对这两个方面成功地提出了简易判决申请。正如在关于简易判决申请的命令（Order Re: Motion for Summary Judgment）[4]的结论部分中所阐释的那样，对于原告而言，一个关键问题在于原告希望在专家调查结束后转换理论：

诉讼经常涉及策略上的选择。本次多地区诉讼（MDL）程序也不例外。当原告选择单独依据“无许可、无芯片”的反垄断损害理论，而不是在单独的独家经营理论下，还另外提供专家证言来证明反垄断损害来提起诉讼时，原告作出了一种策略上的选择。当原告选择基于一份新的专家报告来反对简易判决时，尽管法院已经明确拒绝重启专家调查，原告作出了另一种策略上的选择。在本案的情况下，剥夺原告的选择权将违反《联邦民事诉讼法》第1条，并可能导致无休止的重复诉讼。因此，基于上述原因，本院决定行使其自由裁量权，批准高通的简易判决申请。

政策

ITA, NIST和USPTO倡议

美国商务部和美国专利商标局（USPTO）联合发布了一则通知[5]，题为“ITA [国际贸易管理局]-NIST [国家标准与技术研究所]-USPTO关于标准的联合合作倡议;公众意见听取会与征求意见的通知”(“通知”)。此倡议旨在促进“美国政府对于关键和新兴技术的国家标准战略”[6]，其重点在于“标准和知识产权的交叉”。

作为第一步，美国政府机构在9月安排了一次意见听取会，邀请了利益相关方对“通知”中提出的12个问题作出答复，同时也鼓励答复者“讨论其他相关话题”。此举类似于欧洲委员会所推荐的法规一样，并特别提现了对中小企业的关注，如下列问题所反映出的(着重部分后加)：

1.外国司法管辖区的知识产权政策是否威胁到下面任一项：美国在国际标准制定中的领导地位、参与度、和/或依赖于能够随时获得标准必要专利许可的能力的美国中小企业（SMEs）的成长？

6. 美国是否有特定的知识产权法律或政策，这些法律或正常是否抑制了依赖于许可以及实施标准的SMEs的成长?

7. 如果存在这种情况，建议商务部应进一步探讨哪些措施可以促进有关知识产权与标准的良性互动，包括但不限于：

a. 为SMEs提供教育指导，让他们更多地参与到标准中：…

关于意见听取会证词的摘要，请参阅IP Watchdog总裁兼首席执行官Gene Quinn撰写的以下文章 (“实施方在USPTO关于标准的公开倾听会议上的言论忽略了商业现实”[7]) 和主编Eileen McDermott 撰写的以下文章(“就USPTO RFC关于标准和IP提出意见的截止日期延长”[8])。

这些机构还邀请了利益相关方作出书面评论，最初截止日期定于9月29日，后延至2023年11月6日。包括Harfang IP在内的所有提交意见都可以在这里[9]找到。值得注意的是，尽管重点提到了中小企业实施方的参与，实际上参与的SME却寥寥无几。所幸的是，许多大型实施方提交了评论，这可能反映了他们对未来潜在竞争对手的关切。正如之前所述，希望通过Avanci和Sisvel等组织的努力，可以让联邦机构相信目前无需急于采取立法或额外的政策声明。

 OPPO诉诺基亚

最近，重庆市第一中级人民法院在对OPPO诉诺基亚[10]一案中（案号（2021）渝01民初1232号）作出的判决，对受公平、合理及非歧视性（FRAND）或合理及非歧视性（RAND）原则约束的专利许可造成了显著影响。据媒体报道[11]，该判决确定了中国（第二区）的许可费应为“第一区”的一半。这种划分暗示，中国法院不仅为诺基亚在中国的专利许可费定了标准，而且也影响了其在美国及其他国家专利的许可费用。预见到这一结果，创新促进委员会(C4IP)，其成员包括Andrei Iancu, David Kappos， Paul Michel法官(退休)， Kathleen O 'Malley法官(退休)和Frank Cullen，在回应上述通知的评论[12]中发表了以下声明：

C4IP同样对中国法院在其管辖范围之外的全球争议中为维护权威而做出的努力感到不安。例如，中国法院发出的禁止当事人在其他国家提起诉讼的命令，被视为一种不适当的权力扩张。更广泛地看，中国考虑的强制许可框架与欧盟的做法共享相同的根本问题。这种单边的努力加强了具有跨境影响的许可规则，构成了对权力的不恰当篡夺。应该允许美国等主权法域根据本国国家利益调整专利政策。

对于通知中的问题2 ，即“为了减轻与知识产权和标准有关的不利的外国政策的影响，商务部可以采取哪些措施”时，Harfang IP也含蓄地表达了对这一事态发展的关切，部分评论如下:

为了减轻与知识产权和标准有关的任何不利的外国政策/法规的影响，商务部可以做的一件事情是，确保（可能作为条约义务）此类外国政策/法规不适用于美国专利。

“国际贸易委员会针对法律事务委员会提出的欧洲议会和理事会关于标准必要专利的条例的提案的意见草案”[13]（即，欧洲委员会所提出的关于受到在FRAND或RAND基础上作出许可这一承诺约束的专利许可的条例）也表达了类似的关切。具体来说，意见草案提出的一项修正是将条例的适用范围限制在“欧盟内有效的专利……”。正如在最近的IPWatchdog SEP名家活动中，一位受人敬重的小组成员（我们相信是David Kappos）所表示的，欧洲推动可能影响“外国”专利的法规，无助于使世界贸易组织相信[14]中国正在采取越权行动。因此，美国应避免重复欧洲和中国的做法，而应持续遵循国际间的尊重与礼让。

注释：
[1]https://casetext.com/case/u-blox-ag-v-interdig-2
[2]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2023/12/Order-to-Show-Cause.pdf
[3]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2023/12/1-Vacating-Class-Certification.pdf
[4]https://casetext.com/case/in-re-qualcomm-antitrust-litig-4  
[5] https://www.federalregister.gov/documents/2023/09/11/2023-19667/joint-ita-nist-uspto-collaboration-initiative-regarding-standards-notice-of-public-listening-session
[6]https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/05/US-Gov-National-Standards-Strategy-2023.pdf
[7]https://ipwatchdog.com/2023/09/21/implementer-arguments-at-the-uspto-public-listening-session-on-standards-ignore-business-realities/id=167030/
[8]https://ipwatchdog.com/2023/09/27/deadline-comments-uspto-rfc-standards-ip-extended/id=167344/
[9]https://www.regulations.gov/docket/PTO-C-2023-0034/comments
[10] https://www.chinaiplawupdate.com/wp-content/uploads/2023/12/Oppo-v.-Nokia-Chongching-First-Intermediary-Court.pdf
[11]https://www.natlawreview.com/article/chongqing-no-1-intermediate-peoples-court-sets-global-frand-rate-5g-seps-0707unit
[12]https://www.regulations.gov/comment/PTO-C-2023-0034-0025
[13]https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/INTA-PA-753729_EN.pdf
[14]https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/611-5.pdf&Open=True

（原标题：2023年美国顶尖FRAND / RAND许可进展 第二部分：“过去之灵”与“未来之灵”）

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本系列英文原文首次已在IPWatchdog上发表，点击“阅读原文”查看本篇文章英文原文。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻译：北京思韬知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：2023年美国顶尖FRAND / RAND许可进展 第二部分：“过去之灵”与“未来之灵”（点击标题查看原文）

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