浅谈专利权利要求中并列技术方案的认定及建议

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“本文通过三个案例来剖析行政机关和司法机关对‘并列技术方案’的解读并提供建议，以期从不同角度为相关利益人提供应对策略。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者： 王锐 刘奕晴 金光军 北京铭硕知识产权代理有限公司

摘要 >>

在专利授权和确权程序中合理解释权利要求对专利权保护范围的确定具有重要影响，直接关系到专权利人对权利的行使，但在审查实践和司法实践中，对权利要求中所包括的并列技术方案的认定标准并不一致。文章通过对三个案例的分析，探讨了行政机关和司法机关在对并列技术方案进行认定时所持的观点，并且针对并列技术方案于权利要求保护范围的影响问题，分别从撰写侧、无效请求侧和部门规章侧提出了相关的应对建议，以期从不同角度为相关利益人提供应对策略。

关键词：并列技术方案；认定；权利要求；保护范围

引言

在专利授权之后，合理确定权利要求的保护范围有利于维护社会公众与专利权人之间的平衡利益，保护范围过大，在发生专利侵权纠纷时对专利权人维权有利，但却可能损害公众利益，而保护范围过小，有利于社会公众根据专利文件所公开的内容挖掘保护范围之外的技术方案，以尽可能地规避侵权，但随之而来的是专利权人行使权利受限。保护范围确定的关键在于在专利授权和确权程序中对权利要求的解释，而基于专利申请文件整体所公开的内容合理构筑解释逻辑，以在专利侵权纠纷中确定有利于己方的保护范围，显得尤为关键。

实践中，为了满足简洁的要求以及获得更大保护范围的需要，专利权人在撰写权利要求时往往会将具有相同技术特征的多个技术方案写入同一权利要求中，并利用“如果……则……；如果……则……”、“……，或者……”、“当……时，……；当……时，……”等描述若干并列的技术方案。然而，以上述撰写方式撰写的权利要求在并列技术方案的认定方面可能成为后续无效阶段和侵权诉讼阶段诉争的核心，专利权人为了权利要求的稳定性，可能试图将权利要求包括的并列技术方案解释为一个整体的技术方案，在主动缩小保护范围的同时增大被无效的难度，而无效请求人则可能试图将权利要求包括的一个整体的技术方案解释为若干并列技术方案分别进行评价，从而降低无效的难度。

对此，笔者尝试在现行专利法及相关法规中查找关于“并列技术方案认定”的内容，然而，除《专利审查指南（2023）》的“无效宣告请求的审查”章节提到“技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案”，以及“专利权评价报告”章节提到“对于具有并列选择方案的权利要求，应当对各选择方案分别进行评述”之外，未见有与“并列技术方案”的定义和认定相关的内容。

另外，有学者对组合物并列选择技术方案的认定进行了研究，认为使用现有技术的并列技术方案进行组合评述组合物发明的新颖性和/或创造性时，应当准确站位本领域技术人员，判断并列技术方案特征之间的组合方式，以及组合的特征是否涉及发明构思的关键技术手段[1]。

据此，本文通过三个案例来剖析行政机关和司法机关对“并列技术方案”的解读并提供建议，以期从不同角度为相关利益人提供应对策略。

一、与并列技术方案认定相关的案例

（一）案例一：华为公司请求艾利森专利无效案[2]

艾利森电话股份有限公司（下称艾利森公司）拥有名称为“处理由移动站通过蜂窝通信网发送给服务器的服务请求的方法、相关的服务器和移动站”的99802841.X号发明专利权（下称涉案专利），其因不服国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委员会）针对华为技术有限公司（下称华为公司）就涉案专利提出无效宣告请求而作出的第24555号无效宣告请求审查决定（下称被诉决定），将专利复审委员会诉至北京知识产权法院（下称北知院）。

涉案专利的独立权利要求6为：

一种处理由移动站通过蜂窝通信网络发送给服务器的服务的请求的方法，包括：

在服务器接收请求，其中所述的请求可包括在服务器接收一个操作能力代码，所述操作能力代码表示移动站具有的接收与该移动站操作能力相当的服务等级的能力；以及

如果操作能力代码是所述的请求的一部分则使用它去确定移动站的操作能力，从而使得所述移动站的操作特性不需要根据接收到返回消息而改变，所述的表示所请求服务等级的操作能力由移动站支持，并且如果所述的代码不存在则为移动站确定一个缺省应答，并且如果所述的代码存在但未被译码则确定相同的缺省应答；

……。

在无效阶段，华为公司针对权利要求6中的技术方案“如果所述的代码存在但未被译码则确定相同的缺省应答”提出修改超范围的无效理由。在无效口头审理中，艾利森公司为了加快审理而主动删除了权利要求6的上述技术方案，但专利复审委员会认为上述技术方案超出原说明书和权利要求书记载的范围而不符合专利法第三十三条的规定，且同时属于一个技术方案中的并列判断分支，从而不能将其作为并列技术方案直接删除，因此对艾利森公司直接删除上述技术方案的修改不予接受。但对于艾利森公司将权利要求1中“如果所述的代码未提供或者不可译码，则所述的应答以缺省格式提供”的“或者不可译码”删除，则认为属于并列技术方案的删除而予以接受。

对此，北知院认为，由于涉案专利原权利要求书和说明书仅仅记载了代码不存在与代码存在并且能够依据所述代码确定移动站操作能力这两种情形下分别进行相应的操作，并没有记载权利要求6中“并且如果所述的代码存在但未被译码则确定相同的缺省应答”的特征，并且本领域技术人员也不能从原权利要求书和说明书中直接地、毫无疑义地确定该特征，因此，专利复审委员会针对权利要求6的修改不符合专利法第三十三条规定的认定正确。但是，就涉案专利权利要求6整体的技术方案而言，其中的特征“如果所述的代码存在但未被译码则确定相同的缺省应答”与权利要求6中其他的相应特征相结合，构成权利要求6中整体技术方案中的一种技术方案。同时，权利要求6中的相应的其他技术特征属于不同技术方案共有的特征。故艾利森公司删除权利要求6中的特征“如果所述的代码存在但未被译码则确定相同的缺省应答”本质上属于对并列技术方案的删除。因此，专利复审委员会认为不属于并列技术方案的删除错误，北知院予以纠正。

（二）案例二：吕X请求李XX专利无效案[3]

吕X（下称请求人）针对李XX（下称专利权人）拥有名称为“用于汽车座椅的脚踏板”（下称本专利）的201610439181.7号发明专利权，向国家知识产权局提出无效宣告请求。

本专利的独立权利要求1为：

一种用于汽车座椅的脚踏板，其特征在于，包括：

耦合板，该耦合板有板状，以耦合在车辆座椅与耦接其的汽车座椅间，且包括形成在该耦合板的表面的至少一第一耦合孔；

支撑板，该支撑板有板状，以支撑坐于汽车座椅的儿童双脚，且包括在该支撑板的表面的至少一第二耦合孔；及

至少一导杆，该导杆有柱状，且能够分离地耦接该第一耦合孔与该第二耦合孔，其中：

该第一耦合孔与该第二耦合孔的每一个为通孔；及

耦接在该第一耦合孔的该导杆的上端插入该第二耦合孔，以将该支撑板定位在该耦合板的上面；或者，耦接在该第一耦合孔的该导杆的下端插入该第二耦合孔，以将该支撑板定位在该耦合板的下面。

在无效阶段，请求人以权利要求1的第二个技术方案不具备专利法第22条第2款规定的新颖性、权利要求1的第一个技术方案不具备专利法第22条第3款规定的创造性为由提出无效宣告请求。专利权人辩称，本专利保护的是一种可用于汽车座椅的独立的脚踏板，并且根据乘坐儿童的体型，支撑板既可以安装在耦合板上方也可以安装在耦合板下方，其中“或者”连接的是一个具体实施方案的两种不同表现形式，而并非两个并列的技术方案，证据5-11均未涉及“脚踏板的高度与倾斜无法根据儿童体型来调整”的问题，因此，权利要求1相对于证据5具备新颖性，且相对于证据6与证据5、证据7、证据8的结合，或证据5和证据9的结合具备创造性。

对此，合议组认为，判断权利要求中“或”连接的方案是否为并列技术方案应当判断其中每一组技术特征是否均构成一个能够实现发明目的的完整技术方案，如果权利要求中限定的所有特征必须共同作用才能解决技术问题，即“或”连接的技术特征均属于解决同一技术问题的关联技术手段，则不能因为权利要求中存在“或”的表达方式而直接认定其为并列的技术方案。判断的过程中，对权利要求的理解不应当机械、生硬，应当从其所限定的结构并结合说明书所记载的原理及发明目的对其进行合理解读。具体地，在本专利中，通过对两种状态的描述实现了对同一技术问题的一种解决方案，将具有上述技术特征的技术方案理解为并列技术方案，显然割裂了方案整体，不符合本专利的发明目的。因此，本专利中的“耦接在该第一耦合孔的该导杆的上端插入该第二耦合孔，以将该支撑板定位在该耦合板的上面；或者，耦接在该第一耦合孔的该导杆的下端插入该第二耦合孔，以将该支撑板定位在该耦合板的下面”应当理解为一具体实施例的不同状态。

（三）案例三：格兰德-派罗斯公司（GP公司）诉滕巴赫-蒂林公司（KT公司）侵权案[4]

GP公司拥有名称为“浓缩硝酸铵溶液制备的方法”的86105683.3号发明专利权（下称涉案专利），KT公司因不服河北省石家庄市中级人民法院(1999)石知初字第162号民事判决，向河北省高级人民法院（下称二审法院）提起上诉。

涉案专利的权利要求1为：

在管式反应器中将硝酸和氨进行中和,以生产浓硝酸铵溶液的方法,其特征在于,当反应物总流量是使产物的产量低于150公斤/小时/厘米2时,在有循环比为1-5的硝酸铵溶液循环物流存在的情况下进行该中和反应,或当反应物总流量是使产物的产量高于150公斤/小时/厘米2时,在没有硝酸铵溶液循环的情况下进行该中和反应。

二审法院认为，本案的关键问题在于涉案专利的界定,即该权利要求是要求保护产量小流量时循环、大流量时不循环进行中和反应的制备浓缩硝酸铵溶液的一种技术方案,还是要求将低于150公斤/小时/厘米2流量时循环进行中和反应和高于150公斤/小时/厘米2流量时不循环进行中和反应的制备浓缩硝酸铵溶液的两种技术方案分别保护。

针对该问题，二审法院认为不能只考虑纯粹的技术问题,应结合该专利权利要求书、说明书及申请专利过程中审查员的审查意见、申请文件的修改、申请人的意见陈述等文件资料综合认定。

从技术方案的表述看,如果没有低于150公斤/小时/厘米2时需要循环的正面表述,高于150公斤/小时/厘米2时不循环的否定表述形式不可能限定出一个完整的技术方案,因为否定条件不可能穷举。产量高于150公斤/小时/厘米2时不循环只是在常规均没有循环基础上所提出的需要一个界限数值,产量高于150公斤/小时/厘米2时不循环是对产量低于150公斤/小时/厘米2时循环的进一步说明,而不是一个独立的权利要求[笔者按：此处本意应该为“独立的技术方案”]。

从申请专利过程中的意见陈述看,GP公司在意见陈述书中称：“本发明的方法是在无任何填料的管式反应器中应用氨与硝酸中和反应,在有或没有由于氨与硝酸的中和反应所生成的硝酸铵溶液循环的条件下,制备浓硝酸铵溶液的方法,而是否需要将硝酸铵溶液进行循环,则取决于反应物的总流量,只有当反应物的总流量是使产物的产量低于150公斤/小时/厘米2时,才需要将循环比为1至5硝酸铵溶液进行循环”。从GP公司的上述陈述可看出,本专利方法既包括在大流量下不循环的技术内容，同时亦包括小流量下循环的技术内容。

因此,二审法院认定对GP公司“浓缩硝酸铵溶液的制备方法”发明专利只能作为一个完整的技术方案来进行保护，而KT公司的技术因缺少特征“当反应物总流量是使产物的产量低于150公斤/小时/厘米2时,在有循环比为1至5的硝酸铵溶液循环物流存在的情况下进行中和反应”而未侵犯GP公司的发明专利权。

二、对三个案例的分析

上述三个案例的共性在于，都涉及并列技术方案的认定，案例一中将利用“如果”连接的技术方案认定为整体技术方案中的一种技术方案，从而可在无效阶段中作为并列技术方案而被删除；案例二中将“或者”连接的技术方案认定为一具体实施例的不同状态，并非并列技术方案，从而在评价新颖性和创造性时应将其看作一个整体的技术方案，而不能将其分割为两个技术方案进行评价；案例三中将制备方法中的大流量下不循环和小流量下循环的技术内容认定为一个完整的技术方案。

因此，针对并列技术方案的认定问题，不能仅仅因为看到形式上为“如果……则……；如果……则……”、“……，或者……”、“当……时，……；当……时，……”等就想当然地认为是并列技术方案，而应该在整体上考量每一组技术特征本身是否能够独立地解决不同的技术问题，抑或需要在各组技术特征的共同作用下才能解决同一技术问题。

在案例一中，北知院对专利复审委员会就权利要求1和6中的并列技术方案的认定进行了纠正，认为对权利要求6中的上述特征的删除与对权利要求1的修改本质上并无区别。也就是说，在判断是否为并列技术方案时，不能仅看形式上的表述，而应该综合考虑作为技术特征的集合的技术方案本身是否表述了同一个技术方案，仅因形式上的表述不同而对并列技术方案作出不同的认定结果，显然错误解读了并列技术方案存在的意义。

在案例二中，合议组未采纳请求人将权利要求1中由“或者”连接的技术方案解读为两个并列的技术方案的主张，而认为该由“或者”连接的技术方案实质上为一具体实施例的不同状态，其作为整体构成一个能够实现发明目的的完整技术方案，所有特征必须共同作用才能解决技术问题，因而不能解读为并列技术方案分别进行评价。

在案例三中，二审法院认为从纯粹的技术角度而言权利要求1可以认为包括两个技术方案，但对并列技术方案的认定应结合权利要求书、说明书及审查历史等文件资料，而不能只考虑纯粹的技术问题。结合专利申请文件，权利要求1只能作为一个完整的技术方案来进行保护。

然而，从案例二的合议组和案例三的二审法院对并列技术方案认定的角度再看案例一，删除了“如果所述的代码存在但未被译码则确定相同的缺省应答”之后的权利要求6的技术方案为“如果操作能力代码是所述的请求的一部分则……，并且如果所述的代码不存在则为移动站确定一个缺省应答则……”，其作为整体解决了“服务器根据移动站所提供的信息而确定移动站的操作能力，从而服务器便可以提供与那些操作能力相当的服务等级”的技术问题，因此，修改后的权利要求6是否也应该认定为包括一个整体的技术方案而非并列的技术方案，值得商榷。

尽管三个案例中行政机关和司法机关对并列技术方案认定的观点相左，但究其原因，还是由于缺乏与并列技术方案的定义和认定相关的法律法规，因此，就三个案例而言，并不能当然地确定哪种认定准确。

因此，技术角度不同，对权利要求的解释结论也可能不同。但是，客观而言，在专利的权利要求和说明书已经固定的情况下，保护范围应该已经确定，此时对权利要求的解释就不能仅从字面意义上去解读，而应该通过专利文件所公开的整体内容来确定保护范围，以确保得到与专利权人的技术贡献相适应的保护范围，同时不影响社会公众的利益。

三、对并列技术方案的思考和建议

并列技术方案存在的初衷在于使权利要求以更加简洁、清晰明了的方式反映出发明创造的构思，然而，通过以上三个案例可以看到，实践中对于并列技术方案并不存在唯一的认定方式，行政机关与司法机关在认定方法上也存在偏差，这就给专利申请人撰写权利要求、无效请求人提出无效请求理由及引入相关证据提出了挑战：如何让自己的专利在授权后尽量不在权利要求的解读，特别是认定并列技术方案方面留下可供无效请求人利用的缺陷？抑或是如何在无效请求阶段以更加充分的理由使可能存在不同解读方式的权利要求无效？

（一）撰写侧

专利申请人应当明确所撰写的权利要求中的两组或更多组特征是否能够作为独立的技术方案各自解决不同的技术问题，还是需要共同作用才能够解决同一技术问题。

如果是前者，则应当在说明书中充分阐述（例如，通过不同的实施例）其解决的不同的技术问题以及能够实现的技术效果，以在授权和确权阶段为权利要求的解释提供充足的论据，在这种情况下，如果能够将并列技术方案的共性特征进行上位概括和提炼，则可以是一种可供参考的撰写思路，例如，就案例一而言，原权利要求通过三个“如果”列出了根据“操作能力代码”以及后续的相应操作，而对于要解决的技术问题“服务器根据移动站所提供的信息而确定移动站的操作能力，从而服务器便可以提供与那些操作能力相当的服务等级”，可将权利要求的对应特征概括为“根据接收的操作能力代码，确定移动站的操作能力”，再将三个“如果”以“或”连接的形式写入从属权利要求中，则可在突出核心技术特征以增加权利要求可读性的同时，降低权利要求解释的难度。对于无法将共性特征进行上位概括和提炼的情形，将该两组或更多组特征分别撰写到不同的独立权利要求以及同一个独立权利要求中以期获得不同的保护范围，不失为一个更好的撰写策略。当然，这种撰写方式在授权阶段可能会存在不具备单一性的问题。

如果是后者，则应当在说明书中明确该两组或更多组技术特征需要作为整体来解决技术问题以及作为整体才可实现相应的技术效果，以在授权和确权阶段被拆分成并列技术方案而分别进行评价新颖性和创造性时进行有力的争辩，在这种情况下，应尽量避免使用“如果”、“或者”、“/”等连接该两组或更多组特征，而可考虑使用“并且”等词语。

（二）无效请求侧

基于以上对撰写侧的建议，无效请求人在发起无效请求时，也应从目标专利发明创造的整体构思着手，深度挖掘专利文件，特别是说明书所公开的技术方案，深入分析两组或更多组特征与要解决的技术问题之间的关系，必要时查阅审查历史中专利权人是否对权利要求的范围进行过解释，从而对是否为并列技术方案进行认定，采取相应的证据检索策略。

在认定时，如果发现某一组特征已明显被现有技术所公开或者属于本领域的常规技术手段，则专利权人很有可能将权利要求解释为整体的技术方案，此时应准备相应的无效理由和证据。

当无法认定权利要求是否包括并列的技术方案时，就两种情况分别提交无效理由和证据以应对合议组对并列技术方案的最终认定，显然为更好的策略。

（三）部门规章侧

如前所述，正是由于目前作为部门规章的《专利审查指南》中没有与并列技术方案的定义和认定相关的内容，行政机关、司法机关以及社会公众无法对并列技术方案作出明确的判断，才会在后续程序中产生诸多争议。因此，笔者建议在修改《专利审查指南》时可以增加与并列技术方案相关的章节，针对并列技术方案的定义和认定给予更详尽的阐述，例如，通过增加相关示例或案例以进一步明确对并列技术方案的认定标准，最好能够使社会公众通过示例或案例即可明确整体技术方案和并列技术方案的认定标准之间的差异。

四、结语

正如开篇所言，合理解释权利要求所包含的技术方案以确定保护范围往往是诉讼争议的核心。但是，权利要求的解释工作却贯穿于诉前的撰写、分析以及诉中的保护范围认定等各个阶段。因此，优化权利要求的撰写才能为诉讼阶段争取更大的进退空间。而以诉讼的逻辑去看待技术方案，活用具有共性的核心技术特征或者布局多个独立权利要求，可使一项专利的保护范围更加丰富和具有层次，同时在行使权利的过程中获取更多的权益，以尽可能避免后续可能产生的争议。

参考文献：
[1] 马俊魁. 浅谈组合物并列选择技术方案的认定以及补交实验数据的考量[J]. 专利代理, 2021(01):74-78.
[2] 中华人民共和国北京知识产权法院行政判决书，（2015）京知行初字第3684号.
[3] 国家知识产权局无效宣告请求审查决定（第46122号）.
[4] 中华人民共和国河北省高级人民法院民事判决书，（2005）冀民三终字第22号.

（原标题：浅谈并列技术方案的认定及建议）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：王锐 刘奕晴 金光军 北京铭硕知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：浅谈专利权利要求中并列技术方案的认定及建议（点击标题查看原文）

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