中国台湾地区专利申请分案制度介绍

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“本文就‘专利法’修正草案生效前后台湾地区关于分案相关的规定进行介绍。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：张海强 中国贸促会专利商标事务所

专利申请的分案制度在很多国家或地区的专利法中均有相关规定，中国台湾地区（以下简称台湾地区）也不例外。利用分案制度，申请人可以根据自身或竞争对手的研发动态，从原始申请案中分割出新的申请案以寻求与原始申请案不同的保护范围，从而使授权的专利尽可能覆盖市场上更多的产品，在市场竞争中占据先机。

2013年之前，台湾地区对分案时机的限制比较严格，分案申请的数量也相对较少。2013年和2019年，台湾地区的分案制度经过了两次修改，对分案时机的限制越来越少，分案申请的数量也有明显增加。

2023年3月9日，台湾地区通过了新一次的“专利法”部分条文修正草案（以下简称修正草案），其中对分案制度再度进行了修改，进一步放宽了对分案时机的限制。当前，修正草案仍未正式生效。

据相关统计，中国大陆的申请人2022年在台湾地区的专利申请量排名位居第四。随着台湾地区分案时机的逐步放宽，越来越多申请人在台湾地区申请专利时可能会利用分案制度。为便于申请人在修正草案生效之前和修正草案生效之后针对性采取不同的分案策略，本文就修正草案生效前后台湾地区关于分案相关的规定进行介绍。

一、修正草案生效前

在修正草案正式生效之前，分案制度采用与实质审查紧密关联的规定。

1、关于实质审查的现行规定

台湾地区针对新型专利采用形式审查，针对发明专利和设计专利采用实质审查。与中国大陆不同，台湾地区的实质审查包括初审查和再审查两个阶段。

初审查后，若可准予专利，则专利专责机关会发出核准审定书；若不可准予专利，则专利专责机关会发出核驳审定书。申请人对于初审查后的核驳审定书不服的，可在核驳审定书送达后2个月内申请再审查。

再审查一般基于初审查的审查结果，由不同于初审查的审查人员继续进行审查。类似于初审查，经再审查后，专利专责机关会发出核准审定书或核驳审定书。申请人对于再审查后的核驳审定书不服的，可在核驳审定书送达后30日内寻求行政救济。

2、关于分案的现行规定

根据台湾地区现行“专利法”第34条、第107条以及第130条的规定：

a,经专利专责机关通知，或据申请人申请，可以从原申请案分割出分案。原申请案可以是最初的母案，也可以是从母案分割出的某一分案。

b,分案不得超出原始说明书、权利要求书和附图记载的范围。

c,针对发明专利申请和新型专利申请，分案的权利要求与被核准的原申请案的权利要求的保护范围不能相同。

针对不同类型的专利申请，分案的时机有不同的规定。

2.1发明专利申请的分案时机

根据台湾地区现行“专利法”第34条的规定,发明专利申请的分案时机如下：

时机一：原申请案再审查审定前。

时机二：原申请案核准审定书、再审查核准审定书送达后3个月内。

关于时机一，为便于理解，下面列举几种情况进行说明。

情况1：若原申请案处于初审查阶段，则在初审查阶段的任何时间点均可以提出分案，且分案从初审查阶段开始进行实质审查。

情况2：若原申请案在初审查阶段后收到核准审定书，则在收到核准审定书之日起3个月内的任何时间点均可以提出分案，且分案从初审查阶段开始进行实质审查。

情况3：若原申请案在初审查阶段后收到核驳通知书、且未提出再审查请求，则不能进行分案。

情况4：若原申请案处于再审查阶段，则在再审查阶段的任何时间点均可以提出分案，且分案从再审查阶段开始进行实质审查。

情况5：若原申请案在再审查阶段后收到核准审定书，则在收到核准审定书之日起3个月内的任何时间点均可以提出分案，且分案从再审阶段开始进行实质审查。

情况6：若原申请案在再审查阶段审定后收到核驳通知书，则不能提出分案。

由此可知，针对发明专利申请，分案的提出时机决定了分案的实质审查流程是否可以具有初审查和再审查两次实质审查机会。在情况1和情况2下，分案的实质审查流程可以包括初审查和再审查（若初审查被驳回且提出请求）两次实质审查机会；在情况4和情况5下，分案的实质审查流程仅包括再审查。

因此，若申请人在原申请案的初审查阶段即有明确的分案意向，则建议在答复初审查阶段的审查意见的同时提出分案，以避免初审查被驳回后需提出再审查请求才能提出分案的限制，并避免分案的实质审查仅能从再审查阶段开始的限制。

2.2新型专利申请的分案时机

根据台湾地区现行“专利法”第107条的规定,新型专利申请的分案时机如下：

时机一：原申请案处分前，即未收到核准处分书或核驳处分书之前。

时机二：原申请案核准处分书送达后3个月内。

需要说明的是，针对新型专利申请，一旦原申请案被核驳，将不能提出分案。

2.3设计专利申请的分案时机

根据台湾地区现行“专利法”第130条的规定，设计专利申请的分案申请应于原申请案再审查审定前提出。

类似于发明专利申请，为便于理解，下面列举几种情况进行说明。

情况1：若原申请案处于初审查阶段，则在初审查阶段的任何时间点均可以进行分案，且分案从初审查阶段开始进行实质审查。

情况2：若原申请案在初审查阶段后收到核准通知书，则不能提出分案。

情况3：若原申请案在初审查阶段后收到核驳通知书、且未提出再审查请求，则不能提出分案。

情况4：若原申请案处于再审查阶段，则在再审查阶段的任何时间点均可以提出分案，且分案从再审查阶段开始进行实质审查。

情况5：若原申请案在再审查阶段后收到核准通知书，则不能提出分案。

情况6：若原申请案在再审查阶段后收到核驳通知书，则不能提出分案。

情况1、情况3、情况4、情况6与发明专利申请相同。根据情况2和情况5，不同于发明专利申请，设计专利申请在收到核准通知书后将不能提出分案。因此，若申请人针对设计专利申请有分案需求，则需要在更早的时间点提出分案，以避免因为收到核准通知书导致不能再提出分案。

二、修正草案生效后

1、关于实质审查的变化

根据修正草案[4]的“专利法”第66条，台湾地区修改后的实质审查流程废除了再审查流程，而是类似于中国大陆的专利制度，引入了复审程序。

原申请案在被核驳后，可以提出复审。若在提出复审时对说明书、权利要求或附图有修改，则先进入前置审查，由原审查员或原审查部门指定一名审查员进行审查。

若经前置审查认为可核准，则会发出核准通知书；否则由复审和争议审议会进行复审审议程序。审议后，若认为可核准，则会发出核准复审决定书；否则会发出核驳复审决定书。

与中国大陆的复审程序的不同之处在于两点，其一为进入前置程序的条件是需要对说明书、权利要求或附图进行修改；其二为复审后若满足条件则会直接核准，而非撤销原核驳决定并退回至原审查部门进行审查。

2、关于分案的变化

2.1发明和设计专利申请的分案时机的变化

根据修正草案中“专利法”第34条和130条的草拟修改,发明和设计专利申请分案时机如下：

时机一：原申请案审定前。

时机二：原申请案核准审定书送达后3个月内。

时机三：原申请案核驳审定书送达后2个月内。

时机四：原申请案于核驳复审决定作出前。

时机五：原申请案于核准决定书送达后3个月内。

与修改前相比，原申请案在实质审查被核驳后，在不提出复审请求的情况下，申请人仍可以进行分案。此外，申请人无需担忧不同的分案时机导致分案具有不同的实质审查流程。

需要注意的是，按照修正草案的规定，复审后若被核驳，则不能再提出分案。

2.2新型专利申请的分案时机的变化

根据修正草案中“专利法”第107条的草拟修改，新型专利申请的分案时机如下：

时机一：原申请案处分前，即未收到核准处分书或核驳处分书之前。

时机二：原申请案核准处分书送达后3个月内。

时机三：原申请案不予专利之处分书送达后1个月内。

时机四：原申请案于复审决定作出前。

时机五：原申请案于核准决定书送达后3个月内。

与修改前相比，新型专利申请的分案时机新增了时机三至时机五。与发明专利申请类似，原申请案在被核驳后，即便不提出复审请求，申请人也可以提出分案，只是留给申请人提出分案的时间更短。同样，复审后若被核驳，则不能再提出分案。

三、结语

以上针对台湾地区关于分案制度的现行规定和修正草案提出的草拟修改进行了对比介绍。通过前述对比可以看到，修正草案生效后，提交分案申请时可选的时机将增多，申请人可以根据不同的专利申请类型选择合适的时机提出分案，寻求更大的保护权益。但是，需要注意的是，在修正草案正式生效之前，申请人仍需按照现行的规定提出分案。

（原标题：中国台湾地区专利申请分案制度介绍）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：张海强 中国贸促会专利商标事务所

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：终审判赔6542.66万！四维图新诉百度侵权案始末（点击标题查看原文）

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