外观设计专利中系列案件的申请策略浅析

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“针对不同的产品或设计，采取不同的申请策略，以期在维权阶段能够得到更好的保护。 ”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：郭帅 广东集之家律师事务所

摘要

在历史的发展过程中，形成、沉淀了诸多公认的系列基因元素。随着物质产品的多元化，系列基因元素与工业品结合满足了人们物质、精神文化的需求；系列产品的外观保护对系列外观设计专利的申请提出了新的要求，尤其是一些系列元素数量超过10个例如十二星座、十二生肖、二十六英文字母等元素，有必要对其进行详细梳理，针对不同的产品或设计，采取不同的申请策略，以期在维权阶段能够得到更好的保护。

关键字：外观设计专利、系列申请、申请策略

前言

目前比较常见的系列元素包括十二生肖、花中四君子、一年四季、十二星座、国际象棋、十八罗汉、26个英文字母、百家姓、八仙过海等系列元素，这些系列元素在金银品、盲盒、酒瓶、U盘、手机壳、产品包装袋、包装盒、香水、钥匙扣、箱包、牌匾、挂绳、珠宝、陶瓷、照明、红包、APP界面等均有不同程度的应用，本文对外观设计专利的系列申请进行研究分析。

一、外观设计专利的分类

根据专利法及细则和审查指南对外观设计类型的规定，外观设计的种类分为：单一产品外观设计、相似产品外观设计、套件产品外观设计、组件产品外观设计、局部产品外观设计。

对于外观设计的种类在另外一篇文章中已详细介绍《从“分”与“合”的角度谈外观设计的申请策略》[1]，此处不再详细介绍；既然作为系列申请，申请数量一般为多个，重点讨论相似产品外观设计与套件产品外观设计。

1.1相似产品外观设计

《专利法》第三十一条对相似产品外观设计和成套产品外观设计进行了规定[2]：一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。

对于相似产品外观设计，在申请的时候要提交每一个设计的六面视图，一份申请文件不能超过十项设计，每项设计均可以按照一项独立权利要求对待，在侵权判定时，应当将被诉侵权产品与其主张的各项外观设计分别单独进行对比，只要落入相似外观设计中的一项外观设计的保护范围即侵权[4]。

《专利法实施细则》第三十五条对相似产品外观设计和成套产品外观设计进行了规定[5]：将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的，对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。专利法第三十一条第二款所称同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，是指各产品属于分类表中同一大类，习惯上同时出售或者同时使用，而且各产品的外观设计具有相同的设计构思。

根据《审查指南》第一部分第三章第9.1节的规定[3]，一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。超过10项的，审查员应发出审查意见通知书，申请人修改后未克服缺陷的，驳回该专利申请。

1.2套件产品外观设计

《专利法》第三十一条（同1.1）对套件产品的外观设计进行了定义；《专利法实施细则》第三十五条第二款规定[5]：专利法第三十一条第二款所称同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，是指各产品属于分类表中同一大类，习惯上同时出售或者同时使用，而且各产品的外观设计具有相同的设计构思。

对于套件产品外观设计，在申请的时候要提交每一个产品或设计的六面视图，每项设计均可以按照一项独立权利要求对待，在侵权判定时，应当将被诉侵权产品与其主张的各项外观设计分别单独进行对比，只要落入成套产品中的一项外观设计的保护范围即侵权[4]。

二、案例分析

案例一

以十二生肖为主题的首饰锁片，分别进行单一申请，申请了十二个外观设计专利；这十二个外观设计专利的整体造型基本相同，区别就是锁片中心的生肖图案元素不同。

案例二

以十二生肖为主题的首饰锁片，分别进行单一申请，但是只申请了八个外观设计专利，舍弃了其余四个；这八个外观设计专利的区别整体造型均不同。

案例三

以十二生肖为主题的首饰吊坠，分别按照六个一组申请了2件外观设计专利，每个外观设计专利包括6个套件；这二个外观设计专利中的12个套件的整体造型均不同。

案例四

以春夏秋冬为主题吊坠，分别进行单一申请，申请了四个外观设计专利；这四个外观设计专利的区别整体造型均同，区别点在于中间的四个四季元素。

案例五

以十二星座为主题的吊坠，合案作为套件申请，申请了一个外观设计专利包括十二个设计；这十二个设计的整体造型相同，区别点在于中间的十二个星座元素。

通过上述案例分析，对于系列申请有的采用单一申请，一申请一设计；有的采用舍弃部分系列设计，选择一部分采用单一申请，一申请一设计；有的将部分设计进行合并申请；有的将全部设计进行合并申请。

专利法第九条重复授权的条款包括了发明专利、实用新型专利和外观设计专利，但在重复授权的判断上完全不同，发明专利、实用新型专利重复授权条款的判断只要保证两件同日申请中权利要求不涵盖完全相同的技术方案即可，也就是“完全相同的原则”；但是外观设计在重复授权条款的判断上采用“实质相同的原则”，具有必要的“容差”能力，不能排除在对应设计特征不完全相同的情况下仍然得出属于同样的发明创造的结论。

对于系列申请，假如采用单一申请，一申请一设计，不仅增加申请人的经济成本（包括申请成本和维护成本），如果构成实质相同，还面临在确权环节因为专利法第九条重复授权的条款而被无效，在实际的案例中，因系列申请不当，无效环节因为重复授权而被无效的情况时有发生。

对于系列申请，假如采用相似设计进行合案申请，如果项数超过10项，根据《审查指南》第一部分第三章第9.1节的规定[3]，超过10项的，审查员应发出审查意见通知书，申请人删除部分设计或者分案申请；删除部分设计对于申请人来说是放弃了部分申请权；对于采用分案申请，同样面对不仅增加申请人的经济成本（包括申请成本和维护成本），如果构成实质相同，还面临在确权环节因为专利法第九条重复授权的条款而被无效。

对于系列申请，假如采用套件设计进行合案申请，可以突破项数超过10项的限定，但是，根据《专利法》第三十一条对成套产品外观设计进行的规定，具体限定为同一类别并且成套出售或者使用的产品，对于“成套出售或使用”理解具有两层含义，一种是狭义的理解为必须成套出售或使用，另一种是广义的理解为只要具有成套出售或使用的可能即可；如果按照狭义的理解成套出售或使用，例如十二生肖U盘、十二星座打火机等，对于一般消费者来说，均是单件购买或使用，该类产品习惯上既不同时出售，也不同时使用，因此不满足成套出售或者使用的必要条件，不能作为成套产品提出申请；如果按照广义的理解成套出售或使用，对于一般消费者来说，虽然是单件购买或使用，该类产品习惯上既不同时出售，也不同时使用，但只要具有成套出售或使用的可能，即满足成套出售或者使用的必要条件，可以作为成套产品提出申请。

三、小结

基于产品设计的多样性，系列申请的数量也在不断增多，甚至超过10项；从专利法第一条鼓励创新的角度来说，理应得到全面保护，但是相似设计的数量限定为10项，套件又限定为“同一类别并且成套出售或者使用的产品”，超过10项的外观设计如果不能作为套件进行申请保护，申请人只能进行额外的单一申请，存在因为专利法第九条重复授权的风险，使申请人陷入两难的境地。

从世界其他国家和地区的外观设计专利制度来看，类似或相似的系列外观设计申请均得到保护；在日本可以作为关联外观设计保护，关联外观设计的数量并无限制；在韩国可以作为关联外观设计和多项外观设计保护，无审查模式下的多项外观设计的数量限制为100件；在美国可以作为一件外观设计中的不同实施例进行保护，美国未对相似外观设计的项数进行限制；在欧盟和德国则可以作为多项外观设计加以保护，德国未对相似外观设计的项数进行限制，德国规定最多可以将100项外观设计合并成一件多项外观设计申请。另外，《海牙协定》下的单件外观设计申请也可以包含同一洛迦诺分类表大类下的多达100项设计；其他国家和地区对系列外观设计的申请数量均比较宽松。

因此，笔者认为，在目前《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》的框架下，如果系列申请的数量小于10项，在满足相似设计的条件下，尽可能采用相似设计进行合案申请；如果系列申请的数量大于10项，尽可能的采用套件设计进行合案申请，每个外观设计审查员对“成套出售或使用”理解不同，假如收到分案的审查意见通知书，代理人尽可能的举例进行答复，说服外观设计审查员向广义的“成套出售或使用”理解，以期对超过10项以上的外观设计取得保护；长远来看，系列申请数量的突破还需要从法律的修订入手，例如修改相似设计的数量可以超过十项，或者对于超项的设计增加附加费，“成套出售或使用”扩大解释放宽套件的限定、同一洛迦诺分类号的申请不做数量限定等。

参考文献：
[1]郭帅 《从“分”与“合”的角度谈外观设计的申请策略》，微信公众号IPRdaily，2022-11-24.
[2]中华人民共和国专利法[M]，知识产权出版社，2010.
[3]专利审查指南[M]，知识产权出版社，2010.
[4]北京市高级人民法院专利侵权判定指南[M]，知识产权出版社，2020.
[5]中华人民共和国专利法实施细则[M]，知识产权出版社，2010.
作者：郭帅，律师，专利代理师，广东集之家律师事务所，邮政编码：510623，广州市天河区体育东路116-118号财富广场东塔16层

（原标题：外观设计专利中系列案件的申请策略浅析）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：郭帅 广东集之家律师事务所

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：外观设计专利中系列案件的申请策略浅析（点击标题查看原文）

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