专利无效后对调解书已履行部分显失公平的认定

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“上诉人尚某某与被上诉人柳州市某制品厂专利权宣告无效后返还费用纠纷案。”

专利无效后对调解书已履行部分显失公平的认定

——（2021）最高法知民终1986号

裁判要旨

宣告专利权无效前已经支付的专利许可使用费与许可使用费总额之比，明显高于专利权被宣告无效前的许可期间与整个许可期限之比，当事人以不予返还明显违反公平原则为由请求返还的，人民法院可予支持。

关键词

专利权宣告无效 溯及力 专利权人的恶意 明显违反公平原则  返还许可使用费

基本案情

在上诉人尚某某与被上诉人柳州市某制品厂专利权宣告无效后返还费用纠纷案中，尚某某系名称为“纸碗或纸杯的筒纸片排版方法”、专利号为200810233502.3的发明专利（以下简称涉案专利）专利权人。2018年10月31日，尚某某以柳州市某制品厂侵害涉案专利权为由向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提起诉讼。2018年11月16日，根据双方自愿达成的协议，法院制作了民事调解书：（一）柳州市某制品厂支付尚某涉案专利许可使用费22万元（于2018年11月16日支付12万元，于2019年8月10日前支付10万元）；（二）尚某某许可柳州市某制品厂在2018年11月16日至2020年12月31日期间，使用涉案专利生产同类型的产品。同日，柳州市某制品厂依据前述约定，向尚某某支付了许可使用费12万元。柳州市某制品厂未履行其余约定。2018年10月30日，案外人请求国家知识产权局宣告涉案专利权无效。国家知识产权局于2019年4月3日作出第39740号无效宣告审查决定（以下简称涉案无效决定），宣告涉案专利权全部无效。该决定经过司法程序已经发生法律效力。柳州市某制品厂遂诉至广西壮族自治区柳州市中级人民法院（以下简称一审法院），主张涉案专利权无效宣告的决定应对涉案调解书具有追溯力，尚某应返还费用12万元及其利息。

一审法院认为，涉案无效决定的决定日为2019年4月3日，涉案调解书记载的履行完毕日为2019年8月10日，且在该日前柳州市某制品厂亦未按约定支付余下费用，属于在宣告涉案专利权无效前人民法院作出的专利侵权调解书并未履行完毕的情形。基于此，涉案专利权无效宣告的决定应对涉案调解书具有追溯力，判令尚某某因涉案调解书的履行而获得的专利许可使用费12万元，应予如数返还给浩千厂。尚某某不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2022年6月9日判决撤销原判，驳回柳州市某制品厂诉讼请求。

裁判意见

最高人民法院二审认为，专利法第四十七条第二款规定，宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。基于专利的特殊性和维护社会经济秩序的需要，该款中“已执行”“已经履行或者强制执行”的法律文书或者合同的执行或者履行内容具有可分性或者阶段性时，不仅包括已经全部执行或者履行的法律文书或者合同，还包括已经部分执行或者履行的法律文书或者合同部分。因此，宣告专利权无效的决定对已经部分履行或执行的判决、调解书以及合同部分，同样不具有追溯力。涉案调解书是对尚某与柳州市某制品厂在侵害发明专利权纠纷案中双方自愿达成的以专利许可使用为形式的和解协议的确认，该协议约定了分期履行义务，其中第一期款项于2018年10月31日已经履行完毕，该部分的履行时间在涉案无效决定的决定日前，该无效决定对已经履行的部分没有追溯力。

专利法第四十七条第二款规定，因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。专利权人明知其专利技术不具备专利性而取得专利权或者明知其专利权已经被宣告无效等情况，依然向他人主张权利，则属于该款中“专利权人的恶意”。本案中，首先，涉案专利系经过实质审查的发明专利，不存在明显不具备专利性的情形，也无证据证明尚某存在故意规避法律或者以不正当手段获得专利权的行为；其次，虽然案外人是在涉案调解书生效日之前请求宣告涉案专利无效，但是，在双方达成和解协议之时无效宣告程序尚未进行实质审理，在柳州市某制品厂未就专利权有效性提出质疑或查询的情况下，尚某某对无效宣告请求的情况未进行主动说明，尚难认定构成恶意。因此，基于现有证据不能认定尚某存在恶意。

专利法第四十七条第三款规定，依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。当专利被宣告无效之日前已支付的专利侵权赔偿金、专利使用费、专利转让费与许可使用费总金额之比，明显高于专利被宣告无效之日前实际使用专利技术的期间与整个许可使用期限之比的，则属于该款中“明显违反公平原则”。当然，对于是否存在返还的情形，应由被许可实施专利的人或被诉侵权人举证证明。根据在案材料可知，涉案调解书是对双方当事人在侵害发明专利权纠纷案中自愿协商达成的和解协议的确认，许可费用金额亦略低于涉案专利的其他侵权纠纷案判决的金额，柳州市某制品厂也未能举证证明该金额明显超出正常范围。同时，涉案调解书是在专利侵权纠纷案中达成的以专利许可使用为形式的和解协议，柳州市某制品厂在涉案专利被宣告无效之日前已支付的12万元与许可使用费总金额22万元之比，相对于柳州市某制品厂在涉案专利被宣告无效之日前已实际使用涉案专利技术的期间与涉案调解书约定的许可使用期限之比，尚属合理，不存在显失公平之情形。因此，尚某某不返还柳州市某制品厂已经支付的12万元许可费不属于显失公平的情形。

附：判决书全文

尚某某、柳州市柳南区浩千塑料制品厂返还原物纠纷民事二审民事判决书

中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2021）最高法知民终1986号

上诉人（原审被告）：尚某某，男，汉族。
委托诉讼代理人：许翰，北京市隆安律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：柳州市柳南区浩千塑料制品厂。
经营者：雷某某，汉族。
委托诉讼代理人：谭明进，北京盈科（重庆）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：肖传江，北京盈科（重庆）律师事务所律师。

上诉人尚某某因与被上诉人柳州市柳南区浩千塑料制品厂（以下简称浩千厂）专利权宣告无效后返还费用纠纷一案，不服广西壮族自治区柳州市中级人民法院于2021年4月18日作出的（2019）桂02知民初11号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年11月8日立案后，依法组成合议庭，并于2021年11月30日询问当事人，上诉人尚某某的委托诉讼代理人许翰，被上诉人浩千厂的委托诉讼代理人肖传江参加询问。本案现已审理终结。

尚某某上诉请求：1.撤销原审判决；2.驳回浩千厂的诉讼请求；3.本案诉讼费由浩千厂承担。事实和理由为：原审判决适用法律错误。依据2008年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第四十七条第二款的规定，对于已经执行的调解书，已经履行的专利实施许可合同，宣告专利权无效的决定不具有追溯力。原审判决认定（2018）桂02民初328号民事调解书（以下简称涉案调解书）未履行完毕，系对调解书与专利许可协议法律性质的混淆。尚亨中因涉案调解书的履行而获得的12万元在名称为“纸碗或纸杯的筒纸片排版方法”、专利号为200810233502.3的发明专利（以下简称涉案专利）被宣告无效前已经履行完毕，故不应返还给浩千厂。

浩千厂辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。事实和理由为：专利法第四十七条中的“宣告专利权无效前”应指宣告专利权无效的无效宣告请求审查决定明确载明的决定日前。“已执行的专利侵权的判决、裁定”是指专利侵权判决、裁定确定的被诉侵权人应承担的全部给付法律责任均履行完毕，即全部的专利侵权赔偿金均已经由申请执行人实际收到。本案涉案专利的无效决定日为2019年4月3日，但是在涉案专利被无效决定之后，浩千厂并未将涉案调解书履行完毕，仍有10万元未支付。因此，涉案专利权无效宣告的决定应对涉案调解书具有追溯力，尚亨中应返还费用。

浩千厂向原审法院提起诉讼，原审法院于2019年7月3日立案受理。浩千厂起诉请求：1．判令尚亨中返还浩千厂支付的专利许可使用费12万元；2.判令尚亨中支付浩千厂应返还的专利许可使用费所产生的利息，计算方式为以12万元为本金，计算时间从2018年11月16日起至实际支付完成日止；3.案件全部诉讼费由尚亨中承担。

尚某某原审辩称：涉案专利权无效决定作出前，涉案调解书已经履行完毕，因此，无效宣告请求审查决定书不具有追溯力。请求法院驳回浩千厂诉讼请求。
原审法院认定事实：

尚某某于2008年10月29日向国家知识产权局申请名称为“纸碗或纸杯的筒纸片排版方法”的发明专利，并于2010年4月21日获得授权，专利号为200810233502.3。

2018年10月31日，尚某某以浩千厂侵害涉案专利权为由向原审法院提起诉讼。在审理过程中，经原审法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：（一）浩千厂支付尚亨中涉案专利许可使用费22万元（于2018年11月16日支付12万元，于2019年8月10日前支付10万元）；（二）尚某某许可浩千厂在2018年11月16日至2020年12月31日期间，使用涉案专利生产同类型的产品；（三）案件受理费13800元，减半收取计6900元，由尚某某负担6900元。原审法院据此于2018年11月16日制作了涉案调解书予以确认。同日，浩千厂依据前述调解协议的约定，通过银行转账方式支付给尚某某涉案专利许可使用费12万元，尚某某的委托诉讼代理人徐道陆确认后便出具了前述款项的收条，并交由浩千厂的经营者雷某某收执。浩千厂于2019年8月10日前未按上述调解协议的约定支付10万元给尚某某。

2018年10月30日，案外人谭某针对涉案专利向国家知识产权局提出了无效宣告申请。国家知识产权局于2019年4月3日作出了第39740号无效宣告审查决定书（以下简称涉案专利权无效决定），宣告涉案专利权全部无效。尚某某不服该决定，在法定期限内向北京知识产权法院提起了行政诉讼，请求撤销涉案专利权无效决定，并责令国家知识产权局重新作出决定。2019年12月17日，北京知识产权法院作出了（2019）京73行知初6292号行政判决：驳回尚某某的诉讼请求。尚某某不服该行政判决，在法定期限内提起上诉。2020年9月14日，最高人民法院作出（2020）最高法知行终191号行政判决：驳回上诉，维持原判。

原审法院认为：一审的争议焦点在于尚某某是否应当返还给浩千厂涉案专利许可使用费12万元并支付该款项的利息。

首先，根据涉案专利权无效决定的内容，以及生效的北京知识产权法院（2019）京73行知初6292号行政判决、最高人民法院（2020）最高法知行终191号行政判决的裁判结果，可以确定宣告涉案专利权无效决定的决定日为2019年4月3日，该决定在行政诉讼程序中得到维持，并已发生法律效力。其次，涉案调解书记载浩千厂履行完毕日为2019年8月10日，且在该日前其亦未按上述调解协议的约定支付余下的涉案专利许可使用费10万元给尚某某，可以确定浩千厂属于在宣告涉案专利权无效前人民法院作出的专利侵权调解书并未履行完毕的情形。基于此，涉案专利权无效宣告的决定应对涉案调解书具有追溯力，尚某某因涉案调解书的履行而获得的专利许可使用费12万元，应予如数返还给浩千厂。至于浩千厂请求尚某某支付该款项的利息无事实基础和法律依据，原审法院不予支持。

原审法院依照专利法第四十七条之规定，判决如下：（一）尚某某于判决生效之日起十日内返还给浩千厂专利许可使用费12万元；（二）驳回浩千厂的其他诉讼请求。一审案件受理费2700元（浩千厂已预交），由尚某某负担。

二审期间，当事人均没有提交新证据。另查，涉案调解书所确定的总金额为22万元的许可费用低于涉案专利的其他侵权纠纷案判决所确定的经济损失为30万元左右的赔偿金额。

本院经审理查明，原审查明的事实属实，本院予以确认。

本院认为，本案为专利权宣告无效后返还费用纠纷，因本案诉争的法律事实发生在2009年10月1日以后、2021年6月1日前，故本案应适用2008年修正的专利法。根据当事人诉辩情况及本案案情，本案二审的争议焦点问题是：尚某某是否应当返还浩千厂专利许可使用费。依据专利法第四十七条的规定，前述焦点问题可以分为两个具体问题：一是涉案专利权无效决定对涉案调解书已经履行的部分是否具有追溯力；二是如果没有追溯力，浩千厂是否可以根据专利权人恶意给其造成损失或者违反公平原则为由主张返还。

（一）关于涉案专利权无效决定对涉案调解书已经履行的部分是否具有追溯力
本案中，浩千厂主张，涉案调解书所约定的给付内容并非专利侵权的赔偿金，而是专利实施许可费，涉案专利在许可实施期间内被宣告无效，合同无法履行，应具有追溯力。尚某某则主张，涉案调解书无论是理解成法院强行性文书或是专利许可合同，均不具有执行回转的效果。

对此，本院认为，专利法第四十七条第二款规定，宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。基于专利的特殊性和维护社会经济秩序的需要，该款中“已执行”“已经履行或者强制执行”的法律文书或者合同，在该法律文书或者合同的执行或者履行内容具有可分性或者阶段性时，不仅包括已经全部执行或者履行的法律文书或者合同，还包括已经执行或者履行的法律文书或者合同部分。因此，宣告专利权无效的决定对已经履行或执行的判决、调解书以及合同部分，同样不具有追溯力。具体到本案，涉案调解书是对尚某某与浩千厂在侵害发明专利权纠纷案中双方自愿达成的以专利许可使用为形式的和解协议的确认，该协议约定了分期履行义务，其中第一期款项于2018年10月31日已经履行完毕，该部分的履行时间在涉案专利被宣告无效决定日（2019年4月3日）前，该无效决定对已经履行的部分没有追溯力。原审法院对此认定有误，本院予以纠正。

（二）关于浩千厂是否可以根据专利权人恶意给其造成损失或者违反公平原则为由主张返还

本案中，浩千厂主张，尚某某未告知案外人请求宣告涉案专利无效的事实存在恶意；其之所以答应支付专利许可费是为了企业能够正常经营、免于诉累，且许可费金额偏高，若不返还已支付费用则明显违反公平原则。

对此，本院认为，专利法第四十七条第二款规定，因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。专利权人明知其专利技术不具备专利性而取得专利权或者明知其专利权已经被宣告无效等情况，依然向他人主张权利，则属于该款中“专利权人的恶意”。具体到本案，首先，涉案专利系经过实质审查的发明专利，不存在明显不具备专利性的情形，也无证据证明尚亨中存在故意规避法律或者以不正当手段获得专利权的行为；其次，虽然案外人是在涉案调解书生效日之前请求宣告涉案专利无效，但是，在双方达成和解协议之时无效宣告程序尚未进行实质审理，在浩千厂未提出质疑或问询的情况下，尚某某对无效宣告请求的情况未进行主动说明，尚难认定构成恶意。因此，基于现有证据不能认定尚某某存在恶意。浩千厂有关尚某某存在恶意的主张，缺乏法律依据，本院不予支持。

专利法第四十七条第三款规定，依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。当专利被宣告无效之日前已支付的专利侵权赔偿金、专利使用费、专利转让费与许可使用费总金额之比，明显高于专利被宣告无效之日前实际使用专利技术的期间与整个许可使用期限之比的，则属于该款中“明显违反公平原则”。当然，对于是否存在返还的情形，应由被许可实施专利的人或被诉侵权人举证证明。具体到本案，首先，根据在案材料可知，涉案调解书是对双方当事人在侵害发明专利权纠纷案中自愿协商达成的和解协议的确认，许可费用金额亦略低于涉案专利的其他侵权纠纷案判决的金额，且浩千厂也未能举证证明该金额明显超出正常范围。其次，涉案调解书是在专利侵权纠纷案中达成的以专利许可使用为形式的和解协议，浩千厂在涉案专利被宣告无效之日前已支付的12万元与许可使用费总金额22万元之比，相对于浩千厂在涉案专利被宣告无效之日前已实际使用涉案专利技术的期间与涉案调解书约定的许可使用期限之比，尚属合理，不存在显失公平之情形。因此，尚某某不返还浩千厂已经支付的12万元许可费不属于显失公平的情形。故浩千厂有关尚某某不返还则明显违反公平原则的主张，缺乏事实基础，本院不予支持。

综上所述，尚某某的上诉请求成立，可予支持。一审法院适用法律错误，判决结果错误，应予纠正。依照《中华人民共和国专利法》第四十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销广西壮族自治区柳州市中级人民法院（2019）桂02知民初11号民事判决；

二、驳回柳州市柳南区浩千塑料制品厂的诉讼请求。

一审案件受理费2700元，由柳州市柳南区浩千塑料制品厂负担。

二审案件受理费2700元，由柳州市柳南区浩千塑料制品厂负担。

本判决为终审判决。

审判长　邓卓
审判员张新锋
审判员徐飞
二○二二年六月九日
法官助理张琳洁
书记员韩丰

裁判要点

（原标题：专利无效后对调解书已履行部分显失公平的认定）

来源：IPRdaily综合最高人民法院知识产权法庭、中国裁判文书网

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：专利无效后对调解书已履行部分显失公平的认定（点击标题查看原文）

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