案例｜专利默示许可的认定

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“专利权人主动向被诉侵权人提供并意图使其实施专利技术方案，但未披露其专利权，直至被诉侵权人实施完毕方才请求侵权救济，被诉侵权人主张其已获得专利权人默示许可的，人民法院可予支持。”

案件事实

固耐特公司成立于2005年8月22日，注册资本2020.82万元，经营范围包括生产金属围栏、栅栏、护栏、金属门窗、防火门、安防产品，销售安装自产产品等。该公司于2011年12月7日向国家知识产权局申请涉案专利，于2015年9月16日获得授权。涉案专利目前处于合法有效状态。2016年12月，涉案专利获“中国专利优秀奖”。涉案专利共有39项权利要求，固耐特公司在本案主张保护的权利要求为权利要求1和权利要求18。

权利要求1记载：“一种围栏柱，用于固定安装沿纵向和横向延伸的围护用的片体，所述的围栏柱包括沿纵向延伸的第一本体、固定连接在所述第一本体上的第二本体；所述第一本体上与所述第二本体相连接的一侧具有连接面，其特征在于：所述的连接面上沿纵向分布有多个第一定位件，所述的第二本体上沿纵向分布有多个分别与多个所述第一定位件相配合的第二定位件，所述的第一定位件一体形成在所述的连接面上，所述的第二定位件一体形成在所述的第二本体上，所述的第一定位件和第二定位件其中的一个定位件穿过所述的片体与另一个定位件定位连接，所述的围栏柱还包括用于将所述第一本体和第二本体紧固连接的紧固件，所述的片体被夹紧固定在所述的第二本体和所述第一本体之间。”

权利要求18记载：“一种围栏系统，具有多个围栏单元，各围栏单元均包括两根围栏柱、介于两根围栏柱之间且沿纵向和横向延伸的围护用的片体，所述的围栏柱包括沿纵向延伸的第一本体、固定连接在所述第一本体上的第二本体；所述第一本体上与所述第二本体相连接的一侧具有连接面，其特征在于：所述的连接面上沿纵向分布有多个第一定位件，所述的第二本体上沿纵向分布有多个分别与多个所述第一定位件相配合的第二定位件，所述的第一定位件和第二定位件其中的一个定位件穿过所述的片体与另一个定位件定位连接，所述的片体被夹紧固定在所述的第二本体和所述第一本体之间，所述的围栏柱还包括用于将所述第一本体和第二本体紧固连接的紧固件，所述的第一定位件一体形成在所述的连接面上，所述的第二定位件一体形成在所述的第二本体上。”

2013年12月18日，翔安监狱与华庭公司签订设计合同，委托华庭公司承担涉案工程的设计工作，设计内容包括规划用地红线范围内的监区、行政区、武警营区、地下室及各专业深化设计和相关配套工程。

2015年1月27日，翔安监狱与高诚信公司签订建设工程委托代建合同（以下简称代建合同），项目名称为福建省翔安监狱项目代建，项目建设地点为厦门市翔安区新圩镇，项目使用人为福建省翔安监狱。该合同约定：项目采用建设实施阶段代建方式，由代建单位负责从项目初步设计、概算批复后开始，经招标阶段管理、造价编审阶段管理、各项建设审批手续的办理、施工阶段管理、竣工验收及项目资料备案等，直至质量缺陷责任期结束的全过程的组织、管理与协调工作。并约定代建单位应当严格按照批准的初步设计及概算控制投资，在施工图设计中实行限额设计，项目预算不得超过经批准的设计概算。严禁在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更设计、增加投资。

2015年2月6日，固耐特公司的工作人员杨礼一发送电子邮件给华庭公司的工作人员张纳新，邮件标题为“福建省翔安监狱隔离网部分图纸”，内容为：“张院长：您好！附件里是相关的图纸，有一部分门的图纸还在做，先给你发做好的这些，请查收，谢谢！”附件有5个文件，包括单开门密纹网填充、双平开门密纹网填充、4米高防攀爬网、监区隔离围等的设计图。2月10日，杨礼一再次发送电子邮件给张纳新，邮件标题为“翔安监狱的门及通道图纸”，内容为“张院长：您好，还差一个6米通道，4米高的手动平开门的图纸估计得晚些时候发给你，请查收，谢谢！”附件有3个文件，包括电动平开门（通道6米高5米）、会见封闭通道和电动有轨平移门的设计图。同日，杨礼一发送一电子邮件给张纳新，标题为“手动平开门（六米通道高4米）.dwg”，附件为手动平开门（六米通道高4米）的设计图。2月11日，杨礼一发送标题为“4米高围栏加刺刀圈加照明灯”的电子邮件给张纳新，附件为791D-4米防攀爬网（双曲臂+刺丝+刺刀圈+照明灯）的设计图，杨礼一在主文中表示“有什么需要我们配合的，请及时沟通”。10月14日，张纳新发送电子邮件给杨礼一，要求杨礼一根据要求修改以前的设计图纸。10月20日，杨礼一回复张纳新前述电子邮件，邮件标题为“回复：151010-A-1-金属围栏-建施”，附件为“厦门翔安监狱项目防攀爬隔离网及其通道门图纸”。原审中，固耐特公司确认其对于华庭公司基于涉案专利所设计的图纸用于涉案工程知情，其同意华庭公司使用涉案专利，并明确表示不针对华庭公司起诉。

2016年2月16日，高诚信公司就其代建的涉案工程公开招投标。中联永亨公司为中标人。3月21日，高诚信公司与中联永亨公司签订建设工程施工合同（以下简称施工合同），工程名称为：福建省翔安监狱项目监区工程，工程内容包括1-22#楼、相应配套及室外工程（含围墙、边坡支护）等，具体工程承包范围详见该工程的设计图纸、工程量清单。包含被诉侵权防攀金属围栏等在内的涉案工程施工图由华庭公司设计，经代建单位高诚信公司转交给中联永亨公司。施工图明确了围栏柱等图样及技术要求，所载日期为2015年11月。

2018年7月，中联永亨公司向监理单位填报《成品、半成品供应单位资质报审单》，该报审单显示：中联永亨公司经审查认为振兴金源公司资质证明文件齐全，可在涉案工程中作为供货单位提供“防攀爬网”产品并向监理单位提出审批申请。监理单位经审核同意中联永亨公司的意见。该报审单所附材料包括：振兴金源公司营业执照、开户许可证、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、安全生产标准化证书。10月，中联永亨公司向监理单位填报《工程材料/设备/构配件报审表》，该报审表显示：中联永亨公司将2018年9月2日进场的、由振兴金源公司提供的用于涉案工程的防攀网的自检相关资料报送监理机构审查。监理机构经审查，同意使用上述材料。该报审表所附材料包括河北省丝网产品质量监督检测站（安平）检测报告、防攀爬网质量证明书等。前述检测报告记载的受检单位为振兴金源公司，防攀爬网质量证明书记载的供货单位为振兴金源公司、收货单位为案外人厦门市源益兴工贸有限责任公司（以下简称源益兴公司）。原审中，中联永亨公司述称前述报审单、报审表的所附材料来源于其委托购买防攀爬网的源益兴公司。振兴金源公司确认其曾向源益兴公司供应防攀爬网，并向该公司提供过开户许可证、营业执照、资格证书、检验报告等材料，但双方之间的交易仅涉及防攀爬网的网片，不涉及立柱，且其不清楚交易的网片用于涉案工程。

2020年4月30日，固耐特公司向翔安监狱发送告知提醒函。高诚信公司收到翔安监狱转发的告知提醒函后，于5月7日向中联永亨公司发送代建通知单，通知要求中联永亨公司暂停相关施工。5月10日，高诚信公司函复固耐特公司已函告中标单位暂停该分项施工，并要求中标单位妥善处理。

2020年11月10日，涉案工程通过竣工验收并取得福建省房屋建筑工程竣工验收报告，报告经该工程建设单位翔安监狱、高诚信公司、设计单位华庭公司、施工单位中联永亨公司及勘察单位、监理单位五方共同签字确认，竣工验收结论为：该工程完成了建设工程设计和合同约定的各项内容……，评定工程质量为合格等级，同意竣工验收。原审中，华庭公司确认中联永亨公司提交的被诉侵权产品竣工图与施工图相符。

固耐特公司提交了翔安监狱的现场照片，证明涉案工程使用的被诉侵权产品侵害了其享有的涉案专利权，各方当事人对照片真实性予以确认。照片显示，被诉侵权产品为防护围栏，该防护围栏具有多个围栏单元，各围栏单元均包括两根围栏柱，介于两根围栏柱之间为沿纵向及横向两个方向延伸的围护用的网片。围栏柱包括沿纵向延伸的第一本体和固定连接在第一本体上的第二本体。第一本体为中空有开口的柱体，第二本体通过紧固螺栓固定连接与第一本体上。第一本体上与第二本体相连接的一侧具有连接面，连接面上沿纵向分布有多个定位孔，第二本体沿纵向分布有多个与第一本体上定位孔相配合的凸起。前述凸起与第二本体为一体，凸起穿过围护用的网片进入前述定位孔，使得网片夹在第一本体与第二本体之间。

经比对，固耐特公司认为：被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1、18相同的技术特征。中联永亨公司、华庭公司对此无异议。高诚信公司主张被诉侵权产品与涉案专利存在如下区别点：针对权利要求1，照片中未体现被诉侵权产品具有紧固件，亦看不出紧固件和固定片的夹紧固定；针对权利要求18，无法看到片体被夹紧固定在第一本体与第二本体之间。振兴金源公司认为单凭照片无法比对，未明确提出具体的区别点。

另查明，2017年3月6日，厦门中联建设工程有限公司变更企业名称为厦门中联永亨建设集团有限公司。2017年3月13日，张家港固耐特围栏系统有限公司变更企业名称为江苏固耐特围栏系统股份有限公司。2018年1月22日，厦门高诚信建设监理有限公司变更企业名称为厦门高诚信工程技术有限公司。2020年6月4日，福建省华庭建筑设计有限公司变更企业名称为华庭工程设计有限公司。

二审期间，华庭公司提交了两份新证据：证据1.住房和城乡建设部发布的《监狱建筑设计标准》JGJ446-2018，拟证明华庭公司系按规范要求进行的设计。证据2.《围墙大门设计图集》，拟证明固耐特公司为该图集的参编单位，图集中第100页的围栏构造与涉案专利相同。

固耐特公司对华庭公司提交的两份证据的真实性、合法性与关联性均予以认可。

高诚信公司对上述证据1的真实性、合法性予以认定，但认为该标准的发布时间为2018年，而华庭公司完成设计图的时间是2015年，故对该证据的关联性不予认可。对证据2的真实性、合法性予以认可，但认为原审中固耐特公司、华庭公司均承认防攀爬围栏设计图是固耐特公司主动提供的，并非华庭公司根据该图集进行的设计，故对该证据的关联性不予认可。

中联永亨公司对上述证据1的真实性、合法性、关联性均不予认可，其认为该标准的发布时间晚于涉案工程图纸的定稿时间。对证据2的真实性、合法性、关联性均不予认可，其认为该图集并非强制性规范，不具有参考性，而且该图集的发行时间也晚于涉案工程图纸的定稿时间。

对华庭公司提交的上述证据，最高院认证意见如下：对证据1的真实性、合法性予以认可，但《监狱建筑设计标准》JGJ446-2018的发布时间为2018年9月12日，实施时间为2019年1月1日，均晚于华庭公司完成涉案施工图的时间，对该证据的关联性不予认可。对证据2的真实性、合法性予以认可，但《围墙大门设计图集》的发行时间晚于固耐特公司提供设计图纸的时间，对该证据的关联性不予认可。

另查明：

涉案专利说明书第[0003]段记载：“本发明的目的是提供一种围栏柱，能够对围片体题实现多点定位并紧固。”第[0059]段记载：“本发明中通过多个定位件将围护片体以多点固定方式连接在柱体和盖板之间，定位点增多可以增加围护片体固定的牢固度和平整度。”说明书附图1为涉案专利的立体图，附图2为涉案专利围栏柱的横截面图。

涉案工程施工图载明：该图纸的出具单位为华庭公司，“审定”“项目负责人”“专业负责人”均为张纳新，并盖印有张纳新的签名章。施工图绘制有防攀爬围栏的正视图、平面图、中间柱截面图、中间柱网片连接示意图、转角柱网片链接示意图等。其中，中间柱网片连接示意图与涉案专利围栏柱的横截面图一致。该图纸的“技术要求”记载：“1.图中所标注尺寸为中心线尺寸，单位为mm计；2.围栏由立柱（含压板）、网片和固定螺栓等构建组成；3.围栏安装高度3010（不包括基础），立柱中心据2220……5.中间柱采用冷轧双面热镀锌钢板冷弯成型，材质为Q235，镀锌量≥140g每平方米，立柱截面尺寸60×80×2，高度3700，立柱开口面的两翼边设有安装排孔，孔间距25，与插槽式压板相咬合……8.靠跨1000之内不设置网片立柱，网片采用L50×5的角钢和5mm厚的扁钢制成的压板用扭断螺栓固定，角钢和压板长度3000，表面热镀锌处理，镀锌量≥140g/平方米。”华庭公司提交的其与固耐特公司电子邮件附件“4米高防攀爬网”所载内容，与上述施工图“技术要求”的内容基本一致。

翔安监狱与华庭公司签订的设计合同第五条记载：涉案工程设计项目的设计费总额为621.35万元。项目含建筑、市政及安防等所有相关设计，设计费已包含了所有设计内容的相关费用。

《围墙大门设计图集》系中国计划出版社出版，第一版印刷时间为2016年4月，其中有相关围墙围栏内容。固耐特公司系该图集的参编企业。该图集首页记载有《住房城乡建设部关于批准<老年人居住建筑>等17项国家建筑标准设计的通知》（建质函[2015]306号），通知表明该图集通过批准的时间为2015年12月14日。

二审中，高诚信公司和中联永亨公司对被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围均无异议。

华庭公司陈述了以下内容：1.《围墙大门设计图集》所涉技术方案和参数并不属于国家标准和行业标准。2.固耐特公司主动找到了华庭公司参与了相关设计工作，并无偿提供了设计图，但双方未签订书面合同。3.华庭公司直至2020年才知晓固耐特公司提供的设计图中包含有专利技术。4.华庭公司确认涉案工程竣工图纸和施工图纸的一致性。5.翔安监狱已根据设计合同的约定，向华庭公司支付了设计费。

关于停止侵权的诉讼请求，固耐特公司称在高诚信公司、中联永亨公司赔偿其经济损失的情况下，可以不再主张。关于赔偿数额，固耐特公司主张：应以其实际损失作为损害赔偿依据。被诉侵权产品有两种高度，分别为3.01米和4.50米，共计12672平方米。其中，3.01米高的防攀爬围栏为3262平方米，单价为410元每平方米；4.50米的防攀爬围栏长度为9409平方米，单价为499元每平方米，总金额超过600万元，其成本为108.49元每平方米。关于为制止侵权行为支付的合理开支，固耐特公司未提交证据证明，其请求在赔偿数额中一并予以考虑。

最高院认为

专利法第二十条第一款规定：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。”诚实信用原则是民事主体从事民事活动的基本准则，该原则要求人们在市场活动中应该秉持诚实、讲究信用、善意不欺，在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。专利权人在行使专利权的过程中也要遵循诚实信用原则，应以善意、合理的方式行使权利。当权利人参与某一项目并主动提供专利技术时，应基于正常的市场交易秩序和利益相关方的合理信赖，向项目中实施或使用该技术的相关方披露所涉专利权的情况。若权利人采取故意隐瞒的方式未披露上述事实，可以推定其默示许可项目实施主体在该项目范围内实施和使用专利技术。

根据专利法第十一条的规定，未经专利权人的许可是认定构成侵害专利权行为的必要条件。如果获得了专利权人的明示许可，行为人实施专利的行为自然不属于专利法第十一条所规定的侵害专利权的行为；如果行为人实施专利虽未获得专利权人明示许可，但结合具体案情，根据专利权人的行为可以推断其具有默示许可的意思表示，则可以认定行为人实施专利的行为不构成侵害专利权。

本案中，根据在案证据可以认定固耐特公司默示许可在涉案工程中使用涉案专利，具体分析如下：

（一）固耐特公司对于其向华庭公司提供的设计方案将用于涉案工程系属明知

翔安监狱早在2013年就已经和华庭公司签订了设计合同，委托华庭公司承担涉案工程的设计工作，内容包括监区防攀爬围栏的方案设计。2015年初，固耐特公司与华庭公司接洽，发送给华庭公司的电子邮件标题为“福建省翔安监狱隔离网部分图纸”“翔安监狱的门及通道图纸”。发送上述电子邮件的时间在华庭公司确定为中标设计单位之后，邮件标题以及相关内容也均明确指向了涉案工程，故固耐特公司对于其提供的设计方案将用于涉案工程完全知晓。

（二）作为权利人的固耐特公司深度参与了涉案工程的设计工作

首先，就设计内容而言，固耐特公司发送的电子邮件设计图包括“4米高防攀爬网”“监区隔离围”“厦门翔安监狱项目防攀爬隔离网及其通道门图纸”等。其中，防攀爬围栏在内的设计图纸明确标注有长宽尺寸、材质规格、样式参数等技术要求。后，华庭公司将固耐特公司提供的设计方案纳入到设计图纸中，作为涉案工程的施工标准。其次，就参与时间而言，自2015年2月，固耐特公司开始向华庭公司发送涉案工程设计方案，直至2015年10月双方持续就相关方案进行沟通，固耐特公司参与项目的时间周期较长。再次，就双方关系而言，华庭公司陈述就固耐特公司参与项目设计事宜双方并没有签订书面合同，其也没有就设计方案向固耐特公司支付过费用。电子邮件所载内容表明，固耐特公司提供设计方案后，根据华庭公司的要求还对相关方案进行了修改，表示“有什么需要我们配合的，请及时沟通”。案件审理中，固耐特公司确认其许可华庭公司在涉案工程中使用涉案专利，明确其不向华庭公司主张权利。最后，就参与项目的动机而言，华庭公司陈述，因固耐特公司系《围墙大门设计图集》的参编单位，所以由其配合完成设计工作。然而，经审理查明，该图集通过批准的时间为2015年12月，第一版印刷时间为2016年4月，均晚于固耐特公司提供图纸的时间，华庭公司的上述主张与事实不符，本院不予采信。

综上，在案证据可以认定，固耐特公司深度参与了涉案工程的设计工作，主动提供了含有涉案专利技术的设计方案，该设计方案具有确定的指向性，结合上文分析的固耐特公司的主观状态，其向华庭公司提供设计图纸的行为并不宜被认定为一般意义上的商业推广行为。

（三）高诚信公司、中联永亨公司严格履行相关合同必然实施涉案专利

首先，经查明，涉案工程的施工图系由华庭公司设计，再由高诚信公司转交给中联永亨公司。该施工图中关于防攀爬围栏的设计方案与固耐特公司发送给华庭公司电子邮件的相关内容相符，而原审中华庭公司又确认施工图与竣工图中关于防攀爬围栏的相关内容相符。由此可以确认，中联永亨公司作为施工依据的设计方案来源固耐特公司。其次，根据施工图纸记载的防攀爬围栏的正视图、中间柱截面图、中间柱网片连接示意图，以及“围栏由立柱（含压板）、网片和固定螺栓等构建组成”“中间柱采用冷轧双面热镀锌钢板冷弯成型……立柱开口面的两翼边设有安装排孔，孔间距25，与插槽式压板相咬合”“网片采用L50×5的角钢和5mm厚的扁钢制成的压板用扭断螺栓固定”等技术要求，可以确认施工图中关于防攀爬围栏的设计方案采用了涉案专利技术。再次，翔安监狱与高诚信公司签订的代建合同约定，“严禁在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更设计、增加投资。”高诚信公司与中联永亨公司签订的施工合同约定，“具体工程承包范围详见该工程的设计图纸、工程量清单。”该两份合同对于作为代建单位的高诚信公司以及作为施工单位的中联永亨公司具有约束力。最后，从涉案工程竣工验收报告来看，设计单位华庭公司作为涉案工程竣工验收单位之一确认了“该工程完成了建设工程设计和合同约定的各项内容”，可见，在涉案工程的建设过程中，高诚信公司、中联永亨公司严格按上述约定履行了合同义务，被诉侵权产品系按图纸施工。

综上，在施工图中关于防攀爬围栏的设计方案源于固耐特公司提供的专利技术的情况下，高诚信公司、中联永亨公司严格履行相关合同必然会导致实施涉案专利的结果。

（四）固耐特公司故意隐瞒了设计图中具有专利技术的事实且怠于主张权利

首先，涉案专利申请日为2011年12月7日，授权日为2015年9月16日，在案证据表明固耐特公司参与涉案工程设计的期间为2015年2月至10月，而根据华庭公司陈述，其直至2020年才知晓固耐特公司提供的设计图中包含有专利技术，在案亦无其他证据表明固耐特公司在参与设计的过程中曾就涉案专利申请和获得授权的事宜告知华庭公司。其次，如上所述，固耐特公司早已知晓涉案工程的发包人和实际使用单位为翔安监狱，而且该工程是通过公开招投标开展的施工活动，但固耐特公司并未将相关专利情况告知翔安监狱，也未告知高诚信公司和中联永亨公司。固耐特公司故意隐瞒上述关键事实的行为，使翔安监狱丧失了在实际施工前要求华庭公司更改设计方案，或与华庭公司就设计费重新进行协商议价的机会，从而导致被纳入设计图的专利技术方案成为了涉案工程的不可替代之方案。迟至工程竣工前半年左右，固耐特公司才发出告知提醒函，意图收取专利许可费，此种做法不符合诚实信用原则，极易导致发生纠纷。最后，关于怠于行使权利，固耐特公司上诉称其并不确定相关方案是否被涉案工程采用，只有等到被诉侵权产品安装完毕后才能发现侵权行为。对此，根据固耐特公司与华庭公司之间往来的事实，固耐特公司完全有能力和渠道知晓其提供的方案是否被华庭公司采用，以便在项目施工前告知相关方涉案专利的相关事宜。故对于固耐特公司的上述主张，本院不予采信。

综上所述，在权利人固耐特公司明知其提供的设计方案用于涉案工程，且深度参与了设计工作，涉案工程亦严格按照图纸施工的情况下，应认定固耐特公司默示许可相关主体在涉案工程中实施涉案专利。固耐特公司主张代建单位高诚信公司及施工单位中联永亨公司专利侵权，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。关于专利许可费，首先，虽然根据固耐特公司的许可范围，在涉案工程中实施涉案专利的相关主体均可被视为获得了专利权人的许可而不构成侵权，但直接与固耐特公司进行沟通的是华庭公司。其次，涉案专利技术的价值已体现在华庭公司的设计图上，设计合同已经“包含了所有设计内容的相关费用”，翔安监狱也已支付了设计费。最后，根据上述分析可知，固耐特公司知晓或至少应知华庭公司与涉案工程的发包方达成的具有对价的协议包含了涉案专利技术。因此，固耐特公司也不应向高诚信公司和中联永亨公司主张许可费。

附：判决书全文

中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2022）最高法知民终139号

上诉人（原审原告）：江苏固耐特围栏系统股份有限公司。
法定代表人：徐律，该公司董事长兼总经理。
委托诉讼代理人：宋国华，男，该公司员工。
委托诉讼代理人：刘庆辉，北京安杰律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：厦门高诚信工程技术有限公司。
法定代表人：刘晓苍，该公司董事长。
委托诉讼代理人：王倩，北京德恒（厦门）律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：厦门中联永亨建设集团有限公司。
法定代表人：林惠斌，该公司董事长。
委托诉讼代理人：张集森，福建旭丰律师事务所律师。
委托诉讼代理人：马忠文，福建旭丰律师事务所律师。

原审被告：河北振兴金源丝网集团有限公司。
法定代表人：孟士存，该公司执行董事。

原审第三人：华庭工程设计有限公司。
法定代表人：王筱芳，该公司总经理。
委托诉讼代理人：张纳新，男，该公司员工。

上诉人江苏固耐特围栏系统股份有限公司（以下简称固耐特公司）因与被上诉人厦门高诚信工程技术有限公司（以下简称高诚信公司）、厦门中联永亨建设集团有限公司（以下简称中联永亨公司）、原审被告河北振兴金源丝网集团有限公司（以下简称振兴金源公司）、原审第三人华庭工程设计有限公司（以下简称华庭公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服福建省厦门市中级人民法院（以下简称原审法院）于2021年8月9日作出的（2020）闽02民初1188号民事判决，向本院提起上诉。本院于2022年2月7日立案后，依法组成合议庭，并于2022年3月3日、4月21日、10月27日询问当事人。上诉人固耐特公司的委托诉讼代理人宋国华、刘庆辉，被上诉人高诚信公司的委托诉讼代理人王倩，被上诉人中联永亨公司的委托诉讼代理人马忠文、张集森，原审第三人华庭公司的委托诉讼代理人张纳新到庭参加询问。原审被告振兴金源公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

固耐特公司上诉请求：1.撤销原审判决，改判支持固耐特公司的全部诉讼请求；2.一、二审案件受理费由高诚信公司、中联永亨公司共同负担。事实和理由为：（一）原审判决认定事实和适用法律存在错误。1.作为民事法律行为，许可必须满足两个条件：一是要有专利权人许可他人实施专利的效果意思；二是要有专利权人许可他人实施专利的表示行为。本案中，固耐特公司既没有许可高诚信公司、中联永亨公司实施名称为“围栏柱及具有该围栏柱的围栏系统”、专利号为20111040××××.8发明专利（以下简称涉案专利）的效果意思，亦没有许可该两公司实施涉案专利的表示行为，原审法院认定固耐特公司的行为“视为许可”，缺乏事实和法律依据。2.固耐特公司系《围墙大门国家建筑标准设计图集》15J001（以下简称《围墙大门设计图集》）的参编单位，作为福建省翔安监狱监区工程项目（以下简称涉案工程）设计单位的华庭公司要求固耐特公司提供设计上的协助，于是固耐特公司向华庭公司提供了相关设计图。但是，固耐特公司并没有向任何人表示过，涉案工程可以免费使用涉案专利。3.固耐特公司向华庭公司提供设计图，是推荐涉案专利技术方案的行为，在没有获得商业利益的情况下，固耐特公司不可能免费许可涉案工程使用涉案专利。4.2020年4月，固耐特公司发现涉案工程使用了涉案专利时，立即向案外人福建省翔安监狱（以下简称翔安监狱）发送了告知提醒函，此时涉案工程尚未竣工，高诚信公司、中联永亨公司却没有采取任何措施，主观上明显存在过错。5.原审法院认定高诚信公司、中联永亨公司按合同要求施工，可以不承担侵权责任，于法无据。（二）原审法院认定固耐特公司滥用专利权，恶意维权，缺乏事实和法律依据。1.恶意维权是指当事人以获取非法或不正当利益为目的，故意采取没有事实和法律依据的维权行动，致使相对人遭受损失的行为。本案显然不属于这种情形。2.固耐特公司虽然提供了设计方案，但并不确定该方案是否被涉案工程采用，只有等到涉案工程防攀爬围栏（以下简称被诉侵权产品）安装完毕后才可能发现侵权行为。所以，固耐特公司未怠于行使权利。3.固耐特公司无法判断涉案工程是否一定会使用其提供的设计方案，因此固耐特公司在发现被诉侵权产品之前，不可能也没有必要向翔安监狱、高诚信公司、中联永亨公司披露任何情况，更不能提出任何主张。4.固耐特公司发现被诉侵权产品后，及时发送了告知提醒函，要求支付合理的专利使用费，固耐特公司的维权行为是及时的、正当的。（三）原审判决违背了知识产权司法保护政策，漠视专利权人的合法权益，应予以纠正。

高诚信公司辩称：固耐特公司的上诉请求不能成立，应予以驳回。事实和理由为：（一）原审判决认定事实清楚。1.高诚信公司作为涉案工程的代建单位，代理翔安监狱（委托方）进行工程的组织、管理与协调。2013年12月18日，翔安监狱与华庭公司签订了建筑工程设计合同（以下简称设计合同），该合同与高诚信公司无关。2.高诚信公司履行了代建单位的职责，涉案工程于2020年11月10日通过竣工验收，现该项目已经交付给翔安监狱。3.高诚信公司既不是被诉侵权产品的制造者，也不是被诉侵权产品的使用者，固耐特公司要求其承担侵权责任缺乏事实和法律依据。4.原审中，固耐特公司自认其在明知设计图将用于涉案工程的情况下，主动联系华庭公司并提供了相关图纸。而且，固耐特公司明确表示其许可华庭公司使用其提供的设计图。5.固耐特公司早在2015年就将设计图提供给了华庭公司，却称直至2020年才知道涉案工程使用了其提供的设计，明显与事实不符。6.高诚信公司收到固耐特公司向翔安监狱发送的告知提醒函后非常重视，履行了代建单位的义务。7.2020年11月10日，涉案工程通过竣工验收，竣工图与设计图一致。（二）原审判决适用法律正确。1.固耐特公司的严重违反诚实信用原则，属于滥用专利权的行为。2.固耐特公司向华庭公司提供设计图纸，应视为专利许可使用，且涉案专利权已权利用尽。（三）原审法院在本案审理过程中，程序合法。

中联永亨公司辩称：固耐特公司的上诉请求不能成立，应予以驳回。事实和理由为：（一）原审判决认定固耐特公司许可在涉案工程中使用涉案专利，具有事实和法律依据。1.原审中，固耐特公司确认其对于华庭公司在涉案专利技术方案的基础上设计图纸用于涉案工程是知情的，同意华庭公司使用涉案专利，并明确表示不针对华庭公司起诉。由此可以看出，固耐特公司许可涉案专利用于涉案工程。2.华庭公司出具的工程施工图是为工程项目服务的，相关单位必须以该施工图为基础施工。工程结束后，华庭公司必须参与竣工验收，核查施工成果是否符合施工图。因此，固耐特公司许可华庭公司在施工图中使用涉案专利，也就是许可后续的代建单位、施工单位将工程图实体化的过程中使用涉案专利。3.固耐特公司强调其是《围墙大门设计图集》的参编单位，华庭公司系基于该图集让固耐特公司提供设计图纸，故不构成专利许可使用。然而，《围墙大门设计图集》批准通过的时间为2015年12月，晚于固耐特公司向华庭公司提供设计图的时间，故固耐特公司的该主张不能成立。（二）固耐特公司怠于披露施工图中含有涉案专利，具有恶意维权的主观故意。1.施工图经过相关主管部门审核、批准后才能够实施，施工过程中无法随意更改，固耐特公司关于施工单位不一定按图施工或可以随意更改的主张，与事实不符。2.固耐特公司将涉案专利技术方案纳入到涉案工程施工图中，后怠于披露甚至隐瞒该事实，待涉案工程即将竣工且不可能变更设计之时再进行维权。此举让中联永亨公司面临两难的困境，其若严格按图纸施工可能涉嫌专利侵权，若不按图纸施工其将承担违约责任。固耐特的上述行为属于恶意维权。（三）固耐特公司的行为违背了《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）的立法目的和精神，不应得到鼓励和支持。

振兴金源公司未作答辩。

华庭公司述称：华庭公司就涉案工程的设计行为符合法律规定。事实和理由为：（一）2013年，华庭公司通过招投标承担了涉案工程的设计工作，设计合同内容包括了监区的防攀爬围栏。（二）华庭公司根据《监狱建筑设计规范》（JGJ446）的要求，参照《围墙大门设计图集》，在固耐特公司的配合下完成了涉案工程防攀爬围栏的设计工作。（三）固耐特公司未向华庭公司告知其提供的图纸涉及涉案专利的技术方案。

固耐特公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2020年8月10日立案受理，固耐特公司起诉请求：1.判令高诚信公司停止侵害涉案专利权的行为；2.判令高诚信公司、中联永亨公司、振兴金源公司连带赔偿固耐特公司经济损失（含维权合理费用）300万元；3.案件受理费由高诚信公司、中联永亨公司、振兴金源公司共同承担。原审中，固耐特公司放弃了对振兴金源公司的诉讼请求，变更其诉讼请求为：1.判令高诚信公司停止制造、使用侵害涉案专利权产品的行为，中联永亨公司停止制造、销售、使用侵害涉案专利权产品的行为；2.判令高诚信公司、中联永亨公司共同赔偿固耐特公司经济损失（含维权合理费用）300万元；3.案件受理费由高诚信公司、中联永亨公司共同承担。事实和理由为：（一）固耐特公司系涉案专利的权利人，该专利权至今有效。经调查发现，高诚信公司作为涉案工程代建单位，未经固耐特公司授权，为生产经营目的在涉案工程中使用的防攀爬围栏采用的技术方案，落入案专利权的保护范围。该防攀爬围栏由中联永亨公司安装，围栏的供应商为振兴金源公司。高诚信公司、中联永亨公司、振兴金源公司的行为侵害了固耐特公司的专利权，应当承担相应的侵权责任。原审中，固耐特公司请求对该三公司适用惩罚性赔偿。

高诚信公司原审辩称：固耐特公司的诉讼请求不能成立，应予以驳回。事实和理由为：（一）高诚信公司是涉案工程的代建单位，没有为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口被诉侵权产品，未实施侵害涉案专利权的行为。（二）高诚信公司不享有被诉侵权产品的所有权，涉案工程竣工交付后，被诉侵权产品也不受高诚信公司控制，其不应承担侵权法律责任。（三）固耐特公司专利权已经用尽，代建单位、施工单位不需要另行得到固耐特公司的许可。

中联永亨公司原审辩称：固耐特公司的诉讼请求不能成立，应予以驳回。事实和理由为：（一）涉案专利名称为“围栏柱及具有该围栏柱的围栏系统”，但围栏网并不具备新颖性和创造性，固耐特公司无权就被诉侵权产品中的围栏网向中联永亨公司主张权利。（二）固耐特公司许可华庭公司使用涉案专利，其专利权已用尽，不能再要求涉案工程的业主、代建、施工单位承担侵权责任。（三）中联永亨公司作为施工单位严格按照涉案工程的施工图纸进行施工，若施工其无义务也无法对施工图纸是否侵害涉案专利权进行审查，所以中联永亨公司不应承担法律责任。（四）固耐特公司、华庭公司怠于披露涉案专利情况，属于恶意串通“钓鱼执法”。

振兴金源公司原审辩称：其与高诚信公司、中联永亨公司没有合同关系，也没有实施专利侵权行为。

华庭公司原审述称意见与其二审中的述称内容一致。

原审法院认定事实：

固耐特公司成立于2005年8月22日，注册资本2020.82万元，经营范围包括生产金属围栏、栅栏、护栏、金属门窗、防火门、安防产品，销售安装自产产品等。该公司于2011年12月7日向国家知识产权局申请涉案专利，于2015年9月16日获得授权。涉案专利目前处于合法有效状态。2016年12月，涉案专利获“中国专利优秀奖”。涉案专利共有39项权利要求，固耐特公司在本案主张保护的权利要求为权利要求1和权利要求18。

权利要求1记载：“一种围栏柱，用于固定安装沿纵向和横向延伸的围护用的片体，所述的围栏柱包括沿纵向延伸的第一本体、固定连接在所述第一本体上的第二本体；所述第一本体上与所述第二本体相连接的一侧具有连接面，其特征在于：所述的连接面上沿纵向分布有多个第一定位件，所述的第二本体上沿纵向分布有多个分别与多个所述第一定位件相配合的第二定位件，所述的第一定位件一体形成在所述的连接面上，所述的第二定位件一体形成在所述的第二本体上，所述的第一定位件和第二定位件其中的一个定位件穿过所述的片体与另一个定位件定位连接，所述的围栏柱还包括用于将所述第一本体和第二本体紧固连接的紧固件，所述的片体被夹紧固定在所述的第二本体和所述第一本体之间。”

权利要求18记载：“一种围栏系统，具有多个围栏单元，各围栏单元均包括两根围栏柱、介于两根围栏柱之间且沿纵向和横向延伸的围护用的片体，所述的围栏柱包括沿纵向延伸的第一本体、固定连接在所述第一本体上的第二本体；所述第一本体上与所述第二本体相连接的一侧具有连接面，其特征在于：所述的连接面上沿纵向分布有多个第一定位件，所述的第二本体上沿纵向分布有多个分别与多个所述第一定位件相配合的第二定位件，所述的第一定位件和第二定位件其中的一个定位件穿过所述的片体与另一个定位件定位连接，所述的片体被夹紧固定在所述的第二本体和所述第一本体之间，所述的围栏柱还包括用于将所述第一本体和第二本体紧固连接的紧固件，所述的第一定位件一体形成在所述的连接面上，所述的第二定位件一体形成在所述的第二本体上。”

2013年12月18日，翔安监狱与华庭公司签订设计合同，委托华庭公司承担涉案工程的设计工作，设计内容包括规划用地红线范围内的监区、行政区、武警营区、地下室及各专业深化设计和相关配套工程。

2015年1月27日，翔安监狱与高诚信公司签订建设工程委托代建合同（以下简称代建合同），项目名称为福建省翔安监狱项目代建，项目建设地点为厦门市翔安区新圩镇，项目使用人为福建省翔安监狱。该合同约定：项目采用建设实施阶段代建方式，由代建单位负责从项目初步设计、概算批复后开始，经招标阶段管理、造价编审阶段管理、各项建设审批手续的办理、施工阶段管理、竣工验收及项目资料备案等，直至质量缺陷责任期结束的全过程的组织、管理与协调工作。并约定代建单位应当严格按照批准的初步设计及概算控制投资，在施工图设计中实行限额设计，项目预算不得超过经批准的设计概算。严禁在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更设计、增加投资。

2015年2月6日，固耐特公司的工作人员杨礼一发送电子邮件给华庭公司的工作人员张纳新，邮件标题为“福建省翔安监狱隔离网部分图纸”，内容为：“张院长：您好！附件里是相关的图纸，有一部分门的图纸还在做，先给你发做好的这些，请查收，谢谢！”附件有5个文件，包括单开门密纹网填充、双平开门密纹网填充、4米高防攀爬网、监区隔离围等的设计图。2月10日，杨礼一再次发送电子邮件给张纳新，邮件标题为“翔安监狱的门及通道图纸”，内容为“张院长：您好，还差一个6米通道，4米高的手动平开门的图纸估计得晚些时候发给你，请查收，谢谢！”附件有3个文件，包括电动平开门（通道6米高5米）、会见封闭通道和电动有轨平移门的设计图。同日，杨礼一发送一电子邮件给张纳新，标题为“手动平开门（六米通道高4米）.dwg”，附件为手动平开门（六米通道高4米）的设计图。2月11日，杨礼一发送标题为“4米高围栏加刺刀圈加照明灯”的电子邮件给张纳新，附件为791D-4米防攀爬网（双曲臂+刺丝+刺刀圈+照明灯）的设计图，杨礼一在主文中表示“有什么需要我们配合的，请及时沟通”。10月14日，张纳新发送电子邮件给杨礼一，要求杨礼一根据要求修改以前的设计图纸。10月20日，杨礼一回复张纳新前述电子邮件，邮件标题为“回复：151010-A-1-金属围栏-建施”，附件为“厦门翔安监狱项目防攀爬隔离网及其通道门图纸”。原审中，固耐特公司确认其对于华庭公司基于涉案专利所设计的图纸用于涉案工程知情，其同意华庭公司使用涉案专利，并明确表示不针对华庭公司起诉。

2016年2月16日，高诚信公司就其代建的涉案工程公开招投标。中联永亨公司为中标人。3月21日，高诚信公司与中联永亨公司签订建设工程施工合同（以下简称施工合同），工程名称为：福建省翔安监狱项目监区工程，工程内容包括1-22#楼、相应配套及室外工程（含围墙、边坡支护）等，具体工程承包范围详见该工程的设计图纸、工程量清单。包含被诉侵权防攀金属围栏等在内的涉案工程施工图由华庭公司设计，经代建单位高诚信公司转交给中联永亨公司。施工图明确了围栏柱等图样及技术要求，所载日期为2015年11月。
2018年7月，中联永亨公司向监理单位填报《成品、半成品供应单位资质报审单》，该报审单显示：中联永亨公司经审查认为振兴金源公司资质证明文件齐全，可在涉案工程中作为供货单位提供“防攀爬网”产品并向监理单位提出审批申请。监理单位经审核同意中联永亨公司的意见。该报审单所附材料包括：振兴金源公司营业执照、开户许可证、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、安全生产标准化证书。10月，中联永亨公司向监理单位填报《工程材料/设备/构配件报审表》，该报审表显示：中联永亨公司将2018年9月2日进场的、由振兴金源公司提供的用于涉案工程的防攀网的自检相关资料报送监理机构审查。监理机构经审查，同意使用上述材料。该报审表所附材料包括河北省丝网产品质量监督检测站（安平）检测报告、防攀爬网质量证明书等。前述检测报告记载的受检单位为振兴金源公司，防攀爬网质量证明书记载的供货单位为振兴金源公司、收货单位为案外人厦门市源益兴工贸有限责任公司（以下简称源益兴公司）。原审中，中联永亨公司述称前述报审单、报审表的所附材料来源于其委托购买防攀爬网的源益兴公司。振兴金源公司确认其曾向源益兴公司供应防攀爬网，并向该公司提供过开户许可证、营业执照、资格证书、检验报告等材料，但双方之间的交易仅涉及防攀爬网的网片，不涉及立柱，且其不清楚交易的网片用于涉案工程。

2020年4月30日，固耐特公司向翔安监狱发送告知提醒函。高诚信公司收到翔安监狱转发的告知提醒函后，于5月7日向中联永亨公司发送代建通知单，通知要求中联永亨公司暂停相关施工。5月10日，高诚信公司函复固耐特公司已函告中标单位暂停该分项施工，并要求中标单位妥善处理。

2020年11月10日，涉案工程通过竣工验收并取得福建省房屋建筑工程竣工验收报告，报告经该工程建设单位翔安监狱、高诚信公司、设计单位华庭公司、施工单位中联永亨公司及勘察单位、监理单位五方共同签字确认，竣工验收结论为：该工程完成了建设工程设计和合同约定的各项内容……，评定工程质量为合格等级，同意竣工验收。原审中，华庭公司确认中联永亨公司提交的被诉侵权产品竣工图与施工图相符。

固耐特公司提交了翔安监狱的现场照片，证明涉案工程使用的被诉侵权产品侵害了其享有的涉案专利权，各方当事人对照片真实性予以确认。照片显示，被诉侵权产品为防护围栏，该防护围栏具有多个围栏单元，各围栏单元均包括两根围栏柱，介于两根围栏柱之间为沿纵向及横向两个方向延伸的围护用的网片。围栏柱包括沿纵向延伸的第一本体和固定连接在第一本体上的第二本体。第一本体为中空有开口的柱体，第二本体通过紧固螺栓固定连接与第一本体上。第一本体上与第二本体相连接的一侧具有连接面，连接面上沿纵向分布有多个定位孔，第二本体沿纵向分布有多个与第一本体上定位孔相配合的凸起。前述凸起与第二本体为一体，凸起穿过围护用的网片进入前述定位孔，使得网片夹在第一本体与第二本体之间。

经比对，固耐特公司认为：被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1、18相同的技术特征。中联永亨公司、华庭公司对此无异议。高诚信公司主张被诉侵权产品与涉案专利存在如下区别点：针对权利要求1，照片中未体现被诉侵权产品具有紧固件，亦看不出紧固件和固定片的夹紧固定；针对权利要求18，无法看到片体被夹紧固定在第一本体与第二本体之间。振兴金源公司认为单凭照片无法比对，未明确提出具体的区别点。

另查明，2017年3月6日，厦门中联建设工程有限公司变更企业名称为厦门中联永亨建设集团有限公司。2017年3月13日，张家港固耐特围栏系统有限公司变更企业名称为江苏固耐特围栏系统股份有限公司。2018年1月22日，厦门高诚信建设监理有限公司变更企业名称为厦门高诚信工程技术有限公司。2020年6月4日，福建省华庭建筑设计有限公司变更企业名称为华庭工程设计有限公司。

原审法院认为：

本案争议焦点为：（一）被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围；（二）高诚信公司、中联永亨公司的行为是否构成专利侵权及应承担的法律责任。

关于争议焦点一。经比对，被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1、18相同的技术特征。对于有争议的技术特征，具体分析如下：振兴金源公司认为单凭照片无法比对，其未提出具体的区别点，视为放弃相应的诉讼权利。对于高诚信公司提出的异议点，经查，固耐特公司所提交的现场照片显示，被诉侵权产品的围栏柱设置有螺栓紧固件，该螺栓紧固件的一端部穿过第二本体后，与第一本体的基部紧固连接，纵横分布的网状片体被夹紧固定在第二本体和第一本体之间。高诚信公司提出的异议，与客观事实不符，不应予以采信。据此，被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围。

关于争议焦点二。构成专利侵权的前提在于未经权利人许可实施其专利。在案证据证实，被诉侵权产品安装使用于涉案工程，高诚信公司为该项目的代建单位，中联永亨公司为施工单位。被诉侵权产品系中联永亨公司根据华庭公司设计的施工图进行制造、安装，其中防攀爬网即网片由案外人源益兴公司向振兴金源公司采购后提供。中联永亨公司提交的施工图、竣工图及竣工验收报告，结合华庭公司的陈述等，能够证实被诉侵权产品系按图纸施工。固耐特公司作为涉案专利的专利权人，其明知华庭公司为涉案工程的设计单位，主动参与了施工图的设计并同意将涉案发明专利技术方案使用于前述施工图，视为其许可在涉案工程中使用涉案专利。本案中，并不存在未经权利人许可的情形，故固耐特公司关于高诚信公司、中联永亨公司实施了专利侵权行为的主张，缺乏事实和法律依据。值得一提的是，专利权人在行使专利权的过程中，应当遵循诚实信用原则，不得滥用其专利权。本案中，固耐特公司早在2015年2月即参与了被诉侵权围栏系统施工图的设计，明知该设计图将用于涉案工程，但固耐特公司及华庭公司从未向涉案工程的业主单位翔安监狱、代建单位高诚信公司以及施工单位中联永亨公司披露施工图纸涉及涉案专利技术，直至2020年4月30日，涉案工程即将竣工之际，固耐特公司方才向业主单位发送告知提醒函，提及存在发明专利事宜。固耐特公司怠于披露的行为导致业主单位、代建单位、施工单位陷入两难境地，其主观上具有滥用专利权的故意，此种恶意维权行为违背了诚实信用原则，损害了正常的市场交易秩序，造成了社会公共资源的浪费，不应得到鼓励和支持。

原审法院依照专利法第十一条第一款、第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条以及2017年修正的《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：驳回原告江苏固耐特围栏系统股份有限公司的诉讼请求。一审案件受理费30800元，由原告江苏固耐特围栏系统股份有限公司负担。

本院二审期间，华庭公司提交了两份新证据：证据1.住房和城乡建设部发布的《监狱建筑设计标准》JGJ446-2018，拟证明华庭公司系按规范要求进行的设计。证据2.《围墙大门设计图集》，拟证明固耐特公司为该图集的参编单位，图集中第100页的围栏构造与涉案专利相同。

固耐特公司对华庭公司提交的两份证据的真实性、合法性与关联性均予以认可。

高诚信公司对上述证据1的真实性、合法性予以认定，但认为该标准的发布时间为2018年，而华庭公司完成设计图的时间是2015年，故对该证据的关联性不予认可。对证据2的真实性、合法性予以认可，但认为原审中固耐特公司、华庭公司均承认防攀爬围栏设计图是固耐特公司主动提供的，并非华庭公司根据该图集进行的设计，故对该证据的关联性不予认可。

中联永亨公司对上述证据1的真实性、合法性、关联性均不予认可，其认为该标准的发布时间晚于涉案工程图纸的定稿时间。对证据2的真实性、合法性、关联性均不予认可，其认为该图集并非强制性规范，不具有参考性，而且该图集的发行时间也晚于涉案工程图纸的定稿时间。

对华庭公司提交的上述证据，本院认证意见如下：对证据1的真实性、合法性予以认可，但《监狱建筑设计标准》JGJ446-2018的发布时间为2018年9月12日，实施时间为2019年1月1日，均晚于华庭公司完成涉案施工图的时间，对该证据的关联性不予认可。对证据2的真实性、合法性予以认可，但《围墙大门设计图集》的发行时间晚于固耐特公司提供设计图纸的时间，对该证据的关联性不予认可。

固耐特公司对于原审判决认定“固耐特公司确认其对于华庭公司在涉案专利基础上设计图纸用于翔安监狱监区工程项目知情，同意华庭公司使用涉案专利，并明确表示不针对华庭公司起诉”表示异议，认为其在一审中并没有表达上述意见。经查，原审判决记载的前述内容有2021年3月9日的质证笔录和录音录像为证，对固耐特公司的上述主张，本院不予采信。

本院经审理查明，原审法院认定的基本事实有证据佐证，本院予以确认。

本院另查明：

涉案专利说明书第[0003]段记载：“本发明的目的是提供一种围栏柱，能够对围片体题实现多点定位并紧固。”第[0059]段记载：“本发明中通过多个定位件将围护片体以多点固定方式连接在柱体和盖板之间，定位点增多可以增加围护片体固定的牢固度和平整度。”说明书附图1为涉案专利的立体图，附图2为涉案专利围栏柱的横截面图。

涉案工程施工图载明：该图纸的出具单位为华庭公司，“审定”“项目负责人”“专业负责人”均为张纳新，并盖印有张纳新的签名章。施工图绘制有防攀爬围栏的正视图、平面图、中间柱截面图、中间柱网片连接示意图、转角柱网片链接示意图等。其中，中间柱网片连接示意图与涉案专利围栏柱的横截面图一致。该图纸的“技术要求”记载：“1.图中所标注尺寸为中心线尺寸，单位为mm计；2.围栏由立柱（含压板）、网片和固定螺栓等构建组成；3.围栏安装高度3010（不包括基础），立柱中心据2220……5.中间柱采用冷轧双面热镀锌钢板冷弯成型，材质为Q235，镀锌量≥140g每平方米，立柱截面尺寸60×80×2，高度3700，立柱开口面的两翼边设有安装排孔，孔间距25，与插槽式压板相咬合……8.靠跨1000之内不设置网片立柱，网片采用L50×5的角钢和5mm厚的扁钢制成的压板用扭断螺栓固定，角钢和压板长度3000，表面热镀锌处理，镀锌量≥140g/平方米。”华庭公司提交的其与固耐特公司电子邮件附件“4米高防攀爬网”所载内容，与上述施工图“技术要求”的内容基本一致。

翔安监狱与华庭公司签订的设计合同第五条记载：涉案工程设计项目的设计费总额为621.35万元。项目含建筑、市政及安防等所有相关设计，设计费已包含了所有设计内容的相关费用。

《围墙大门设计图集》系中国计划出版社出版，第一版印刷时间为2016年4月，其中有相关围墙围栏内容。固耐特公司系该图集的参编企业。该图集首页记载有《住房城乡建设部关于批准<老年人居住建筑>等17项国家建筑标准设计的通知》（建质函[2015]306号），通知表明该图集通过批准的时间为2015年12月14日。

二审中，高诚信公司和中联永亨公司对被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围均无异议。

华庭公司陈述了以下内容：1.《围墙大门设计图集》所涉技术方案和参数并不属于国家标准和行业标准。2.固耐特公司主动找到了华庭公司参与了相关设计工作，并无偿提供了设计图，但双方未签订书面合同。3.华庭公司直至2020年才知晓固耐特公司提供的设计图中包含有专利技术。4.华庭公司确认涉案工程竣工图纸和施工图纸的一致性。5.翔安监狱已根据设计合同的约定，向华庭公司支付了设计费。

关于停止侵权的诉讼请求，固耐特公司称在高诚信公司、中联永亨公司赔偿其经济损失的情况下，可以不再主张。关于赔偿数额，固耐特公司主张：应以其实际损失作为损害赔偿依据。被诉侵权产品有两种高度，分别为3.01米和4.50米，共计12672平方米。其中，3.01米高的防攀爬围栏为3262平方米，单价为410元每平方米；4.50米的防攀爬围栏长度为9409平方米，单价为499元每平方米，总金额超过600万元，其成本为108.49元每平方米。关于为制止侵权行为支付的合理开支，固耐特公司未提交证据证明，其请求在赔偿数额中一并予以考虑。

本院认为，本案为侵害发明专利权纠纷。本案中，因被诉侵权的使用行为持续至2020年修正的专利法施行日（2021年6月1日）之后，本案应适用2020年修正的专利法。本案二审争议焦点问题是：高诚信公司、中联永亨公司的行为是否侵害了固耐特公司享有的涉案专利权。

专利法第二十条第一款规定：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。”诚实信用原则是民事主体从事民事活动的基本准则，该原则要求人们在市场活动中应该秉持诚实、讲究信用、善意不欺，在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。专利权人在行使专利权的过程中也要遵循诚实信用原则，应以善意、合理的方式行使权利。当权利人参与某一项目并主动提供专利技术时，应基于正常的市场交易秩序和利益相关方的合理信赖，向项目中实施或使用该技术的相关方披露所涉专利权的情况。若权利人采取故意隐瞒的方式未披露上述事实，可以推定其默示许可项目实施主体在该项目范围内实施和使用专利技术。

根据专利法第十一条的规定，未经专利权人的许可是认定构成侵害专利权行为的必要条件。如果获得了专利权人的明示许可，行为人实施专利的行为自然不属于专利法第十一条所规定的侵害专利权的行为；如果行为人实施专利虽未获得专利权人明示许可，但结合具体案情，根据专利权人的行为可以推断其具有默示许可的意思表示，则可以认定行为人实施专利的行为不构成侵害专利权。
本案中，根据在案证据可以认定固耐特公司默示许可在涉案工程中使用涉案专利，具体分析如下：

（一）固耐特公司对于其向华庭公司提供的设计方案将用于涉案工程系属明知
翔安监狱早在2013年就已经和华庭公司签订了设计合同，委托华庭公司承担涉案工程的设计工作，内容包括监区防攀爬围栏的方案设计。2015年初，固耐特公司与华庭公司接洽，发送给华庭公司的电子邮件标题为“福建省翔安监狱隔离网部分图纸”“翔安监狱的门及通道图纸”。发送上述电子邮件的时间在华庭公司确定为中标设计单位之后，邮件标题以及相关内容也均明确指向了涉案工程，故固耐特公司对于其提供的设计方案将用于涉案工程完全知晓。

（二）作为权利人的固耐特公司深度参与了涉案工程的设计工作

首先，就设计内容而言，固耐特公司发送的电子邮件设计图包括“4米高防攀爬网”“监区隔离围”“厦门翔安监狱项目防攀爬隔离网及其通道门图纸”等。其中，防攀爬围栏在内的设计图纸明确标注有长宽尺寸、材质规格、样式参数等技术要求。后，华庭公司将固耐特公司提供的设计方案纳入到设计图纸中，作为涉案工程的施工标准。其次，就参与时间而言，自2015年2月，固耐特公司开始向华庭公司发送涉案工程设计方案，直至2015年10月双方持续就相关方案进行沟通，固耐特公司参与项目的时间周期较长。再次，就双方关系而言，华庭公司陈述就固耐特公司参与项目设计事宜双方并没有签订书面合同，其也没有就设计方案向固耐特公司支付过费用。电子邮件所载内容表明，固耐特公司提供设计方案后，根据华庭公司的要求还对相关方案进行了修改，表示“有什么需要我们配合的，请及时沟通”。案件审理中，固耐特公司确认其许可华庭公司在涉案工程中使用涉案专利，明确其不向华庭公司主张权利。最后，就参与项目的动机而言，华庭公司陈述，因固耐特公司系《围墙大门设计图集》的参编单位，所以由其配合完成设计工作。然而，经审理查明，该图集通过批准的时间为2015年12月，第一版印刷时间为2016年4月，均晚于固耐特公司提供图纸的时间，华庭公司的上述主张与事实不符，本院不予采信。

综上，在案证据可以认定，固耐特公司深度参与了涉案工程的设计工作，主动提供了含有涉案专利技术的设计方案，该设计方案具有确定的指向性，结合上文分析的固耐特公司的主观状态，其向华庭公司提供设计图纸的行为并不宜被认定为一般意义上的商业推广行为。

（三）高诚信公司、中联永亨公司严格履行相关合同必然实施涉案专利

首先，经查明，涉案工程的施工图系由华庭公司设计，再由高诚信公司转交给中联永亨公司。该施工图中关于防攀爬围栏的设计方案与固耐特公司发送给华庭公司电子邮件的相关内容相符，而原审中华庭公司又确认施工图与竣工图中关于防攀爬围栏的相关内容相符。由此可以确认，中联永亨公司作为施工依据的设计方案来源固耐特公司。其次，根据施工图纸记载的防攀爬围栏的正视图、中间柱截面图、中间柱网片连接示意图，以及“围栏由立柱（含压板）、网片和固定螺栓等构建组成”“中间柱采用冷轧双面热镀锌钢板冷弯成型……立柱开口面的两翼边设有安装排孔，孔间距25，与插槽式压板相咬合”“网片采用L50×5的角钢和5mm厚的扁钢制成的压板用扭断螺栓固定”等技术要求，可以确认施工图中关于防攀爬围栏的设计方案采用了涉案专利技术。再次，翔安监狱与高诚信公司签订的代建合同约定，“严禁在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更设计、增加投资。”高诚信公司与中联永亨公司签订的施工合同约定，“具体工程承包范围详见该工程的设计图纸、工程量清单。”该两份合同对于作为代建单位的高诚信公司以及作为施工单位的中联永亨公司具有约束力。最后，从涉案工程竣工验收报告来看，设计单位华庭公司作为涉案工程竣工验收单位之一确认了“该工程完成了建设工程设计和合同约定的各项内容”，可见，在涉案工程的建设过程中，高诚信公司、中联永亨公司严格按上述约定履行了合同义务，被诉侵权产品系按图纸施工。

综上，在施工图中关于防攀爬围栏的设计方案源于固耐特公司提供的专利技术的情况下，高诚信公司、中联永亨公司严格履行相关合同必然会导致实施涉案专利的结果。

（四）固耐特公司故意隐瞒了设计图中具有专利技术的事实且怠于主张权利

首先，涉案专利申请日为2011年12月7日，授权日为2015年9月16日，在案证据表明固耐特公司参与涉案工程设计的期间为2015年2月至10月，而根据华庭公司陈述，其直至2020年才知晓固耐特公司提供的设计图中包含有专利技术，在案亦无其他证据表明固耐特公司在参与设计的过程中曾就涉案专利申请和获得授权的事宜告知华庭公司。其次，如上所述，固耐特公司早已知晓涉案工程的发包人和实际使用单位为翔安监狱，而且该工程是通过公开招投标开展的施工活动，但固耐特公司并未将相关专利情况告知翔安监狱，也未告知高诚信公司和中联永亨公司。固耐特公司故意隐瞒上述关键事实的行为，使翔安监狱丧失了在实际施工前要求华庭公司更改设计方案，或与华庭公司就设计费重新进行协商议价的机会，从而导致被纳入设计图的专利技术方案成为了涉案工程的不可替代之方案。迟至工程竣工前半年左右，固耐特公司才发出告知提醒函，意图收取专利许可费，此种做法不符合诚实信用原则，极易导致发生纠纷。最后，关于怠于行使权利，固耐特公司上诉称其并不确定相关方案是否被涉案工程采用，只有等到被诉侵权产品安装完毕后才能发现侵权行为。对此，根据固耐特公司与华庭公司之间往来的事实，固耐特公司完全有能力和渠道知晓其提供的方案是否被华庭公司采用，以便在项目施工前告知相关方涉案专利的相关事宜。故对于固耐特公司的上述主张，本院不予采信。

综上所述，在权利人固耐特公司明知其提供的设计方案用于涉案工程，且深度参与了设计工作，涉案工程亦严格按照图纸施工的情况下，应认定固耐特公司默示许可相关主体在涉案工程中实施涉案专利。固耐特公司主张代建单位高诚信公司及施工单位中联永亨公司专利侵权，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。关于专利许可费，首先，虽然根据固耐特公司的许可范围，在涉案工程中实施涉案专利的相关主体均可被视为获得了专利权人的许可而不构成侵权，但直接与固耐特公司进行沟通的是华庭公司。其次，涉案专利技术的价值已体现在华庭公司的设计图上，设计合同已经“包含了所有设计内容的相关费用”，翔安监狱也已支付了设计费。最后，根据上述分析可知，固耐特公司知晓或至少应知华庭公司与涉案工程的发包方达成的具有对价的协议包含了涉案专利技术。因此，固耐特公司也不应向高诚信公司和中联永亨公司主张许可费。

据此，固耐特公司的上诉请求不能成立，应予驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费30800元，由江苏固耐特围栏系统股份有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长 崔宁

审判员 佘朝阳

审判员 柯胥宁

二〇二二年十二月十五日

法官助理 李瑞梅

书记员 谭秀娇

（原标题：案例｜专利默示许可的认定）

来源：IPRdaily综合赢在IP、中国裁判文书网

编辑：IPRdaily赵甄          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：案例｜专利默示许可的认定（点击标题查看原文）

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