在“相同产品“中，如何理解先用权抗辩？

【小D导读】

编者按： 根据《专利法》第六十九条，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。此处，对于“相同产品”、“相同方法”的理解应为“与专利技术（或者专利产品）相同的产品”、“与专利方法相同的方法”。在专利侵权诉讼中，主张先用权抗辩，仅需证明在专利申请日之前，已经使用了涉案专利的技术方案，制造了包含涉案专利全部技术特征的相同产品，或已经作好了必要准备，而与产品的型号或名称没有关系。如在涉案专利申请日后制造的系列产品与其在涉案专利申请日前制造的产品相比，其技术特征没有实质区别，只是产品型号或者产品名称不同，也属于《专利法》第六十三条第一款所规定的“相同产品”，先用权抗辩成立。

【基本案情】

上诉人（原审原告）矽比科嘉窑新会矿业有限公司（以下简称“矽比科嘉窑公司”）

上诉人（原审被告）惠州隆光陶瓷原料有限公司（以下简称“隆光公司”）

案号：（2006）穗中法民三初字第178号；（2007）粤高法民三终字第304号

2004年4月28日，矽比科嘉窑公司向国家知识产权局申请名称为“一种作为超白抛光瓷砖原料的球土及其生产方法”的发明专利，该专利的公开日为2005年1月26日。2006年1月25日，矽比科嘉窑公司获得该专利的授权，专利号为ZL200410027086.3。该专利现处于有效状态。矽比科嘉窑公司的专利独立权利要求包括两项内容。权利要求1为：一种作为超白抛光瓷砖原料的球土，该球土包含有如下原料：高岭土、二次粘土、水、稀释剂及絮凝剂；以球土的总重量计，其中：高岭土含量为14-63％；二次粘土含量为7-56％；稀释剂的含量为0.01-2％，絮凝剂的含量为0.01-1％，水为22-32％。权利要求4为：权利要求1所述的一种作为超白抛光瓷砖原料的球土生产方法，其包括如下步骤：（1）将高岭土原料按比例加入稀释剂和水在1＃化浆池化成浆料，浆料输送到1＃除沙池除去石英沙，再输送到1＃振动筛除去杂质，然后输送到1＃中池，加入絮凝剂，使其絮凝沉降，沉降后的浆料输送到1＃成品池而得到纯高岭土浆；（2）将二次粘土原料按比例加入稀释剂和水在2＃化浆池化成浆料，浆料输送到2＃除沙池除去石英沙，再输送到2＃振动筛除去杂质，然后输送到2＃中池，加入絮凝剂，使其絮凝沉降，沉降后的浆料输送到2＃成品池而得到纯二次粘土浆；（3）按比例将纯高岭土浆和纯二次粘土浆输送至3＃成品池，均匀混合，混合后的物料经压滤脱去部分水后得到球土产品。矽比科嘉窑公司以隆光公司未经其许可擅自使用其发明专利配方及专利方法制造被控侵权产品并进行销售（型号包括SD-188、SD-2、SD-3、SR-3）为由，诉诸广州市中级人民法院。

【审判结果】

一审法院认为：

隆光公司确认其生产了SD-188、SD-2、SD-3、SR-3四款被控侵权产品，其中SD-2、SD-3、SR-3三款产品的配比与矽比科嘉窑公司专利权利要求1的内容相同，但不认可SD-188的配比与矽比科嘉窑公司专利的权利要求1相同。隆光公司还确认SD-188、SD-2、SD-3、SR-3四款产品的生产方法与涉案专利的权利要求4相同。因此，原审法院确认SD-2、SD-3、SR-3三款产品的原料以及配比与涉案专利权利要求1的技术方案相同，SD-188、SD-2、SD-3、SR-3四款产品的生产方法与涉案专利权利要求4的技术方案相同。

关于被控侵权产品的先用权抗辩： （1）关于权利要求。 隆光公司向原审法院提交了Ronet公司颁发的ISO9001：2000标准的质量管理体系认证证书原件以及Ronet公司的相关资料，以及销售方面的资料，虽然Ronet公司的相关资料没有经过公证认证，但这些证据之间存在内在的关联性且互不矛盾，在矽比科嘉窑公司没有提交相反证据的情况下，原审法院对隆光公司提交的证据予以确认。原审法院认定隆光公司向Ronet公司申请ISO9001：2000标准的质量管理体系认证证书，并于2004年4月5日获得认证。隆光公司在其申请文件的《配方作业指导书》当中记载了SD-188、SD-2、SD-3三种产品的1.0版本和其他版本的配方，该文件的形成时间早于矽比科嘉窑公司的专利申请日，且有多个版本的配方，因此，隆光公司以该文件作为涉案专利权利要求1的先用权的抗辩是成立的。因此，原审法院认定隆光公司对SD-188、SD-2、SD-3三款产品的成分以及配方享有先用权。对于隆光公司生产的SR-3产品，虽然原审法院证据保全时的配方黑白浆的比例与隆光公司申请9001：2000标准的质量管理体系认证文件的《配方作业指导书》1.0版本中SD-2相同，但絮凝剂与稀释剂的比例不同，隆光公司也没有其他证据证明其于矽比科嘉窑公司专利申请日之前已经生产了型号为SR-3的产品或者为生产该产品作好了准备，因此，隆光公司对于SR-3产品成分以及配方的先用权不成立。 （2）关于权利要求。 矽比科嘉窑公司专利的权利要求4是一个独立权利要求，具备专利的新颖性、创造性和实用性特征。本案当中虽然认定了隆光公司对于SD-188、SD-2、SD-3三款产品的成分以及配方的先用权成立，但由于隆光公司没有举证说明生产权利要求1的产品只有一种方法，一定要用矽比科嘉窑公司专利的生产步骤和方式，因此不能当然认定隆光公司对于SD-188、SD-2、SD-3三款产品的生产方法享有先用权。在隆光公司确认其生产方法与矽比科嘉窑公司权利要求4相同的情况下，隆光公司以先用权抗辩应承担相应的举证责任。本案当中隆光公司提供了购买生产设备、原材料的票据、合同，销售产品的发票，但隆光公司购买的设备和材料都是通用产品，不能认定隆光公司在矽比科嘉窑公司的专利申请日之前所使用的生产方法和矽比科嘉窑公司的权利要求4相同。因此，隆光公司对于被控侵权产品所使用的方法主张先用权抗辩不能成立。

对此，二审法院认为：

1、虽然ISO质量管理体系认证资料没有公证认证，但与隆光公司提交的其他证据能够相互印证，矽比嘉窑公司也没有提交反证，因此对其真实性予以确认。在认证材料中记载了隆光公司的SD-2、SD-3、SR-3三款产品的1.0版本和其他版本的配方，该文件形成时间在矽比科嘉窑公司的专利申请日2004年4月28日之前，再加上隆光公司购买机器、原材料、进行销售的事实，应当认定隆光公司在专利申请日前已经开始制造相同产品，并且已经作好扩大规模制造的必要准备，隆光公司对本案专利产品享有先用权。

2、根据《专利法》第六十三条第一款第（二）项规定，先用权是指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的行为，不视为侵犯专利权。这里相同产品指先用权人在专利申请日后制造的产品的技术特征与专利申请日之前制造的产品技术特征相同或实质近似，而非与专利申请日之前已经制造的产品的型号相同。因此当被控侵权产品为多种型号的产品时，即使某一型号被控侵权产品未在专利申请日前制造、销售，但只要该被控侵权产品与在专利申请日前制造、销售的其他被控侵权产品的技术特征没有实质差别，也属于《专利法》第六十三条第一款所规定的“相同产品”，尽管隆光公司未提供证据证明其在专利申请前制造销售了SR-3型号产品，但该型号与其他三款型号产品的成分完全相同，仅仅加入的絮凝剂与稀释剂的比例不同，且该比例的差异均在矽比科嘉窑公司专利权利要求1范围之内，与其他型号产品的技术特征无实质差别，因此认定隆光公司生产、销售SR-3型号产品的行为属于行使先用权的行为。

3、本案中，矽比科嘉窑公司起诉主张隆光公司四款产品的制造方法与矽比科嘉窑公司专利相同，隆光公司在原审期间对此也予以自认，并主张其无论是专利申请日前或后，均是使用该种方法制造上述四款产品。矽比科嘉窑公司若主张隆光公司在专利申请日前或后使用的方法不同，应承担此举证责任。在没有相反证据的情况下，可以认定隆光在申请日前已经开始使用相同方法制造SD-188、SD-2、SD-3三款产品并已经做好扩大规模生产、销售使用相同方法制造的产品的准备。同时，隆光公司在二审提交的“流程图”与原审法院在隆光公司证据保全并记载在原审判决书中的内容相互印证，且其生效日期为2004年1月10日，早于本案专利申请日，因此隆光公司对本案专利方法有先用权。并且，使用相同方法制造SR-3款产品的行为亦不属于侵犯专利权的行为。原审法院举证责任分配明显错误。

据此，二审法院判决：1、撤销广东省广州市中级人民法院（2006）穗中法民三初字第178号民事判决；2、驳回矽比科嘉窑公司的全部诉讼请求。

来源：罗云律师网整理：iprdaily 赵珍网站：iprdaily.cn

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