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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
原标题：向 ETSI “延迟”披露知识产权并不会导致在美国或英国无法行使专利权
美国和英国最近的两项法院判决分别考虑了(i)根据欧洲电信标准协会 (ETSI) 知识产权 (IPR) 政策第 4.1 条的披露义务，以及 (ii) 该条义务对受政策约束的专利的可行使性（enforceability）的影响。这些决定证实，Optis 及其在先权利人均未违反其根据第 4.1 条向 ETSI 披露知识产权的义务，其披露时间也不构成严重的不当行为，而这种严重的不当行为会导致基于美国法律的默示弃权或英国判例法下的禁反言，从而阻止或限制专利的可行使性。
美国和英国最近的两项法院判决分别考虑了(i)根据欧洲电信标准协会 (ETSI) 知识产权 (IPR) 政策第 4.1 条的披露义务，以及 (ii) 该条义务对受政策约束的专利的可行使性（enforceability）的影响。
回顾ETSI 知识产权政策第 4.1 条规定：
“根据以下第 4.2 条，每个成员应尽其合理努力，特别是在其参与的标准或技术规范的制定过程中，及时通知 ETSI 必要知识产权。特别是，提交技术提案的成员对于标准或技术规范，应在善意的基础上提请 ETSI 关注该成员的知识产权，如果该提案被采纳，这些知识产权可能是必要的”。
这两项决定都是在 Optis 和 Apple 之间正在进行的专利和公平、合理和无歧视性 (FRAND) 相关诉讼中作出的。简而言之，这些决定证实，Optis 及其在先权利人均未违反其根据第 4.1 条向 ETSI 披露知识产权的义务，其披露时间也不构成严重的不当行为，而这种严重的不当行为会导致基于美国法律的默示弃权或英国判例法下的禁反言，从而阻止或限制专利的可行使性。
在详细查看这些最近的判决之前，出于上下文的目的，有必要先研究加利福尼亚北区法院的早期判决，这些判决得出了不同的结论。
Core Wireless/Conversant Wireless 诉 Apple
在美国联邦巡回上诉法院 2017 年关于 Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. Apple Inc. 的判决中，联邦巡回法院撤销了地区法院关于不存在不可行使性的判决，并重审了“诺基亚或 Core Wireless 是否因诺基亚未能披露而不公平地受益，或者诺基亚的行为是否严重到足以证明默示弃权的认定是正当的，而不考虑诺基亚或 Core Wireless 可能因该不当行为而获得的任何利益。”在候审期间，地方法院认为，诺基亚的行为没有上升到足以在没有实现不公平利益的情况下就认定构成默示弃权的严重不当行为的程度。然而，关于实现的利益，地区法院裁定诺基亚和 Conversant 获得了不公平的竞争优势，因为“诺基亚未能披露其IPR [知识产权] 剥夺了 ETSI 成员就GPRS标准的技术解决方案做出充分知情情形下决定的机会。因此，基于默示弃权，该专利被认定为不可行使。这一结论是地方法院根据苹果专家迈克尔沃克博士的无争议证据得出的，他作证称“ETSI 成员被激励选择无需许可费用的技术解决方案”。
Conversant 再次提出上诉，并在其更正的上诉摘要中辩称，ETSI 知识产权政策的唯一目标是确保 FRAND 条款和条件下的许可不会“不可及”，鉴于诺基亚先前的一揽子 FRAND 承诺，情况并非如此。此外，Conversant 指出 ETSI 对其自身知识产权政策的审查得出的结论是，“技术机构的主要任务是寻找最佳技术解决方案，存在标准必要知识产权并不构成障碍”。就沃克先生的证词，即如果“......两种解决方案在技术上都是最好的，那么你更有可能选择最终对你的公司没有构成成本负担的一种......”，Conversant 回应指出，对当时可及的诺基亚技术的任何免许可费的替代品，Apple没有提出任何证据。关于诺基亚仅仅因为IPR的披露可能对标准化过程很重要而获得不公平利益的观点，Conversant 指出，对联邦巡回法院裁决的这种解释不仅会使候审没有实际意义，而且据估计，会使向 ETSI 披露的所有IPR中的 88% 无法行使权利。诺基亚和爱立信/松下/黑莓/飞利浦分别提交的 Amicus 简报中也提出了类似的论点，两份简报都进一步指出，苹果自己的绝大多数专利 (88-90%) 也是在相关标准被采用后才披露的。
Optis 诉 Apple（美国）
最近，Optis Wireless Technology, LLC 等诉 Apple Inc.（德克萨斯州东区法院）也考虑了此类问题。然而，在这种情况下，未发现争议专利的前权利人因未在“第 3 阶段冻结日期（Stage 3 Freeze Date）”之前披露其知识产权而违反了向 ETSI 披露的任何义务——参见关于法官审判以及支持事实的调查结果和法律结论的意见和命令（“意见和命令”）。Rodney Gilstrap 法官得出了这一结论，除其他外，他发现“ETSI 知识产权政策在其披露要求的时间安排方面并不清晰和明确……”并且依赖于 Optis 的法国法律专家的证据，“即行业惯例和交易过程是解释法语合同的相关参考”（法国法律管辖 ETSI 知识产权政策）。针对该行业和交易过程中的这种习惯，“意见和命令”中表明：
[CL24] ETSI 参与者不理解该组织的知识产权政策要求在冻结日期之前进行披露。绝大多数 ETSI 参与者在第 3 阶段和 TTCN 冻结日期之后都会披露他们的知识产权。（Dkt. No. 521 at 122:10–123:7, 124:1–125:9）例如，94% 的第 8 版 ETSI 声明是在 2009 年 3 月 12 日 TTCN 冻结日期之后发布的；第 8 版的所有 ETSI 声明中有 96.8%是在“第 3 阶段冻结日期”之后发布的（Dkt. 521 at 124:1-20.） ETSI 了解这种披露做法，没有证据表明其已采取任何行动鼓励或强制提前披露。（Id. at 123:17-25, 126:13-20。）
[CL25] 法院没有发现任何明确和令人信服的证据表明 Optis 违反了向 ETSI 披露其基本知识产权的义务；相反，证据表明 Optis 及其相关专利的在先利益相关方以符合 SSO 程序的方式及时向 ETSI 披露了其 IPR。
而且，与 Conversant 案中的地区法院一样，Rodney Gilstrap 法官也发现专利权人“并未构成如此严重的不当行为导致专利权的不可行使。”
Optis 诉 Apple（英国）
在英国，苹果公司也提出了类似的论点，但依据的是禁止反言原理。苹果有两个论点。首先是“ETSI 和/或 RAN WG2 的成员得到了保证，即爱立信 [Optis 的在先专利权人] 对于爱立信的 TDoc 没有知识产权，因此他们失去了寻求替代的、非专利的解决方案的机会”。其次，苹果公司辩称，“即使保证不可能对寻求或找到非专利解决方案产生任何影响，ETSI 的规则和程序也没有得到遵守，并且这足以构成禁反言或限制 Optis 行使其专利权。
与美国的决定不同，英国的决定对事实背景进行了大量详细说明，包括 ETSI（和 3GPP）的历史和安排及其知识产权政策、工作组的运作方式以及 ETSI 申报流程的运作。在解释第 4.1 条时，英国法院还非常仔细地研究了法国法律，该法律要求考虑 ETSI 与第 4.1 条相关的一般政策目标和大量的其他材料，包括在本案中重要的是，声明人的行为和全面的证据表明绝大多数声明，包括 Apple 自己的声明，都是在第 3 阶段冻结日期之后作出的。
提交给法院的证据表明，工作组参与者没有考虑技术提案是否或可能是知识产权的主题。此外，如果 RAN WG2 参与者考虑过爱立信是否有可能对 TDoc 拥有知识产权，无论爱立信是否提交了早期声明，他们都会得出结论认为这是有可能的。这是因为：(i) RAN WG2 小组是“非常注重专利”的，(ii) 爱立信是著名的创新者，(iii) 相关的 TDoc 是对 LTE 中出现的新问题的解决方案。
法院认为“对第 4.1 条的如下评估更加自然，即它规定了根据特定的情况以及当时 ETSI 程序的背景进行评估的灵活义务。” ETSI 承认，只要 FRAND 制度有效，“延迟”声明就不是问题，这与苹果声称的那种强硬要求以及为许可谈判目的而作出声明的目标相抵触，这显然是重要的并且也不需要硬性规定”。
英国法院驳回了苹果公司“关于第 4.1 条含义的争辩，因此它认为爱立信违反了规定，这取决于 [第 4.1 条] 的每句话都有一个明确的时限”。因此，苹果的两个论点都失败了，法院认定不存在禁反言问题。引人注目的是，英国法院还认为，即使发现禁反言问题，Apple 寻求的救济，即 Optis 无法行使其专利权或者寻求禁令，“显然不对等”，并且会被驳回。
最后的评论
退一步说，标准参与者认为那些提出标准化解决方案的人可能没有与之相关的知识产权，并且可能存在技术上可替代的免许可费技术作为替代方案，这种想法是幼稚的，并且忽略了专利在实现开发技术方面的投资回报中所起的作用，以及 ETSI 和工作组如何运作的现实。
正如 ETSI 知识产权指南中所述，“在遵守 [ETSI IPR] 政策的情况下，技术机构不应参与有关知识产权事务的法律讨论”。因此，英国法院根据现有证据认定，即使在工作组会议之前披露了知识产权，参与者也不能以知识产权的存在为理由拒绝技术提案，或与其他参与者讨论该技术提案。他们所能做的就是争论技术优点，因为这是接受或拒绝技术提案的唯一基础。因此，根据诺基亚在第二次 Conversant 上诉中提交的 Amicus 简报，“背景假设始终是技术贡献可能包含在未决专利或专利申请中”。此外，诺基亚补充说明，由于行业普遍采用标准采纳后披露的做法，即使有人愿意，也无法确定其他技术贡献的知识产权状态。根据 Conversant 最新的上诉简报，沃克博士在这方面的证词是一致的，Conversant 特别指出“沃克博士不记得有任何成员在讨论此类提议的会议上披露知识产权的例子。”同样，在英国法院提交的压倒性证据表明，“事实上，在实践中没有[工作组] 参与者会核查在即将召开的会议上讨论的 TDoc 提案是否被或可能被包括在知识产权中”。这并不是一个会被考虑的问题。
ETSI 的任务是选择最佳的技术解决方案，其对 IPR 的主要考虑是确保 FRAND 许可可及。只要 IPR 持有人作出该等声明，并同意准备在必要的范围内按照 FRAND 条款进行许可，就应该满足了 ETSI 的要求。
小提示
本系列英文原文首次已在IPWatchdog上发表，点击“阅读原文”查看本篇文章英文原文。
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（三）“劫持”幽灵的回归：针对自愿受 F/RAND 承诺约束的SEP的2021年政策声明草案的分析（第三部分）
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：向 ETSI “延迟”披露知识产权并不会导致在美国或英国无法行使专利权（点击标题查看原文）
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