基于专利优先权的申请类型转换

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：常殿国 北京常乘高知识产权代理事务所

原标题：基于专利优先权的申请类型转换

随着国家知识产权战略的实施，进一步加强了国内申请人的发明创新意识，发明、实用新型的申请量一路高歌猛进，也早已为世人所瞩目。

对于发明、实用新型的申请类型选择，是在专利规划之初申请人就面临的问题。

产品类的申请类型

一项新开发的技术方案，除了涉及新方法的要以发明的方式提交申请以外，对于涉及形状、构造的产品类，可以发明和/或实用新型的方式提交申请。

对于产品类，申请人的通常理解就是，有三种选择：要么提交发明，要么提交实用新型，要么提交一案两报(即, 同一申请人在同一申请日对同一发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利)。

不言而喻，申请人更希望一件发明创造能够轻松拿下“发明”专利，无论其保护期限、还是商誉等方面，都优于“实用新型”专利。

然而在专利布局中，对技术方案的创造性判断（简称“发明高度”）往往会成为申请类型选择的分水岭。

常规的类型选择考量

在申请人基于对发明高度的自信、保护期限等考虑选定“发明”类型时，相比选择“实用新型”类型而言，实际上要冒更大的被驳回、不予授权导致技术方案白白公开而贡献社会的风险。

退而求其次，当申请人选定“一案两报”类型时，则要面对不同的专利审查周期，往往先在5-12月内获得“实用新型”专利权之后，要等待2-4年左右的“发明”专利审查期。即便通过放弃“实用新型”专利最终获得了“发明”专利，该“发明”专利也是姗姗来迟，不尽人意，往往会有申请人事后指出早知如此，不如直接申请发明好了，实用新型申请既耽误了时间又浪费了预算。

再者，如果干脆直接选定“实用新型”类型，虽然相比“发明”申请能够更快地获得专利权，往往又会因发明高度实际上、或许也并不那么低的主观感觉，对最终放弃了挑战发明的机会心有不甘。

尤其是对于发明高度或许似高实低、似低实高的技术方案，申请人在提交申请之前，即便是在非充分检索的基础上，仍然难以预测其授权前景而举棋不定时，再考虑到实用新型专利权的期限比发明专利少十年的保护期，对经济价值较高的专利技术而言，也仍然是令申请人十分头疼的类型选择问题。

新形势下的新选择

随着国家知识产权局的新部署，发明专利审查周期已从以往的平均23个月左右逐渐向16个月左右缩减。在实务中，也已有审查周期更短的案例。这为申请人带来了新的申请类型的选择机会。下面通过一个案例来进行说明。

案例

以PDF方式提交的普通发明申请（申请日2020年11月24日），约经9个月即收到《第一次审查意见通知书》（简称“一通”，发文日2021年8月9日），在二日内完成答复（提交日2021年8月11日）后，约一个半月即收到《第二次审查意见通知书》（简称“二通”，发文日2021年9月27日），此时距离申请日起用时刚过十个月，还差约两个月到一年（即，到达优先权期限）。

其中，经过 “一通”、“二通”的沟通，审查员仍坚持认为该发明相比现有技术不具有创造性。

基于对该发明、现有技术、审查员的主观及客观意见的综合认识，代理人认为该发明仍有争辩的余地，但同时也存审查员将不再接受争辩意见而发出《驳回决定》的较大可能。

一个是继续争辩，冒被驳回的风险；另一个则是在争辩的同时，作好在2021年11月23日前（距离申请日2020年11月24日一年内）要求以该发明为本国优先权，提出一件实用新型专利申请的准备。

该优先权所利用的是《专利法》第二十九条的规定“……申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，……又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”以及《专利法实施细则》第三十二条的规定“申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；……申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回”。

尽管审查员最终对该专利予以授权，但该案对于后来的产品类申请的类型选择仍有一定的借鉴意义。

借鉴意义

笔者认为，为了赢得更大的市场份额、增强企业和产品的市场竞争力，即便对于“发明高度”的判断可高可低的略显尴尬情况，也可以在充分考虑其它因素的基础上，首先提出发明申请。

在此的发明申请，鉴于作为其前提的“发明高度”的考虑，一般不会沿“高质量申请”路线提出“预审”、“优先审查”请求，而仍是沿常规的普通申请路线推进。

当然，为了能够尽可能地加快审查进程，申请人也可以“提出提前公布请求”、“同时提出实质审查请求”、“与申请费一起缴纳实质审查费” “不要求延期实审”等。

另外，除了像上述针对审查意见的快速响应，于一周前后即完成答复意见的陈述以外，还可以考虑在制作提交文本时，代替PDF而选用另一种XML的电子格式，以进一步加快进程，当然此时要面临编辑成本，如文本丢落、格式变异等导致的实质公布不充分、形式性缺陷等风险。

最终类型的转换

仍借用上述案例，设若在答复二通时，审查员仍没有采纳争辩意见而发出三通、或者驳回决定，这时的发文日往往已逼近优先权期限。还有一种窘境就是逼近优先权期限之前仍未得到审查员的进一步的意见通知书。此时，如果申请人方面基于不乐观的授权前景而最终决定放弃发明申请时，则可以在优先权期限之前，提出一项新的实用新型申请，其中要注意要求所放弃的发明的优先权。

如此带来的法律预期结果为，发明申请因为被实用新型申请要求为本国优先权而将被视为放弃，实用新型因为要求了对发明申请的优先权，而得以保留对原技术方案的“继续”申请，在随后“经初步审查没有发现驳回理由的”（参见《专利法》第四十条）获得“实用新型”专利权之后，仍能基于“实用新型专利权的期限为十年……自申请日起计算” （参见《专利法》第四十二条）而受益，从而尽可能地实现对专利产品、相应市场份额的保护，而不是仅仅因为发明申请被驳回而就简单地撤退、放弃。

当然，申请人在借鉴该类型转换策略时，仍应充分考虑在申请日起一年内未得到审查员提审，仍无法预知可能要检索到的现有技术，从而无法借鉴调整对发明授权前景的判断的情况。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：常殿国 北京常乘高知识产权代理事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：基于专利优先权的申请类型转换（点击标题查看原文）

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