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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：胡海花 北京市铸成律师事务所 顾问 商标代理人
马媛 北京市铸成律师事务所 律师
鲁琪 北京市铸成律师事务所 商标代理人助理
原标题：商标共存协议的接受度趋势浅析
商标共存是指两个不同的市场主体使用相似或者相同的商标进行商品或服务的营销而不必然干扰商业活动的情形。本文就近期商标共存协议在商标驳回复审案件中被商标行政和司法机构所接受程度的动态趋势进行分析，力图通过对趋势的了解及时作出适应调整，最大程度地维护商标注册申请人的利益。
近年来，随着公众知识产权保护意识的增强，我国商标申请量呈井喷式增长。截至2021年底，我国有效商标注册量为3724万件。[1]在先申请/注册商标的增多，意味着商标申请中遇到近似商标阻碍的概率升高，同时注册高显著性商标难度越来越大。因此，商标共存协议作为一种用时较短、操作便捷的方案正在被商标申请人广泛应用和选择。本文就近期商标共存协议在商标驳回复审案件中被商标行政和司法机构所接受程度的动态趋势进行分析，力图通过对趋势的了解及时作出适应调整，最大程度地维护商标注册申请人的利益。
一、商标共存协议的理论基础和制度基础
根据世界知识产权组织（WIPO）的报告，商标共存是指两个不同的市场主体使用相似或者相同的商标进行商品或服务的营销而不必然干扰商业活动的情形。[2]实践中，商标协议共存的主要体现为相同/近似商标双方签署的共存协议或在先商标权利人出具的商标共存同意书等形式。（为便于叙述，以下将“商标共存协议”及“商标共存同意书”统称为“商标共存协议”）
商标权作为知识产权的重要组成部分，属于民事财产权利，具有私权属性。在私权冲突的情形下，权利人可根据意思自治原则对自身权益进行处分，同时当事人对自身权益作出的合法处分应予以充分尊重。但与此同时，保护消费者利益是《商标法》的立法目的之一。在实践中为避免消费者对商标及商品/服务来源的混淆误认，损害相关消费者权益，相关机构对近似商标共存协议往往采用较为审慎的审查标准。
一方面，商标审查中对商标共存协议的认可和接受，是对商标权利人私权处分和消费者权益保护权衡的结果，是民法意思自治原则的延伸，也是市场经济自由发展的需要。另一方面，商标共存协议在商标审查中发挥的作用也体现了对商标是否具有混淆可能的判断是应该以审查员的判断为准还是以市场主体的判断为准。[3]考虑到市场主体出于保护自身权益和商业运行的目的，对混淆可能性的判断标准往往高于审查员的判断标准，因此，其考量后的理性判断和处分，应该给予尊重和认可。
在我国，商标共存协议虽缺乏明确的法律规定，实践中却一直在进行不断探索和完善。《商标评审规则》第八条：“在商标评审期间，当事人有权依法处分自己的商标权和与商标评审有关的权利。在不损害社会公共利益、第三方权利的前提下，当事人之间可以自行或者经调解以书面方式达成和解。”赋予了商标共存协议存在的基础。
2018年7月，北京市高级人民法院民三庭发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（2018）》的文章中，针对知识产权审判实践中共存协议问题提出了指导意见，即：在不存在损害公共利益、故意规避法律等情形下，“共存协议”、“同意书”可以作为初步排除混淆的依据，但是若引证商标与申请商标的商标标志相同或基本相同的，且使用在同一种或类似商品上，则不能仅以引证商标权利人同意为由准予申请商标注册。
2019年4月15日，北京市高级人民法院在《商标授权确权行政案件审理指南》明确了商标共存协议的属性，即：“判断诉争商标与引证商标是否构成近似商标，共存协议可以作为排除混淆的初步证据”。同时明确规定了共存协议的形式要件及法律效果等问题，并对共存协议的法律效果，做出了如下限定：“引证商标与诉争商标的商标标志相同或者基本相同，且使用在相同或者类似商品上的，不能仅以共存协议为依据，准予诉争商标的注册申请。引证商标与诉争商标的商标标志近似，使用在相同或者类似商品上，引证商标权利人出具共存协议的，在无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源发生混淆的情况下，可以认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。”
二、商标审查实务中相关机构对商标共存协议的接受程度变化趋势
（一）商标驳回复审行政阶段国家知识产权局审查趋势
在国家知识产权局（以下简称“国知局”）审理阶段，不同于以往“在获得共存协议且无其他证据表明存在混淆的可能性或共存协议会对公共利益造成损害的情况下，共存协议通常会被作为排除混淆的初步证据予以采信”，国知局在近期对商标共存协议进行审查时，接受度呈更为谨慎之态度。除了如
（第53410252号）和
（第18835023号）这种涉及近似度极高的两商标的共存协议不被接受外，也不乏
（第50632829号）和
（第23308019号）这类商标整体仍有一定区分度的相关同意书。
在对2021年第四季度国知局作出并公开的656件商标驳回复审决定书的初步统计中[4]，仅有64件案件国知局作出了有利于商标申请人的决定或接受共存协议，接受比例仅为约10%。其中，36件案件国知局直接评述并以共存协议为基础排除了引证商标作为障碍，其余案件中则未对共存协议进行评述而是认定了申请商标与引证商标不近似性。
值得注意的是，在申请商标和引证商标的所有人为关联公司的情况下，鉴于两个商标使用中所累积的商誉实际归属于同一家主体，对于相关的共存协议通常可以排除相关公众混淆的可能性，从而直接予以认定。然而，上述统计案件中，有35件案件涉及申请商标和引证商标所有人为关联主体的情形。其中，仅有10件案件国知局对相应的共存协议予以认定。如第51932107号
申请商标的所有人为“新周刊（广州）新媒体发展有限公司”，与第46741987号
引证商标的所有人广东新周刊杂志社有限公司实为关联公司，国知局仍认定“在案共存同意书不能排除相关消费者混淆或误认”，从而更多考量了“保护消费者利益这一《商标法》的立法宗旨”，对涉案共存协议不予采纳。
类似的情况出现在在前案中国知局曾对相同标样的两个商标在类似商品/服务上的共存协议予以认定，在更新商标号重新提交的共存协议中，国知局却以“不能排除相关公众对服务提供者产生混淆的可能性”，不予认可。如第53661918号
申请商标与第13156679号
引证商标的相关共存协议，并未因第41335252号
商标中相关共存协议曾被接受，而被同等对待。
关于商标共存协议不被接受的理由，总结大致可分为如下三类：
（1）造成市场混淆可能性高——申请商标和引证商标完全相同或高度近似，且商品或服务相同或高度关联，审查员认为两商标共存于市场，易使相关公众对商品或服来源产生混淆或误认。商标共存协议无法排除混淆可能性，出于保护消费者的目的，不予认可。
（2）程序瑕疵——国内商标权利人的共存协议未经公证，或域外商标权利人的共存协议未完成公证认证程序。
（3）商标权利人主体瑕疵——出具共存协议的并非商标所有人或商标经过转让等程序，出具商标共存协议的并非商标的现所有人。
（二）商标驳回复审案件司法阶段法院的认可度情况
2021年全年共有约85例商标驳回复审行政诉讼案件涉及共存协议的认定问题。[5]其中，50件判决接受了商标共存协议，在司法阶段对商标共存协议的接受比例达到了约60%。[6]此比例远高于国知局接受的比例（10%）。因此，即使在国知局阶段不被接受的商标共存协议，司法阶段尚有较大比例可别接受。
整体而言，除非共存协议中的涉案商标基本相同或高度近似，如第G1408732号
和第G664921号
商标【（2020）京行终5883号】，第41104419号
和第6146277号
商标【（2021）京73行初7188号】，在两商标存在一定的区分度时，商标共存协议通常予以认可，如第34379993号
商标和第1111644号
商标。另外，虽然涉案商标文字构成相同，但如果双方商标的设计区分度高且商标的所有人商业领域关联性小，目前的司法中仍有对相关的共存协议予以认定的可能性，如第19230293号
商标和第6275769号
商标【（2020）京行终4525号】。
对于司法判例中不予接受共存协议的理由，通常分为以下几类：
（1）引起消费者混淆误认的可能性——法院虽然认可商标专用权具有私权属性，但是商标法在保障生产、经营者利益的同时，亦需保障消费者的利益。在申请商标与引证商标高度近似、显著识别文字部分完全相同或仅有细微差别时，在隔离比对的状态下，相关公众以一般注意力无法区分，使用在相同或类似商品/服务上易使相关公众对商品/服务的来源产生误认。在此种情况下，如果考虑到商标共存协议的因素允许商标注册，将会损害共存关系的利害关系人之一—消费者的利益，因此，共存协议书不能作为排除申请商标与引证商标共存可能会造成相关公众混淆误认的决定因素。
（2）提交的证据存在程序瑕疵——与行政阶段国知局的要求相似，申请商标与引证商标的商标共存协议需要完成公证、认证等程序。未经公证认证程序的共存协议存在效力瑕疵，法院可能对其真实性不予认可。
（3）共存同意书形式要件存在瑕疵——在（2020）京行终7245号案件的行政判决书中，因共存协议附加了如下条件：“本协议为商标共存协议，假设行政部门或者司法最终认定本协议各方所涉商标构成市场混淆，则本协议失去共存法律基础”，法院认为该协议为附条件的共存协议，因此不予接受。在（2020）京73行初9418号二审判决中，法院认为原告所提交的商标共存同意书缺乏必要的形式要件，无法证明签字人有权签署同意书，因形式要件存在瑕疵，法院未接受该同意书。
由上述数据及案例可知，在双方商标高度近似或相同、商标核定使用的商品或服务亦相同或高度关联的情况下，考虑到商标共存可能造成的市场混淆的风险，为维护相关消费者的利益避免消费者对商品或服务来源的误认，国家知识产权局及法院均对于商标共存协议的采信和接受度呈现不同程度的收紧趋势。其中，在国知局的驳回复审阶段想要依靠共存协议克服引证商标的概率，进一步降低。
三、商标申请人的应对之策
尽管近期国知局对商标共存协议的审查采用更为严格、谨慎的态度，考虑到商标在申请人正常的生产经营活动中扮演的重要角色，为克服引证商标获得商标注册并在其商业领域内安全使用，商标共存协议仍可作为一种有效的策略和手段进行应用，并在国知局对共存协议不予认可的情况下进一步通过法院争取对相关共存协议进行审查，以便最终获得商标注册。
除双方商标完全相同或显著部分基本相同的情形外，获得商标共存协议仍为目前克服引证商标并获得商标注册的重要方式之一，在实践中应发挥其重要作用。
然而，在共存协议是否会作为排除引证商标的证据进行审查时，除了共存协议中涉及商标的近似性影响对共存协议的接受和认可之外，我们特从以上提及案件中总结出如下几点注意之处供参考，以防出现在努力拿到共存协议后，因为近似性认定之外的因素导致共存协议不被认可的“悲惨”结果。
1.共存协议的公证/公证认证程序
根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2019）》中规定，域外形成的涉及身份关系的证据，应当经所在国公证机关证明并经我国驻该国使领馆认证，或者履行我国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。
实务中，为保障申请人提交的商标共存协议的真实性，国家知识产权局或法院均要求域外主体出具的共存协议需完成公证认证手续，而国内主体的共存协议则需进行公证，并提交公证/公证认证后的原件。因而，商标共存协议是否完成相应的公证认证手续对于该共存协议是否被采信存在着重要影响。第49666879、G1530560及47174519号等商标的驳回复审裁定中，国家知识产权局均因商标共存协议未完成公证认证程序，认为商标共存协议存在瑕疵；在第（2021）京73行初1570号案件（涉案商标：第G1431852号
商标）的一审判决中，北京知识产权法院也因为商标共存协议未经公证认证而不予认可其效力。
2.明确商标的具体信息及商标权利人等信息
根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第15.11条“共存协议的形式要件”中要求，引证商标权利人应以书面形式同意诉争商标申请注册，明确载明诉争商标的具体信息。
因而共存协议中需载明双方商标信息，确认商标权利人，否则共存协议有不被接受的风险。例如，第48571032号商标的驳回复审裁定中，国知局认为申请人提交的《商标共存同意书》并非本案引证商标权利人出具，故对于该证据不予认可。第49536992号商标的驳回复审裁定中，国知局认为申请人提交的引证商标权利人出具的与第37075072号商标共存同意书，虽然申请商标与该商标文字相同，但并非是引证商标权利人同意与本案申请商标共存的同意书，因此该同意书未被接受。
3.附条件或者附期限的共存协议一般不予采信
根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第15.11条“共存协议的形式要件”规定：附条件或者附期限的共存协议一般不予采信。广州依妙实业有限公司诉国家知识产权局关于第26227742号商标驳回复审案件即为此种情况，一审及二审【二审案号：（2020）京行终7245号】均因为共存协议附带条件而未被接受。
4.域外主体出具的共存协议需同时附证明签字人有签字权的相关文件
在（2020）京73行初9418号驳回复审行政纠纷案件（涉案商标：第36565468号
商标）的一审判决中，北京知识产权法院即指出原告所提交的商标共存同意书缺乏必要的形式要件，无法证明签字人有权签署同意书，因而对原告提交的商标共存同意书未予以认可。这同时也提醒相关商标申请人和代理机构，在获取相关共存协议时，为满足法院的相关要求，最好同时请求引证商标所有人出具相关的证明共存协议签字人有签字权限的文件，并尽快完成公证认证。该份文件在近来国知局关于共存协议的认可度趋于严格的前提下，变得尤为重要。
实践中，对于商标所有人为外国公司或外国自然人的，除需要提供共存协议的公证认证件原件以外，在行政诉讼阶段往往要求提供证明签字人有权签署该共存协议的证明文件作为补充。关于签字权的证明文件，不同国家和地区存在不同的规定和要求。对此，北京市律协于2021年4月发布了《北京涉外知识产权案件立案签字权证明文件律师指引》，对美国部分州、英国、法国、德国、意大利、日本、韩国、澳大利亚等国家和地区对应的签字权证明文件进行了介绍，可以此为参考。[7]
另外，在双方商标相同或基本相同、且商业领域冲突的情况下，即使达成商标共存协议，考虑到双方商标共存造成市场混淆并损害相关消费者权益风险，无论是国家知识产权局还是法院对此类商标共存协议接受度均较低。此时，通过商标共存协议克服阻碍并获得商标注册难度较大。若要在短期内克服引证商标，也可以灵活考虑通过谈判转让引证商标或通过谈判删除冲突服务/商品项等方式，采用多元方式化解权利冲突，如（2020）京73行初9026号案件中，鉴于涉案商标第37868840号
商标和第38032374号
商标完全相同，在从引证商标所有人处取得同意书的同时，原告三得利控股株式会社着手将引证商标转让至其名下，并最终通过商标转让方式克服了引证商标并获得了商标注册。
注释：
[1]数据来源：中华人民共和国国务院新闻办公室http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/47673/47698/zy47702/Document/1718808/1718808.htm
[2]WIPO MAGAZINE “IP and Business: Trademark Coexistence” November 2006
[3]薛洁.商标共存制度初探，.电子知识产权，2010(08)：67-69+75.
[4]数据来源：摩知轮。笔者仅统计裁定作出时间为2021年9月28日至2021年12月3日，其中已排除申请人主张跟引证商标权利人协商商标共存，但截止审理时并未提交证明商标共存的有效书面证明材料的情形。
[5]2021年全年涉及共存协议的行政诉讼为94件，其中9件商标无效宣告案件未统计在内。商标无效宣告行政诉讼中，有8件案例法院接受共存协议，仅1件不接受。
[6]排除一例因程序瑕疵不予认定的一审判决，申请人于二审中补强证据，包含该案二审程序共计84件驳回复审行政诉讼。
[7]北京市律师协会：北京涉外知识产权案件立案签字权证明文件律师指引。https://www.beijinglawyers.org.cn/cac/1620718599259.htm
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：胡海花 北京市铸成律师事务所 顾问 商标代理人
马媛 北京市铸成律师事务所 律师
鲁琪 北京市铸成律师事务所 商标代理人助理
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：商标共存协议的接受度趋势浅析 （点击标题查看原文）
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