无效程序中材料领域创造性典型案例诠释之五：技术启示的判断是本领域技术人员知识和能力运用的关键环节

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作者：温丽萍 国家知识产权局专利复审和无效审理部

原标题：无效程序中材料领域创造性典型案例诠释之五：技术启示的判断是本领域技术人员知识和能力运用的关键环节

创造性判断三步法的第三步为“判断要求保护的发明创造对本技术领域的技术人员来说是否显而易见”，在该步骤中，要从最接近现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断现有技术整体上是否给出将第二步中确定的区别技术特征应用到最接近现有技术中以解决其存在的技术问题的技术启示。判断现有技术中是否存在解决技术问题的技术启示，应站位本领域技术人员，围绕发明实际解决的技术问题，理性分析现有技术公开的内容，从而尽量客观地得出是否显而易见的结论。

本文摘要

1、在判断现有技术是否给出技术启示的过程中，应当围绕发明实际解决的技术问题到现有技术中去寻找相关的技术手段。

2、技术问题的准确确定是技术启示的判断结论正确的前提和基础。应当站位本领域技术人员，理性分析现有技术公开的信息，从而准确确定该技术手段在该现有技术中所客观起到的作用。

3、在确定现有技术整体上是否存在技术启示时，对不同现有技术结合动机的考量至关重要。

关键词：技术启示 技术问题 技术手段 结合动机

创造性判断三步法的第三步为“判断要求保护的发明创造对所属技术领域的技术人员来说是否显而易见”，在该步骤中，要从最接近现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断现有技术整体上是否给出将第二步中确定的区别技术特征应用到最接近现有技术中以解决其存在的技术问题的技术启示。实践中，技术启示的判断是出现创造性判断结论不同的常见环节，笔者欲通过三个具体案例分别从不同角度阐述技术启示判断环节对创造性判断结论的影响。

在一种钢木复合龙骨结构无效案件中，涉案专利涉及一种建筑工程领域使用的钢木复合龙骨结构。无效请求人主张附件1和2结合评述权利要求1的创造性。本案审理过程中，对于权利要求1与最接近现有技术附件1的区别技术特征以及区别技术特征实际解决的技术问题的认定是一致的，但审理结果出现了分歧，分歧产生的根本原因在于，关于附件2是否公开了区别技术特征（1）“外龙骨相对应两面分别设有多个开口”的认定上。

观点1认为，附件2公开了设置在龙骨对应两面上的龙骨通孔，其可以安装螺栓，给出了在龙骨上设置贯通孔进行安装的技术启示。观点2则认为，从结构上看，权利要求1中由于外龙骨中有内龙骨，且内龙骨与外龙骨内部中空的形状一致，故其开口只是外龙骨两面对应的开口，对于钢木复合龙骨整体而言并非通孔，从作用上看，权利要求1在外龙骨上设置相对应两面的开口，其实现的技术效果是避免在铁皮表面钻槽或孔造成龙骨变形，以及同时满足墙板模板和顶板模板背楞的需要，这些都是通过将模板固定在开口中露出的内龙骨上实现的，与附件2通过通孔实现主龙骨与面板隔空连接的作用和实现方式并不相同。

笔者认为，在判断附件2是否给出上述技术启示的过程中，首先应当围绕涉案专利实际解决的技术问题到附件2中去寻找相关的技术手段。如前所述，虽然附件2公开的上述技术手段看上去与区别技术特征（1）类似，但由于该手段并非用来解决涉案专利实际解决的技术问题的，因此，附件2并没有给出上述区别技术特征的技术启示。在是否具有结合技术启示的判断过程中，如果不考虑发明实际解决的技术问题，仅从现有技术中寻找看上去与区别技术特征类似的技术手段即得出具有技术启示的结论的话，将导致截然相反的结论。

在一种新型溶盐桶无效案件中，涉案专利涉及一种新型溶盐桶，能够有效解决溶盐桶不能套装、盖子笨重不便加盐以及有效容积小的缺陷。关于附件1与附件2结合是否影响权利要求1创造性的判断出现了两种截然不同的观点。观点1认为，权利要求1与附件1的区别在于“大盖子上还开设有一个盐井插入口”，其所解决的技术问题是，盐水提取具有间歇性，将盐井插入口设置在大盖子上相比附件1设置在侧壁上能够提升有效容积。附件2虽然公开了将中心管的一端设置在盐筒盖10内，但其用于构成软化水处理器的流路系统，溶盐桶在使用过程中形成密封水路，不存在所谓“有效容积”的问题。因此，上述区别特征虽然被附件2公开，但两者实际所起作用并不相同。

与之相反，观点2则认为，虽然通读附件2并无提高溶盐桶容积的记载，但是，技术问题是发明或实用新型实际能够解决的技术问题，而不是专利申请文件或专利文件中声称想要解决的技术问题。专利说明书中记载的技术问题可能并不是发明或实用新型实际要解决的技术问题。附件2在通常工作供水流程中，清水直接流过盐桶，盐桶在密封状态下相当于水管，此时该中心管仅用于构成软化水处理器的流路系统，故附件2在水净化过程中确无提高有效容积的需求。但是，在反冲洗再生树脂工艺流程中需要制备盐水，即需要打开加盐口投入盐粒，此时必须关闭水源，保证无水压，防止水将从加盐口溢出。显然，加盐口开在盐桶盖上所得到的有效容积将大于加盐口开在侧壁上。即在有开口的情况下，开口设置在容器顶盖所形成的有效容积将大于设置在侧壁时的有效容积。基于相同的原理和启示，本领域技术人员在阅读附件2的权利要求书和说明书之后，能够毫无疑义地确定在盐桶盖上设置加盐孔、进出水口及盐桶盖内中央连接处设有中心管的技术特征客观上能够在盐水制备过程中有效增加盐桶的容积。

本案存在两种截然不同的观点，根源在于在技术启示的判断中对现有技术中技术手段所解决的技术问题或者所起到的作用的认定不同所致。很多情形下，现有技术虽然公开了与区别技术特征相同的技术手段，但是并未记载该技术手段在该现有技术中所起的作用，或者所记载的作用与区别技术特征在发明中所起的作用并不相同，此时应当站位本领域技术人员，理性分析现有技术公开的信息，从而准确确定该技术手段在该现有技术中所客观起到的作用。本案中，附件2公开了与区别技术特征相对应的技术手段，然而，附件2中记载的该技术手段声称所解决的技术问题与该区别技术特征所解决的技术问题并不相同，在此情形下，是否必然得出不具有结合的技术启示的结论呢？显然，在创造性技术启示的判断中，应当站位本领域技术人员的角度，整体或者客观分析现有技术公开的信息，从而准确确定某一技术手段在该现有技术中客观所能起到的作用。附件2虽然并未记载提高有效容积的技术问题，但是，当我们站位本领域技术人员，准确理解附件2的工作原理之后，我们发现，在反冲洗再生树脂工艺流程中需要制备盐水，需要打开加盐口投入盐粒，此时必须关闭水源，保证无水压，防止水从加盐口溢出。很显然，加盐口开在盐桶盖上所得到的有效容积将大于加盐口开在侧壁上。基于相同的原理和启示，本领域技术人员在阅读附件2权利要求书和说明书之后，能够毫无疑义地确定在盐桶盖上设置加盐孔、进出水口及盐桶盖内中央连接处设有中心管的技术特征客观上能够在盐水制备过程中有效增加盐桶的容积，从而能够将这一技术启示与附件1相结合得出权利要求1的技术方案。

观点1只注意到了附件2中记载的整个发明要解决的技术问题，忽略了溶盐桶在通常工作供水流程中与在反冲洗再生树脂工艺流程中不同的工作机理和所起到的作用，也即忽略了具体技术手段的技术效果，因此，认为附件2并不存在提高有效容积的技术问题。因此，笔者强调，对现有技术公开的技术手段的作用应当准确认定，否则将对现有技术是否给出该技术手段应用于该最接近现有技术的技术启示的判断造成影响。即使现有技术公开的技术手段与发明与最接近现有技术之间的区别技术特征相同或者相近似，也不应将区别技术特征在发明中所起的作用机械地套用到现有技术中的技术手段上。

在一种土工格室无效案件中，涉案专利涉及一种土工格室，其背景技术中提到现有的土工格室（最接近现有技术附件1），其存在的缺陷是插件其中一头没有固定装置，在运输和使用过程中容易与筋带分离，而且插件的强度相对不高。对此涉案专利的主要改进在于，U型双头插件的两头处套接有固定片，U型双头插件的中间位置上套接有固定片，其实际所解决的技术问题是，增加U型双头插件的强度并且防止U型双头插件从筋带上脱落。关于权利要求1相对于附件1和2的结合是否具备创造性的讨论中出现了观点1和2两种截然不同的观点。

概括来讲，观点1和观点2的分歧在于现有技术是否给出了结合的技术启示，致使本领域技术人员在面对对附件1解决的技术问题时，会容易想到在附件2中寻找结合的动机，从而得出要求保护的技术方案。审查指南规定，判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。故本案中，在确定现有技术整体上是否存在技术启示时，应当重点关注以下两个方面内容。一是对现有技术中技术手段及其作用的认定是判断的基础。对于现有技术中技术手段及其所起到的作用，应当基于本领域技术人员的知识和能力客观地予以确定。在客观地判定该技术手段在附件2中所起的作用之后，需要进一步判断其是否与区别特征的作用相同或者类似。如果是，则通常认为附件2中给出了解决发明实际解决的技术问题的技术启示，会促使本领域技术人员借助该技术启示对最接近的现有技术进行改进从而获得要求保护的发明，反之则应得出相反结论。客观上看，附件2中的上述接合环30a/b/c可以起到接合、加固的作用，并且，对于附件2中公开的上述技术手段的认定及其作用，观点1和观点2并无分歧。然而，是否就可以认定附件2给出了将其用于附件1的技术启示呢？此时还需要考量不同现有技术是否存在结合动机，这一点应当成为决定本案结论性观点的重要判断依据。

因此，二是要对不同现有技术结合动机进行考量至关重要。按照审查指南的上述规定，在运用三步法中的第三步进行技术启示判断时，首先，应当基于本领域技术人员的知识和能力，将现有技术的技术方案作为一个整体，而不能脱离该技术方案对其中某一技术特征或技术手段进行单独考量，尤其是要把握发明的整体构思以及技术特征在整体方案中所起的作用及其工作原理。其次，不能当然地得出相同的技术手段必然能起到相同作用的结论。本案中，观点1仅注意到了附件2与本专利区别特征两者的技术手段相接近，并没有考量整体技术方案的作用原理，这是创造性判断中考量现有技术是否具有结合动机的一个重要方面。我们来看附件2的整体技术构思，其作用原理是，节点处双头插件的两条腿在使用中由于受到格室筋带向外的张力容易向外分开，从而导致双头插件无法固定住两条筋带而脱落，因此，附件2中的接合环对双头插件两条腿起到的是向内箍的作用来加强其强度并防止其脱落。而反观附件1，由于筋带与双头插件采用了“交错编织”的方式结合，在使用过程中，当两条筋带向外拉伸时，双头插件的两条腿不但不会向外分开，反而会向内聚拢。因此，整体考量附件2，其工作原理以及其设置的接合环30a/b/c的作用均与上述区别技术特征所解决的技术问题并不相同，甚至可以说是截然相反的工作机理，按照附件2给出的教导所设置的固定结构在使用过程中并不会阻止插件两条腿的相对活动，因而对于在使用过程中防止附件1的双头插件脱落或增强其强度并无任何帮助。虽然从文件描述或者附图所示的形状上看，本专利所述固定片与附件2的固定结构类似，但是，附件1与2由于工作原理截然相反导致存在结合的技术障碍，本领域技术人员没有动机将其结合在一起。如果不考虑附件2的发明构思及其工作机理，而仅仅根据附件2中接合环的设置位置及结构与本专利的固定片相同就当然认为其必然能够起到与本专利相同的作用，则必然会得出相反的结论。

综上，笔者认为，判断本领域技术人员是否有动机将两篇或者多篇现有技术结合从而得到要求保护的发明创造的技术方案，应当充分考量现有技术的整体构思及其工作原理，包括但并不限于最接近现有技术。对于现有技术的理解，应当基于其整体发明构思或者工作原理进行理解，不能脱离发明构思对其中某一技术手段或者技术特征单独进行考量，特别是应当重点考量该技术手段或者技术特征在整体技术方案中所起的作用及其工作原理。如果现有技术的发明构思或者工作原理与发明创造不同或者截然相反，则即使现有技术中披露了发明与最接近现有技术之间的区别技术特征，本领域技术人员通常也可能难以产生将两者结合的动机，进而不能容易地得出要求保护的发明创造。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：温丽萍 国家知识产权局专利复审和无效审理部

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：无效程序中材料领域创造性典型案例诠释之五：技术启示的判断是本领域技术人员知识和能力运用的关键环节（点击标题查看原文）

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