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来源：IPRdaily（iprdaily.cn）
作者：张天浩 北京知识产权法院 法官助理
原标题：惩罚性赔偿在商标侵权案件中的适用——斐乐公司诉中远鞋业公司、独特公司、刘俊、京东公司侵害注册商标专用权纠纷案
法院在审理商标侵权纠纷案件中，可以根据当事人提交的不同证据选取不同的计算方式。如有证据证明被控侵权人已经明知权利人在先注册的商标，而仍继续生产和销售被控侵权商品，可以认定其主观恶意明显，侵权情节严重，可按照2014年《商标法》第六十三条第一款的规定，在已经计算出的赔偿数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。
【案号及审判人员】
一审：北京市西城区人民法院（2017）京0102民初2431号 审判长吴献雅、人民陪审员李智华、人民陪审员张丽荣
二审：北京知识产权法院（2017）京73民终01991号 审判长袁伟、审判员王东、审判员陈勇
【相关条款】
2014年《中华人民共和国商标法》第六十三条
裁判情况
斐乐体育有限公司（简称“斐乐公司”）经授权成为“FILA”系列品牌在中国大陆地区的合法使用人，且对商标侵权行为具有单独提起诉讼的权利。2016年6月，斐乐公司发现浙江中远鞋业有限公司（简称“中远鞋业公司”）在网络及线下实体店，温州独特电子商务有限公司（简称“独特公司”）在京东、天猫等线上网络销售平台，宣传展示及销售的鞋类商品使用的商标标识与斐乐公司所持有的“FILA”系列注册商标字形、读音相近，使用形式上亦抄袭了斐乐公司的商标。刘俊作为中远鞋业公司原法定代表人、中远商务公司法定代表人参与了上述生产、销售和宣传的侵权行为。北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司（简称“京东公司”）作为侵权商品的销售平台，亦参与了侵权商品的销售。故斐乐公司将上述四被告诉至法院，请求判令四被告停止侵权并赔偿其经济损失及合理支出共计941万元。
北京市西城区人民法院一审认定中远鞋业公司、独特公司及刘俊的行为侵害了斐乐公司所享有的注册商标专用权，判令三被告立即停止侵权、消除影响，并连带赔偿斐乐公司经济损失791万元及合理开支41万元。一审宣判后，一审被告中远鞋业公司、独特公司及刘俊不服，分别提出上诉。
北京知识产权法院二审审理后认为，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条的规定，按照当事人提供的相关证据，认定被控侵权商品的销售获利应当为被控侵权商品销售总数额乘以被控侵权商品销售利润率，从而得出一审法院认定的2638322元的获利数额并无不当。另外结合上诉人的主观故意和客观行为，可以认定上诉人构成《商标法》第六十三条第一款规定的恶意侵犯商标专用权的行为，按照其因侵权获利的三倍确定赔偿数额。综上，2018年3月5日，北京知识产权法院作出二审判决，驳回三上诉人的上诉请求，维持了一审判决。
法官说法
2016年11月4日，中共中央、国务院印发《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》，明确提出要加大对知识产权侵权行为的惩治力度，提高知识产权侵权法定赔偿上限。2017年“4·26”期间，最高人民法院发布的《中国知识产权司法保护纲要（2016—2020）》提出，要建立科学合理的知识产权损害赔偿制度体系，建立与知识产权价值相适应的损害赔偿制度体系。2018年11月5日，习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式发表主旨演讲时指出，中国将保护外资企业合法权益，坚决依法惩处侵犯外商合法权益特别是侵犯知识产权行为，提高知识产权审查质量和审查效率，引入惩罚性赔偿制度，显著提高违法成本。
本案系全国法院首例适用《商标法》第六十三条惩罚性赔偿的案件，通过大胆适用惩罚性赔偿，有力惩处了知识产权侵权行为，保障了相关权利人的权利。《商标法》第六十三条规定，对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。如何在商标侵权中正确适用惩罚性赔偿，我们认为，应当结合《商标法》第六十三条的规定，严格遵循两个要件，即主观上“恶意”，客观上“情节严重”。具体来说，主观上的恶意应当体现为“故意”，即侵权人明知他人在相关商品或服务上享有注册商标专用权，却仍在相同或类似商品服务上使用相同或类似商品，造成相关公众混淆误认，应当认定其主观上具有侵权的恶意。客观上的“情节严重”，应当根据侵权人的侵权方式或侵权结果综合判断，具体情况包括：侵权时间长，侵权人长期处于侵犯他人商标权的状态；侵权地域广，比如侵权产品的制造地、销售地覆盖了多个相关地域；侵权次数多，侵权人因同种侵权行为受到行政处罚或经司法机关裁判认定侵权，又实施同种侵权行为的；社会影响大，侵权产品或服务涉及食品、药品等影响公共安全的产业或行业的；损害后果严重，侵权给权利人带来巨大经济损失或其他严重后果的。本案中，两审法院均认为中远鞋业公司、独特公司、刘俊作为同类商品的经营者，应当知晓涉案注册商标的知名度。同时，在2010年的商标行政程序中各被告已经充分知晓斐乐公司在先注册的“FILA”系列商标的情况下，仍然继续生产和销售侵权商品，其主观恶意明显。其次，各被告在京东商城、天猫、淘宝等网站大量销售被控侵权产品，两年的销售额即逾千万元。故本案侵权行为覆盖范围广、侵权获利大、损害后果严重，可以认定其侵权情节严重。综上，本案被告的行为符合适用惩罚性赔偿的要件，可以按照其因侵权获利的三倍确定赔偿数额。
另外，近年来北京知识产权法院在探索加大对知识产权侵权行为的惩治力度，提高知识产权侵权赔偿数额方面做出了诸多有益尝试。通过尝试我们发现，目前困扰和制约法官确定知识产权侵权赔偿数额主要有两方面：一是当事人举证的难度和积极性，二是法院适用损害赔偿的计算方式。本案法官在案件审理时通过运用证据规则和释明权，促使当事人积极举证，为查清侵权损害数额扫除障碍。本案中一审法院及二审法院分别适用了不同的赔偿数额计算方式。一审法院参考《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条第三款规定，通过计算营业利润来认定侵权人的侵权获利；二审法院则适用《商标民事纠纷解释》第十四条的规定，通过计算侵权商品销售量与该商品单位利润乘积来确定侵权人的侵权获利。这两种计算方式所依据的计算基础不同，因此对证据的要求也就不同。营业利润的计算，通常需要企业的年度报告、财务报表等证据；而侵权商品销售量与该商品单位利润乘积则需要销售数据、产品单价及成本价格等证据。因此，法院在审理商标侵权纠纷案件中，可以根据当事人提交的不同证据选取不同的计算方式，以便得出较为贴切的侵权获利数额。本案法官积极探索科学合理的知识产权损害赔偿计算方式，有理、有力地保护了知识产权权利人的权益。
专家评析
该案作为我国第一起涉及侵犯商标专用权适用惩罚性赔偿的案例，值得研究。商标侵权是民事侵权，界定损害赔偿额时一般也应适用填平原则。但是，基于一些侵权行为主观恶性较强、侵权情节较为恶劣，为有效地制止和威慑此类侵权发生，需要突破填平原则而采取惩罚性赔偿制度。在知识产权侵权责任领域引入惩罚性赔偿制度，已得到党和国家的高度重视，如党的十九届四中全会公报中就提出要建立侵犯知识产权的惩罚性赔偿制度。
该案一审、二审法院均根据2013年《商标法》第六十三条第一款规定适用了惩罚性赔偿原则。其中，存在些许差异的是，在计算赔偿基数时两审法院基于当事人提出的不同证据采取了法定计算方式的不同类型。法院基于当事人实际提供的证据情况选择侵权赔偿方式，值得肯定。但值得注意的是，法院在论证该案为何适用惩罚性赔偿方式时，对于“主观恶意明显”的解释，似乎仅等同于主观故意。在司法实践中，这可能会造成适用惩罚性赔偿的情况泛化的现象。实际上，一般故意只有达到主观恶性较强时才能满足适用惩罚性赔偿的条件。主观恶意还可以结合个案中被告实施侵权的情节等认定。总的来说，应当从严掌握适用惩罚性赔偿的条件，严格依照法定的条件加以适用。
（评析专家：冯晓青，中国政法大学 教授）
文摘自《北京知识产权法院典型案例评析（2014—2019）》
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编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：商标篇（四）│ 惩罚性赔偿在商标侵权案件中的适用（点击标题查看原文）
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