商标代理手记（六）| 你礼貌吗？礼貌地回复审查员的补正意见

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：缕聪

原标题：商标代理手记（六）| 你礼貌吗？如何礼貌地回复审查员的补正意见

近些天，一份关于《专利代理辱骂审查员贬低审查工作被全专协发布惩戒决定》的通知在业内引发了广泛关注。胳膊拧不过大腿，以卵击石只会咎由自取。毫无意义的谩骂非但解决不了问题，还会给代理人自己惹来麻烦。

确实，在代理机构日常工作中，常常会遇到和审查员“斗智斗勇”的情况。一方面，代理人需要积极维护委托人的合法权益，保障合理的诉求得到满足和实现。另一方面，又要尽职尽责地传达国家知识产权局下达的审查意见，并且按规按要求提供符合条件的申报资料。

无独有偶，在商标领域也是如此。同样的流程，同样是面对国家知识产权局，只是分别归类在不同的业务版块和下属机关。从这次事件的过程来看，网络上流传的过激言语系发生在第三次的补正阶段。按照国家知识产权局的业务办理流程，第三次补正即是最后一次补正的机会。如果第三次补正提交的资料仍然不符合要求，该申请就会被下发不予受理通知书[1]，相当于作废处理，这就意味着在先的申请号也会同时丧失。无论是商标还是专利，都是遵循着“在先申请”的原则，抢占在先时机的重要性不言而喻。在笔者看来，该机构的代理人员应该是在前两次补正过程中已经发挥自己所长、提交了尽可能符合要求的补正资料，但是仍旧未能得到国家知识产权局审查员的认可。最后气急败坏，索性将错就错、破罐破摔，才会出此下策。

既然如此，那么为何还会有多次补正依然未能核准的情况呢？其实，审查员既然会给出补正而不是直接不予受理，那么就说明所提交的材料基本上还是符合规定的，只是有一小部分内容需要补充或完善的地方。而审查员出于保护申请人合法权利、同时便民办事等因素的考虑，也会指出需要补充的位置或提出相应的修正建议。这就好像是犯了小错误的幼儿园小朋友，老师批评之后会给出3次的改正机会一样。当然了，大家在处理事情的时候都期望能够一路顺风、一次性全通过，但在实务中又难免会有不尽人意的时候。而这种介于“受理”与“不予受理”之间的“补正”流程，往往是最容易被人忽视的重要补救环节。造成这种差错的“重灾区”主要来自以下几种：

第一类问题主要是出在申请人的主体资格材料、委托书填写或者上传不正确，这也是比较常见的补正原因。由于网上电子申请对于文件的格式和大小有严格的限制，非PDF格式不能直接上传、需要先行转换，文件过小也许会导致图片模糊不清、难以辨识，文件过大则会无法在系统内进行上传。亦或者是资料在填写的时候输入有误，在形式审查阶段中发现后也有可能会下发补正通知，相比较而言这类情况通常还是比较容易处理的。

第二类问题是出在商标图样或者是尼斯分类的选择上。与第一类问题遇到的情况同理，商标的图样同样也必须要按照规定的JPG格式和2M以内的大小进行上传。此外，在进行商标分类选择的时候，绝大部分人会直接勾选尼斯分类《类似商品和服务区分表》中已经明确列出的标准名称。不过其实分类表也不是一成不变的，商标局每隔一段时间都会对现有的分类进行修改调整，有新增的分类、有删除的分类、也会有原本在A大类被移动至B大类的情况。可是，对于一些新兴产业或者是在行业的细分领域内尚未明确的商品及服务，就需要采用“非标准商品”的方式进行申报。而这种形式大概率是会下发补正通知的，补正的时候则要求提供相关的产品说明书佐证。额外的流程会让原本可以直接受理的商标申请变得更为复杂，如果是直接选择现成的分类就能省去这一步骤。

第三类问题是对于政策的理解不同，以致于提交的资料与规定不符。这些就需要根据具体问题具体分析。正如在此次事件中，当事人和审查员就是因为专利的“新颖性”和“创造性”解读不同从而产生了较大的分歧意见。其实，无论是《商标法》还是《专利法》都是条款复杂且繁多的，一字一句都要仔细琢磨。所以必须要依据实际状况一一对应。还有某些情形可能在法律条款中并没有具体的操作流程或业务说明，但是在《商标法实施条例》、《商标审查及审理标准》或者是其他相关的法规条文中已经有明确说法的，那就要遵照规定执行。

例如，在办理商标变更注册人名义、地址的时候，需要将注册人名下全部的商标同时进行变更。在办理商标转让的时候，也需要将转让人名下可能会构成近似的商标一并转让。此前，笔者在办理同一注册人名下多件商标的代理人变更业务时，本以为可以按照商标注册申请的简化流程，将委托书中的商标一栏留空处理。可是却被下发了补正通知，在补正回文中笔者附上了相关的政策规定作为说明。随后，审查员又下发了第2次补正，对政策规定中的具体内容进行了详细的解释。笔者根据提示要求重新提交资料以后，最终得以受理。

无论是商标还是专利，都因为它享有的“专用权”让人如此神往。作为商标代理机构，巴不得客户提交的每一件商标、办理的每一项业务都能够得到准许。可是，无规矩不成方圆。倘若随意什么商标业务都能够无需审查直接通过的话，那么知识产权的价值就会荡然无存。而在这当中，一直守护着知识产权的“太阳神”，正是知识产权局的各位审查员们。虽说人无完人，审查员也难免会有犯错误的时候。但是申请人还可以通过行政复议、向商标评审委员会提出复审、甚至向北京知识产权法院提出行政诉讼等一套完整的行政和司法救济措施，来维护自身的正当权利。更何况补正还只是在这些流程尚未开始之前的环节，补正通知书并不代表说申请人就一定是做错了什么，毕竟在补正说明中也有提到“将补正情况或对补正要求的不同意见在背面予以说明”，是允许有不同意见的。假借法定流程发泄情绪，既无意义、也没必要。尊重审查员、理解审查工作，也是促进知识产权保护事业发展的一种表现。

注释：

[1]：《中华人民共和国商标法实施条例》第十八条：申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定，但是需要补正的，商标局通知申请人予以补正，限其自收到通知之日起30日内，按照指定内容补正并交回商标局。在规定期限内补正并交回商标局的，保留申请日期；期满未补正的或者不按照要求进行补正的，商标局不予受理并书面通知申请人。

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：缕聪

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：商标代理手记（六）| 你礼貌吗？如何礼貌地回复审查员的补正意见（点击标题查看原文）

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