国知局：2020年度商标异议、评审典型案例

原标题：国知局：2020年度商标异议、评审典型案例

壹

第33953937号“中智行”商标异议案

典型意义：打击不以使用为目的、大量恶意进行商标注册申请行为，规范商标注册秩序

一、 基本案情

异议人：中智行科技有限公司

被异议人：徐豪杰

被异议商标：

异议人主要异议理由：被异议商标侵犯了异议人的在先字号权；被异议人恶意抢注异议人在先使用的“中智行”商标；被异议人在多个类别上申请注册了170余件商标，其中多件商标与他人在先字号完全相同。被异议人不以使用为目的，违反诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册秩序，损害了公共利益。

被异议人未在规定期限内作出答辩。

经审查，商标局认为，被异议商标“中智行”指定使用于第39类“货运；河运”等服务上。异议人称被异议人恶意抢注其在先使用并有一定影响的商标，并侵犯其在先字号权，但异议人提供的证据不足以证明在被异议商标申请日前，异议人已于“货运；河运”等相同或类似的服务上在先使用“中智行”商标、商号并具有一定影响，异议人上述异议理由不成立。但经查，被异议人先后在20多个商品或服务类别上申请注册了170余件商标，其中数十件商标与他人企业字号相同或近似，如：“科旭业”“博盛尚”“瞬知”“禧涤”“VEONEER”“安软慧视”“锱云科技”等，被异议人并未提交上述商标使用证据及创作来源，亦未提供其意图使用上述商标的证据，其申请注册商标数量、类别明显超出了市场主体的正常需求。结合被异议商标与异议人具有一定独创性的字号文字完全相同的事实，可以认定被异议人申请被异议商标的行为已构成商标法第四条所指的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”之情形。依据商标法第四条、第三十五条规定，被异议商标不予注册。

二、 案件评析

   
本案焦点问题在于如何判断是否构成“不以使用为目的的恶意申请”，如何把握“不以使用为目的”和“恶意”两个要件，应综合考虑申请人的行业特点、经营范围、经营资质等基本情况；申请人商标注册申请的数量、类别跨度和时间跨度等整体情况；商标注册申请的具体构成、实际使用情况、以及申请人是否存在恶意注册等多方面因素，综合判断其申请是否明显不符合商业惯例、明显超出正当经营需要和实际经营能力以及明显具有牟取不正当利益之意图。

本案中，被异议人作为一名自然人，先后在20多个商品或服务类别上申请注册了170余件商标，其申请注册商标指定商品或服务类别行业跨度较大，如第33类白酒、第5类人用药等；其中包含了有较强行业属性及资质要求的特殊类别，如第7类金属加工机械、第36类保险咨询、第38类无线广播服务等；被异议人申请商标的数量、类别明显超出了市场主体的正常需求，且存在大量涉嫌抄袭、模仿新兴科学技术行业企业字号的行为。被异议人申请注册商标与他人在先使用且显著性较强的商标或字号近似程度之高，数量之多，实难谓巧合；且被异议人亦未能举证证明被异议商标为其独立创作完成或说明其商标设计创意来源，亦未提交上述商标的使用证据。因此可以认定被异议商标的申请注册属于商标法第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”之情形，不应予以核准注册。

三、典型意义

本案是一件运用商标法第四条对不以使用目的恶意申请商标行为予以规制的案件。该条款的成立需要被异议人的申请注册商标达到一定数量，但并没有绝对量化的标准，也不应简单地从申请数量去判断，而是从申请商标的“量”与“质”等多个维度去考量、评价申请人的商标注册申请行为。本案中被异议人申请注册数量并未达到特别巨大，但综合考虑其注册类别、数量，明显超出其自身的正常需求和经营能力，并且包括多件与他人企业字号完全相同的商标，且未提交上述商标使用证据及商标创作来源，其行为亦不属于为了开拓市场而进行的合理商标储备。综上，可以认为被异议人的注册申请行为构成商标法第四条所指情形。（国家知识产权局商标局异议审查五处  杨轩 张东梅）

贰

第31919844号“草薙家族草薙京冒菜”商标异议案

典型意义：打击恶意损害他人虚拟角色名称权益行为，保护在先权益人创新劳动成果

  
一、基本案情

异议人：日商SNK股份有限公司

被异议人：李兴军

被异议商标：

指定使用服务：第43类“咖啡馆、餐厅、快餐馆、酒吧服务、活动房屋出租”等

异议人主要理由：“草薙京”是异议人《拳皇》等作品中独创的重要角色名称，被异议商标的申请注册侵犯其享有的合法在先权益，违反商标法第三十二条的规定。被异议人未在规定期限内答辩。

经审查，商标局认为：在案证据显示，“草薙京”是异议人《拳皇》系列中的核心虚拟人物。《拳皇94——初现峥嵘》游戏于1994年在MVS游戏机板上开始发售，并陆续推出《拳皇》系列游戏延续至今。异议人在2013年开放了中文官方网站，并入驻了新浪微博和腾讯微博两大互动平台，将《拳皇》系列游戏推进中国市场，进一步扩大了这款系列游戏在我国的影响力。“草薙京”作为这款系列游戏中的虚拟人物角色名称，经由异议人运营和长期宣传使用已成为具有明确指向性、对应性以及较高商业价值的名称，该名称包含的财产价值与经济利益，本质上来源于异议人的智力创作与资本投入，应由异议人享有。被异议商标完整包含异议人具有较强独创性和一定知名度的角色名称，易使相关公众认为被异议商标指定使用服务来源于“草薙京”角色名称的相关权利人或与其具有特定联系，进而产生混淆误认，使被异议人获取本应属于异议人的交易机会。被异议人申请注册被异议商标的行为不当利用了异议人所创立角色的知名度及影响力，可能会使异议人丧失因该角色名称所带来的商业价值或商业机会，对异议人在先权益造成损害，被异议商标的申请注册已构成商标法第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。依据商标法第三十二条、第三十五条规定，被异议商标不予注册。

二、案件评析

本案焦点问题在于被异议商标是否损害异议人“草薙京”角色名称相关权益，构成商标法第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”的情形。

知名角色名称具有较高的商业价值，不予保护将减损权利人财产性利益，具有法律保护的必要性和正当性。本案异议人是《THE　KING　OF　FIGHTERS（拳皇）》等对战性系列格斗游戏的知名游戏研发运营公司，“草薙京”为异议人知名系列游戏《拳皇》中核心角色名称。被异议商标指定使用的第43类“咖啡馆、餐厅、快餐馆、酒吧服务、活动房屋出租”等服务与网络游戏的消费群体均以年轻人居多，而且在游戏、电竞等服务场所，在提供相关服务的同时通常也会为游戏玩家提供餐饮甚至食宿等服务，在消费群体和消费场所等方面具有较高的重合度和关联性。本案被异议商标完整包含异议人具有较强独创性和知名度的角色名称，被异议人未就商标创作来源做出合理解释并提供相应证据。被异议人未经许可申请注册被异议商标易使相关公众认为被异议商标指定使用服务来源于“草薙京”角色名称相关权利人或与其具有特定关联，进而产生混淆误认，不仅侵占真正智慧成果创作者潜在的商业利益和交易机会，而且不利于维护公平竞争的市场秩序。因此被异议商标的注册损害了异议人“草薙京”角色名称权益。

三、典型意义

游戏产业是全球范围内发展最为迅猛的文化产业之一，因其承载巨大的商业利益，由此产生的知识产权纠纷增长迅速。本案是在网络游戏衍生服务上对网络游戏角色名称权益给予商标法保护的典型案例。在判断申请注册的商标是否损害他人角色名称权益时，需要综合考虑角色名称的知名度和影响力以及是否存在混淆误认的可能性。角色名称的保护范围与其知名度和影响力成正比，知名度越高，影响力越强，则混淆误认的可能性越大，保护范围越宽。当前商业环境下，游戏中角色名称衍生产品和衍生服务发展日益多元化。当申请注册的商标指定使用的商品或服务与他人角色名称衍生产品或者衍生服务具有重合可能性时，应当从保护角色名称承载的正当利益、防止相关公众误认的角度出发，坚决制止不正当竞争行为，以保护市场主体创新创造的意愿和动力，促进市场经济的创新繁荣发展。（国家知识产权局商标局异议审查二处 张岩琪）

叁

第24438839号“亮神”商标异议案

典型意义：打击关联公司联合抢注他人电商名称行为，维护公平竞争市场秩序

一、基本案情

异议人：永康市杜德工贸有限公司

被异议人：芜湖乌梢蛇商贸有限公司

被异议商标：

异议人主要理由：被异议商标与异议人第9807838号“亮神　LIANGSHEN及图”商标构成类似商品上的近似商标。被异议商标的注册已构成对异议人在先使用并有一定影响商标的抢注。被异议人及其关联公司恶意囤积商标高达2000余件，多为天猫旗舰店品牌，不具备注册商标应有的正当性。

异议人提交的主要证据：被异议人及其部分关联公司工商信息及商标注册情况，异议人京东及天猫店销售记录、品牌授权书，被异议人抢注其他天猫商家店铺信息截图等。

被异议人答辩理由主要为被异议商标已在先使用并提供了包装订制合同、广告制作合同等。

经审查，商标局认为：被异议商标指定使用于第11类“电炊具；烹饪用炉；烹调用装置和设备”等商品，与引证商标核定使用的第21类“家用器皿；厨房用具；晾衣架”等商品在功能用途上有一定区别，不属于类似商品，故双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。异议人称被异议人抢注其在先使用并有一定影响的商标，但异议人提供的证据材料尚不足以证明在被异议商标申请注册日之前，异议人已在与被异议商标指定使用商品相同或类似的商品上在先使用“亮神”商标并使之具有一定影响，故上述异议理由不成立。

经查，被异议人及关联公司除本案被异议商标外还申请注册了大量与他人在先注册或在先使用的商标文字相同或近似的商标，并已被多家主体提出异议，被异议人未就此作出合理解释。据此，可以认为被异议人申请注册被异议商标的行为具有明显的抄袭、摹仿他人商标的故意，该注册行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，违背了商标法第四十四条第一款禁止“以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册”之立法精神，被异议商标不予注册。

二、案件评析

本案的重点在于判定被异议人申请注册商标是否属于商标法第四十四条第一款禁止的“以其他不正当手段取得注册”之情形，该条款所规制的主要为违反诚实信用原则，基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意注册并损害公平竞争的市场秩序和商标注册管理秩序的情形。

本案中，被异议人先后在多类商品上申请注册86件商标，除本案被异议商标外，另有“三书”、“夕姿”、“宜莎恋香”等多件商标与他人天猫旗舰店名称相同或近似，其中部分商标已在注册审查程序中被驳回，初步审定公告后被异议的16件商标均因恶意注册商标而被不予核准注册。此外，被异议人关联公司包括易县北极狐商贸有限公司（申请79件商标，被异议17件 ）、保定白子莲花商贸有限公司（申请44件商标，被异议5件）、保定森林鸮鹗商贸有限公司（申请81件商标，被异议12件）等公司申请的部分商标也均与他人天猫旗舰店名称相同或近似，其中部分商标已在注册审查和异议程序中被驳回或不予核准注册，部分商标在无效宣告程序中被认定构成商标法第四十四条第一款所规定的“其他不正当手段取得注册”的情形。综上并结合本案双方商标文字相同的事实，可以认定被异议人大量注册商标的行为超出一般市场主体实际使用商标的合理需要，且具有明显的抄袭、摹仿他人商标的故意，此种注册申请行为不仅损害了其他市场主体的合法权益，同时也扰乱了正常的商标注册秩序，属于商标法第四十四条第一款所指的以“其他不正当手段取得注册”之情形。

三、典型意义

本案是一起典型的关联公司联合大量注册，进行不正当竞争，扰乱商标注册秩序的案件。与其他恶意抢注案件不同的是，被异议人并不是抢注知名品牌，而是抢注天猫网店名称。为了规避法律风险，被异议人法定代表人名下同时注册了多家公司，联合申请注册商标，且均为抄袭、模仿天猫店铺名称。这种行为相当具有隐蔽性，孤立审查很难用现有法律予以规制。商标局对此类注册申请的审查，不限于申请人本人，也包括与其存在特定关系的主体。在异议程序中通过查询关联企业信息、商标申请审查、关联案件审理情况等，对商标申请人及关联企业的申请注册行为进行综合分析、研判，甄别是否具有恶意注册情形，从而有效地限缩申请人恶意注册的空间，更好地实现立法意图，维护正常的商标注册和管理秩序。（国家知识产权局商标局异议审查七处  龚家兴）

肆

第33838169号“好待百”、第33827187号“梦多加喱”商标异议案

典型意义：打击恶意拆分申请国外知名商标行为，保护在先商标专用权和消费者利益

一、基本案情

异议人：好侍食品集团本社株式会社

被异议人：南京姚盛商贸有限公司

被异议商标：、

指定使用商品：第30类“食用淀粉；咖喱粉（调味品）”等。

引证商标：、、

指定使用商品：第30类“食用淀粉；胡椒；咖喱粉”等。

异议人主要理由：被异议商标与异议人引证第275135号“好侍”、第274651号“好侍”、第8081501号“好侍食品　温馨美味尽在好侍H”、第4076864号“百梦多”商标指定使用商品类似。被异议商标 “好待百”“梦多加喱”是对其引证商标的改动、拆分，被异议商标使用在其指定商品上，易使消费者对商品的来源产生混淆误认，被异议商标的申请注册违反商标法第三十条的规定。

异议人提交的主要证据为“好侍百梦多”咖喱的销售票据、报刊、杂志等相关媒体的广告宣传等。

被异议人未在规定期限内作出答辩。

经审查，商标局认为：异议人的“好侍”、“百梦多”商标经过长期宣传、使用，在咖喱产品行业已具有一定知名度，被异议商标“好待百”、“梦多加喱”与异议人在先“好侍”、“百梦多”商标在文字构成上近似。被异议商标与异议人引证商标均指定使用于食用淀粉、咖喱粉等，并存使用易造成消费者对商品来源的混淆误认，因此双方商标构成使用于类似商品上的近似商标。被异议商标的申请违反商标法第三十条的规定，依法不予注册。

二、案件评析

本案焦点问题为双方商标是否构成类似商品上的近似商标。商标异议案件中对于商标相同近似的判定同样依据《商标审查及审理标准》，但在具体案件中还需对申请人的申请行为、引证商标知名度、实际使用情况等因素进行综合考量。

   
首先，异议人在先商标的实际使用情况和知名度。异议人提供的证据表明，异议人“好侍”、“百梦多”等商标在被异议商标申请注册前均已获准注册，并以商标组合形式使用在“咖喱”等产品上，经异议人长期广泛宣传使用，其在先实际使用的“好侍百梦多咖喱”商标标识已在相关公众中具有一定知名度。

   
其次，被异议人申请注册商标的情况。本案被异议人除申请“好待百”“梦多加喱”外，还申请注册了“好待百梦卶加喱”“好待白梦卶加喱”商标。在商标注册申请的实质审查中，将“好待百”“梦多加喱”隔离审查，与异议人在先注册使用的商标均尚可区分,但两件单独注册商标属于同一被异议人，不能排除被异议人有商标组合使用的意图。从被异议人申请注册情况来看，被异议人申请注册“好待百”“梦多加喱”商标有将异议人“好侍”“百梦多”等商标与“咖喱”商品进行改动、拆分注册，从而逃避商标审查的嫌疑，具有摹仿、攀附异议人具有知名度商标的故意。被异议商标“好待百”“梦多加喱”若获准注册组合使用于指定商品上，与异议人具有知名度的“好侍百梦多咖喱”标识高度近似。该商标若在“咖喱粉（调味品）”等相同或类似商品上获准注册，并在市场经营活动中使用，相关公众以一般注意力情况下，根本无法区分，易使消费者对商品的来源产生混淆误认。

综合考量上述情形，本案将两商标进行并案处理，可以判定被异议商标与异议人引证商标构成类似商品上的近似商标，被异议商标的注册违反商标法第三十条的规定。

三、典型意义

本案是一起典型的将国外知名商标改动、拆分进行注册的案件。随着商标行政管理机关制止恶意注册力度的加大，出现了很多更为隐蔽的抢注方式。如将他人知名商标进行改动、拆分等方式进行注册，此种注册在审查程序不易发现。在异议程序中，通过查询申请人的商标注册情况、考察在先商标知名度情况，能够及时发现、甄别具有抢注恶意的情形，对于围绕同一在先知名商标通过变形、拆分等方式进行摹仿、抄袭的注册申请行为，不再孤立审查，割裂各商标之间的内在联系，而是将申请人在同一主观恶意支配下申请的系列商标作为整体考虑，将上述多个异议案件合并审理，从而全面考虑双方商标的近似程度、在先商标的知名度，在后商标申请人的主观意图等因素，以达到制止傍名牌，实现公平公正的审理结果之目的。（国家知识产权局商标局异议审查六处  陈剑）

伍

第33255177号“橙米 CNMI”商标异议案

典型意义：打击侵犯他人著作权行为，保护知名企业商誉

   
一、基本案情

异议人：小米科技有限责任公司

被异议人：泉州广玉电子商务有限公司

被异议商标：

异议人主要理由：被异议商标与异议人第32028118号、第10674961号“MI”等商标构成相同或类似商品上的近似商标。被异议商标侵犯了异议人在先美术作品著作权。被异议人未在法定期限内答辩。

经审查，商标局认为，被异议商标指定使用于第7类“搅拌机；制食品用电动机械；熨衣机；厨房用电动机器”等商品上。异议人引证商标核定使用于第7类“搅拌机；熨衣机；洗衣机；粉刷机；充电式扫地机”等商品上。双方商标指定使用商品属于同一种或类似商品，被异议商标完整包含异议人具有独特设计的引证商标，故双方商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。异议人提供的著作权登记证书表明该作品于2011年9月创作完成，并于2012年7月在国家版权局进行登记，异议人对该作品享有在先著作权。被异议商标英文部分中的“MI”与该作品在设计手法、表现形式、视觉效果等方面相近，已构成实质性近似。异议人提供的证据材料证明，经异议人长期使用和广泛宣传，该作品已在相关公众中具有一定知名度，被异议人有接触该作品的可能。因此，被异议人申请注册被异议商标已构成对异议人在先著作权的侵犯。依据商标法第三十条、第三十二条、第三十五条规定，被异议商标不予注册。

   
二、案件评析

本案的焦点问题为被异议商标是否违反商标法第三十条和第三十二条的规定。

(一) 双方商标是否构成类似商品上的近似商标。

本案中，异议人引证商标设计独特，具有独创性，且经异议人的长期使用和广泛宣传，具有了一定的知名度，被异议商标完整包含了具有独创性和一定知名度的引证商标。同时其汉字部分“橙米”，亦与异议人商号及中文商标“小米”含义有一定关联，可见，被异议人主观上具有摹仿异议人在先知名商标，不正当借助异议人商誉的意图，此种意图更易增加双方商标在市场上混淆的可能性。故双方商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

(二) 被异议商标的注册申请是否损害异议人著作权。

本案中，异议人提供的著作权登记证书时间明显早于被异议商标申请注册时间，异议人对该作品享有在先著作权。且在被异议商标申请注册前，异议人已将标识申请注册为商标。鉴于异议人提交的著作权登记证产生于被异议商标申请注册前，具有较强的证明力，其与商标注册证结合，在没有相反证据予以推翻的情况下，可以推定异议人为著作权人。

在著作权归属确定的情况下，判断诉争商标是否损害著作权，还需符合“实质性相似+接触可能”要件。

认定实质性相似主要考虑被异议商标是否使用了异议人作品中具有独创性的内容。与商标近似判断并不完全相同，商标近似通常以音、形、义整体判断，但实质性相似并不要求整体的近似性，只要其中某一部分与他人在先作品在设计手法上雷同即构成实质性相似。本案中，只是被异议商标的一部分，但该部分与异议人享有著作权的作品在构成元素、设计手法、视觉效果上完全相同，可以认为二者构成实质性相似。

是否具有接触可能，通常作品如在先发表、作为商标公开或进行商业使用，可以推定接触。本案中，异议人商标在先申请并经初步审定公告，已在先公开，同时异议人在市场亦将作为其主要商业标识进行使用和广泛宣传，并具有一定知名度。因此，可以认为被异议人有接触异议人作品的可能。

综合考虑以上因素，本案可以认定被异议人申请注册被异议商标已构成对异议人在先著作权的损害。

三、典型意义

本案是一起典型的制止“傍名牌”，对国内知名品牌进行保护的案件。本案中异议人同时主张商标法第三十条、第三十二条。本案较好把握了两个条款的立法意图和构成要件，在认定商标近似时，坚持整体观察，并充分考虑异议人在先商标知名度，被异议人攀附其商誉之主观意图；在认定损害著作权时，准确理解实质性相似的判断标准，回归著作权保护之本意。本案典型意义在于，在商标权与著作权并存的情况下，厘清两种权利的保护要件和规则，两个条款的运用并行不悖，有力地制止了商标注册申请中的“傍名牌”、“搭便车”的行为。（国家知识产权局商标局异议审查四处吕红艳）

陆

第36699370号“云铜” 等系列商标无效宣告案

典型意义：严厉打击不以使用为目的的恶意商标注册申请或以其他不正当手段取得注册

一、基本案情及分析

争议商标：

“云铜”、牛角图形等系列97件商标分别由云南云瑞之祥文化传播有限公司（以下简称为“云瑞之祥”）、美国奥洛海集团公司（以下简称为“美国奥洛海”）、中国云铜集团有限公司（以下简称为“中国云铜”）（上述三方公司统称为被申请人）在多个商品及服务类别上注册。云南铜业（集团）有限公司（系列案件申请人，以下简称为“云南铜业集团”）分别对上述“云铜”等系列商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。申请人主张其为1996年经批准成立的大型企业, “云铜”作为申请人简称，已经与申请人建立了唯一、固定的对应关系。美国奥洛海、中国云铜均系以云瑞之祥为核心设立的公司，上述三家公司联合囤积注册大量“云铜”等商标，虚假宣传，以牟取非法利益，其系列注册行为严重违反诚实信用原则，对商标注册秩序造成破坏，请求依据商标法第四条、第四十四条第一款等规定，对争议商标予以无效宣告。被申请人在我局规定期限内未予答辩。

我局审理认为，在案证据显示争议商标申请日前，“云铜”已作为申请人云南铜业（集团）有限公司企业名称的简称与申请人形成对应关系，在有色金属行业具有一定知名度。争议商标与申请人的企业名称的简称完全相同，被申请人对此无合理解释。被申请人三方核心股东重合，中国云铜昆明代表处与云瑞之祥地址相同，上述三家公司具有关联关系。云瑞之祥、美国奥洛海以及被申请人在全部45个商品及服务类别上通过申请注册、转让等方式大量持有“云铜”及与云南铜业集团企业标识完全相同的牛角图形等商标，并以此为权利基础对申请人提出多起民事侵权诉讼，同时通过中金通汇国际投资有限公司向申请人关联公司发出报价80亿元人民币的《关于就“云铜”等商标进行合作与服务的报告》。被申请人三方公司大量申请、囤积注册商标，以合作为名索取高额转让费，同时利用注册商标进行恶意诉讼，中国云铜在其官网发布于2019年和2020年其分别以2.34亿美元和43.7亿美元收购美国奥洛海持有的“云铜”商标进行炒作。上述行为明显有悖于诚实信用原则，具有通过抢注商标牟取不当利益的目的，严重扰乱了正常的商标注册秩序，已构成2019年商标法第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”以及2013年和2019年商标法第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”之情形。

二、典型意义

规制恶意注册、保护合法在先权利，商标确权授权案件审理实践中所涉及的法律条款包括商标法第十三条、第十五条以及第三十二条。若系争商标权利人的注册行为超出损害特定民事权益，构成不正当占用公共资源、损害公共利益、扰乱商标注册秩序或者其他不正当方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册情形，则属于商标法第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”情形调整的范围。2019年商标法（以下称新商标法）第四条增设了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，旨在坚决遏制“不以使用为目的”的恶意申请商标行为，打击囤积商标的注册申请行为。该条款中“不以使用为目的的注册”以“恶意”为限定，即豁免了对于申请人为防止他人抢注其注册商标基于防御目的申请相同或近似商标以及为具有现实预期的未来业务预先适量申请商标的情形。商标申请人“不以使用为目的”的大量申请商标和意欲借此牟利，囤积商标构成不正当占用商标资源和扰乱商标注册秩序，此为第四条所规制的“恶意”。新商标法第四条和第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”情形中恶意申请注册的商标均不不以系争商标申请人本人申请注册的商标为限，还包括与该行为人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或者其他特定联系的自然人、法人或者其他组织申请注册的商标。

“云铜”等系列无效宣告案件中，云瑞之祥、美国奥洛海、中国云铜三方关联公司在全部45个商品及服务类别上通过申请注册、相互转让等方式大量持有与申请人知名企业名称简称及企业标识相同的“云铜”及牛角图形等商标，并以此为权利基础对申请人提起多个民事侵权诉讼，同时通过第三方向申请人关联公司发出报价数十亿元人民币的“云铜”系列商标转让邀约，发布天价收购“云铜”商标新闻意图炒作。上述大量囤积商标、以此牟利的恶意注册行为，严重违反了诚实信用原则且破坏了商标注册秩序，在社会上造成恶劣影响，足可见商标注册的“恶意”且已构成“以其他不正当手段取得注册”之情形。

新商标法第四条在设置方面强调规制“不以使用为目的”的恶意注册，商标是否以使用为目，可作为区分该法律条款和第四十四条第一款的适用依据。值得注意的，两个法律条款设置的根本均源于商标注册人违反诚信义务。当商标权人的注册行为不具备真实使用意图，不当占用了公共资源，客观结果均造成对商标注册秩序的扰乱和公平竞争市场秩序的冲击，此时二者在法律适用上存在竞合。打击恶意注册要保持高压态势，多效并举、合理运用法律规范商标注册行为，是营造良好营商环境的初心和践行。（国家知识产权局商标局评审四处 张丁萍）

柒

第32315366号“图形（三维标志、指定颜色）”商标驳回复审案

典型意义：对三维标志商标显著性和功能性审查、使用获得显著性审查具有指导意义

一、基本案情

申请人：费列罗有限公司

申请商标图样:

（一）驳回理由

申请商标使用在指定商品上，缺乏显著性，不具备商标识别作用，违反了商标法第十一条第一款第（三）项的规定。

（二）国家知识产权局决定

申请商标是由蛋壳状三维标志、红蓝白三种颜色和外文“Kinder”组合而成的立体商标，其中带有指定颜色的蛋壳状三维标志使用在“巧克力”商品上具有显著特征，外文“Kinder”使用在复审商品上亦具有显著特征。同时，申请人提交的证据可以证明该三维标志商标自进入中国市场起，通过广泛宣传和大力推广，使得该商标在“巧克力”商品上已具有一定知名度，并与申请人形成唯一对应关系。综上，申请商标在上述商品上具有显著性，并通过实际使用进一步增强了其识别性，可以起到区分商品来源的作用。申请商标指定使用在巧克力商品上的注册申请予以初步审定。申请商标指定使用的“甜食”商品涉及范围较广，且不明确，同时在案证据不足以证明其在甜食商品上经使用已产生显著性。综上，申请商标在甜食商品上的注册申请予以驳回。

二、案件评析

三维标志商标和其他类型的商标一样，都要接受禁用条款、显著特征和相同、近似审查，此外，三维标志商标还要接受功能性审查，而显著性和非功能性是立体商标获准注册的关键。

（一）三维标志商标显著性与非功能性

显著性是商标的基本属性。按照《商标审查及审理标准》，三维标志显著性的判定需要审查三维标志是否属于基本、简单和普通的立体形状；装饰性的立体形状；行业通用或常用商品的立体形状及商品包装物的立体形状等，以相关公众是否能够以该标志区分商品的来源为标准，针对指定使用的商品逐项审查。

功能性要求体现在商标法第十二条对三维标志的规定中，其目的在于确保具有实用价值的商品特征不能通过获取可无限续展的注册商标专用权的方式来永久保护，以鼓励合法的市场竞争。

显著性与三维标志非功能性问题在实践中往往存在交叉，比如独特的设计就容易吸引审查员关注其显著性而忽视其可能存在功能性的注册障碍，所以明确二者的区别，是十分必要的。通常情况下，具有性质功能性、技术功能性的商品形状可以通过外观设计专利权进行保护；具有美学功能性的商品形状可以通过著作权寻求保护；而商标权保护的是显著性，即使该三维标志是作者独立创作的，但它若不能识别商品或服务的来源,则无法获得商标法的保护。具有功能性的三维标志经过使用是否可以获准商标注册呢？事实上，第十二条并无但书，即该条列举的三种三维标志即使经过长期使用，仍然不能被注册为商标。基于上述分析，三维标志商标的非功能性与显著性这两个要件需要分别审查，不应混同。

就本案而言，申请商标作为独特造型的蛋形撕拉口式容器，申请使用在“巧克力”等商品上，该商品包装的形状既不是由商品自身的性质而产生的立体形状，也不是为了满足某种技术效果的商品形状，而且即使被其他包装形状所替代，并不会显著影响消费者的购买选择和“巧克力”等的实质性价值。所以，本案申请商标满足申请立体商标的非功能性要求。

如前文所述，独创性并非三维标志显著性的判断要件，但是，不可否认的是，标识独创性有助于增强其作为立体商标时的显著性。本案申请人选择蛋壳形立体形状、红白蓝三色上下排列的颜色组合，并将字母组合置于蛋壳的中上部，有别于同行业巧克力商品的常用或惯用标识，形成了具有独特性的显著整体形象。

（二）三维标志商标经使用取得显著性

三维标志商标通过使用是否足以使其发挥识别商品来源作用，应当综合考量以下因素：使用三维标志商标的持续使用与宣传的时间、地域、范围、销售规模等因素，以相关公众为判断主体，对指定使用商品逐一判定。关于上述标志持续使用与宣传的情况，本案中，费列罗有限公司提供的多家媒体报道、经销协议节选及销售发票等证据可以证明，自2011年标注三维标志商标的“巧克力”产品即进入中国大陆市场，通过电视广告、报纸等媒体对其进行了广泛宣传，销售范围涉及全国多个省市，而且已持续使用长达近十年。在相关公众的认知中，形成了申请商标与申请人之间的稳定对应关系，使得相关公众能够结合其三维标志商标对商品的来源进行认知，即申请商标具有了识别商品来源的作用。关于指定使用商品保护范围的判定，申请注册商标经使用取得显著特征的标志，应当限定在实际使用的商品上，即本案申请商标在“巧克力”商品上予以保护。

三、典型意义

在案件审理实践中，商标申请人申请注册立体商标的案件日趋增多，本文从三维标志商标的显著性与功能性审查方面进行逐一分析论述，明确了二者的关系，并结合案例重点分析了三维标志商标经使用取得显著性所需要考量的因素，希望为以后此类涉及非传统类型商标案件的解决提供有益的思路。（国家知识产权局商标局评审八处  姚继莲）

捌

第18338886号颜色组合商标无效宣告案

典型意义：对颜色组合商标审查具有指导意义、保护民族装备制造业知识产权

第18338886号、第18338885号颜色组合商标因显著性问题被多个主体提起无效宣告申请，在行业内影响较大。因两商标案情相似，下文仅针对第18338886号无效宣告案作分析阐释。

一、 基本案情

申请人：湖南杰希重工有限公司、惠州市契贝科技有限公司邓某、湖南鹏翔星通汽车有限公司
被申请人：中联重科股份有限公司

争议商标：

（一）申请人主张

争议商标的注册申请不符合颜色组合商标的形式审查要求；争议商标的颜色组合是行业内机械产品的通用色；该颜色组合未经被申请人大量使用并起到区分产品来源的作用。故请求对争议商标予以宣告无效。

（二）国家知识产权局审理与裁定

首先，被申请人按照《商标审查及审理标准》中颜色组合商标形式审查规定的要求提交了表示颜色组合方式色块的彩色图样并进行了相关声明、说明了颜色名称和色号、描述了其在商业活动中的具体使用方式，故争议商标的注册申请符合颜色组合商标的形式审查要求。其次，申请人提交的证据不能证明该颜色组合已经成为同类商品的描述性颜色。最后，该颜色组合作为被申请人混凝土机械、起重机械、环境产业等产品的新涂装于2015年4月15日进行了全球发布，并在2015年9月3日的世界反法西斯战争胜利70周年阅兵仪式上进行了展示，诸多媒体进行了相关报道，上述证据可以证明该颜色组合在争议商标申请日前经过大量使用和宣传，已与被申请人形成了对应关系，可以起到区分商品来源的作用。因此，争议商标的申请注册并不违反商标法第十一条第一款第（三）项的规定。

二、 案例评析

（一）颜色组合商标的形式审查

根据《商标审查及审理标准》中“颜色组合商标的审查”规定可知，目前对于颜色组合商标的申请要求必须具备三个基本要件：在申请书中予以声明；提交清晰彩色图样，并说明颜色名称和色号；说明商标的具体使用方式。本案被申请人按照上述要求进行了声明，提交了彩色图样并对颜色名称和色号进行了说明，亦说明了商标的具体使用方式，因此，该颜色组合商标的注册申请符合相关的形式审查要求。

（二）颜色组合商标的实质审查

本案重点是颜色组合商标显著特征的审查。颜色组合商标的显著性问题有两个层次，基底的层次是“作为商标”意义上的显著性，是指在相关公众的认知习惯里，某个标识是不是“商标”。第二个层次是在此基础上，讨论商标的显著性，即区分商品来源的识别作用，包括固有显著性和获得显著性②。

1、颜色组合作为商标的可识别性问题

一般情况下，颜色组合在相关公众的认知习惯中不易被当作商标加以识别，但随着近年来市场主体使用习惯的培养，消费者逐渐形成了将颜色组合作为商品或服务来源识别标志的认知习惯，加之该颜色组合进行了色差安排的设计，因此，其具有作为商标的可识别性。

2、颜色组合商标的固有显著性问题

《商标审查及审理标准》中将对指定使用商品的天然颜色、商品本身或者包装物以及服务场所通用或常用颜色具有描述性的颜色组合排除在具有显著特征的颜色组合商标之外。而本案申请人提交的证据不能证明该颜色组合在争议商标申请日前属于同类商品的描述性颜色。

3、颜色组合商标使用获得显著性的考虑因素及具体适用

在判定颜色组合商标是否经过使用获得显著特征时，应结合《商标审查及审理标准》中判定某个标志是否经过使用取得显著特征的一般性规定，考虑颜色组合商标自身情况、相关公众认知习惯、同行业使用情况和惯例、颜色组合商标的使用和宣传情况，以判定系争商标是否与申请主体产生了稳定对应联系，是否具备了区分商品或服务来源的功能为标准。前三项考虑因素在上述商标的可识别性和固有显著性问题中已经进行剖析，故下文主要从颜色组合商标的使用和宣传角度进行分析。

本案被申请人提交的其在长沙、米兰召开新涂装全球发布会的报道资料、参展图片和合同、参与反法西斯战争胜利70周年阅兵仪式的资料以及在争议商标获准注册后的参展资料分别可以证明该颜色组合商标使用和宣传地域的普遍性、受众范围的广泛性、宣传强度、持续使用情况。基于此足以判定，在争议商标申请日前，在相关公众的认知中，该颜色组合商标已经与被申请人建立了可以相互指代的稳定对应联系，具备了区分商品来源的功能，可以起到区分商品来源的作用，且通过使用进一步强化了其显著性。因此，该颜色组合商标的注册被我局予以维持。

三、典型意义

随着社会经济的发展和知识产权制度的不断完善，颜色组合商标逐渐成为消费者识别商品来源的一种重要手段。作为非传统商标，显著性是颜色组合商标审查的难点，上述评析从颜色组合商标的可识别性、固有显著性、使用获得显著性等多方面进行了深入剖析，对厘清颜色组合商标显著性的问题进而满足颜色组合商标保护的迫切需要具有重要意义。（国家知识产权局商标局评审八处 贾玉竹）

玖

第12676248号“上海故事STORY OF shanghai及图”商标无效宣告案

典型意义：首次运用巡回口审方式查清案件复杂事实、准确界定商标在先使用商标共存等问题

争议商标：

引证商标：

一、基本案情

申请人：上海故事丝绸发展有限公司

被申请人：杭州绫绝顶服饰有限公司

争议商标：第12676248号“上海故事 STORY OF SHANGHAI”商标

申请人的主要理由：一、“上海故事”是申请人使用多年并已建立极高知名度的注册商标。争议商标与申请人的第10087133号“上海故事”商标（以下称引证商标）构成类似商品上的近似商标。二、争议商标的实际使用容易使消费者对商品来源、品质等特点产生误认，争议商标的实际使用将具有欺骗性。被申请人有意摹仿他人在先知名商标的行为也将产生“不良影响”，并属于以“其他不正当手段”申请商标注册的行为。三、被申请人股东亲属曾在申请人公司工作，属于明知争议商标存在并进行抢注的行为。四、被申请人具有恶意注册他人在先知名商标和不诚信的行为，扰乱了商标注册秩序和市场竞争秩序。综上，请求依据2013年商标法第四条、第十条第一款第（七）和（八）项、第十五条第二款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条的规定，对争议商标予以无效宣告。

被申请人答辩的主要理由：一、被申请人及控股股东最早自2002年起经营上海故事品牌，远早于申请人引证商标的申请注册日。二、依据2013年商标法第五十九条第三款的规定，在先使用并未注册的商标经使用具有一定知名度之后都可以与已注册商标商标共存，本案中争议商标在先使用具有一定知名度并且已经注册的商标能够与本案引证商标共存。三、争议商标与引证商标不构成近似商标。四、争议商标为被申请人独创，不存在任何主观恶意行为。综上，请求维持争议商标的注册。

二、案情解析

被申请人主张依据2013年商标法第五十九条第三款的规定争议商标可与引证商标共存。2013年商标法第五十九条第三款规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”首先，该条款旨在保护已经在市场上在先自创并善意使用的未注册但有一定影响商标所有人的权益，并非商标授权确权条款。其次，被申请人所谓早期经营“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的证据不能证明是其自创使用。根据在案证据可知，上海紫琦服饰有限公司与申请人的法定代表人均为杨求良，同时上海紫琦服饰有限公司亦为申请人的股东；在案证据显示，申请人的股东上海紫琦服饰有限公司曾与陈妙珠签订了特许加盟备忘录、特许经销商协议，上海紫琦服饰有限公司授权陈妙珠在杭州市河坊街店铺、杭州市河坊街道136号店铺、杭州市武林路337号店铺、河坊街183号店铺、绍兴市鲁迅故里主街区33号店铺对“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的产品进行经销、推广活动。上述申请人的股东上海紫琦服饰有限公司与陈妙珠签订合同的最早时间为2006年8月18日。在案证据显示，被申请人法定代表人陈德勇曾在2006-2008年间分别在南京市秦淮区夫子庙贡院西街127号、南京市秦淮区贡院街168号、杭州市河坊街191-201号、鲁迅故里主街区33号单独或与他人（陈妙珠或陈柳珠）开设门店，经营“上海故事”品牌的系列产品。上述陈德勇最早租赁房屋的签订时间是2006年9月25日。据此可知，申请人授权陈妙珠经营“上海故事”及“STORY OF shanghai”门店的时间早于陈德勇开设门店经营“上海故事”及“STORY OF shanghai”产品的时间。依据本案查明事实可知，陈德勇既为被申请人的法定代表人，又与陈妙珠具有亲属关系，陈德勇开设的门店位置与陈妙珠经营“上海故事”及“STORY OF shanghai”门店的位置在距离上相近或重合。综上，在案证据不能证明在引证商标申请日之前，被申请人在先自创并善意使用了“上海故事”及“STORY OF shanghai”商标，因此被申请人请求争议商标应与引证商标共存的主张我局不予支持。

三、典型意义

本案中，重点在于被申请人是否在先使用争议商标且具有一定影响力，其在后注册商标是否可以依据2013年商标法第五十九条第三款的规定与申请人的商标并存。

2013年商标法第五十九条第三款规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”，本条规定的是他人对注册商标的正当使用问题。我国作为商标注册制国家，商标经注册获得商标专用权，但也存在有些商标使用人没有注册商标，但其已经使用并具有一定影响的情形。如果商标注册人在同一种或类似商品上注册与在先使用人相同或者近似的商标，并因此禁止在先使用人使用，对在先使用人对于该商标的付出明显不公平。故为了平衡商标注册人和商标使用人之间的利益，弥补商标注册制的局限，2013年商标法对在先使用的未注册商标也在一定条件下给予保护，此条款即为其中之一。但我国作为商标注册制国家，对于已注册商标的保护仍应遵循2013年商标法的其他相关规定。（国家知识产权局商标局评审十处 杨丰璟）

拾

第17393381号“佳丽芙Jialifu”商标无效宣告案

典型意义：规范代理机构行为，根治恶意抢注商标及囤积行为

争议商标：

一、基本案情

第17393381号“佳丽芙Jialifu”商标（以下称争议商标）由马继辉（以下称争议商标原申请人）于2015年07月09日申请注册，于2017年11月21日核准注册，核定使用在第3类“化妆品、洗发液”等商品上，商标专用权期限至2026年09月06日。该商标于2018年08月13日转让至杨冬平（本案被申请人）名下。S.C.庄臣父子公司（本案申请人）于2019年04月15日对争议商标提出无效宣告请求。申请人称：争议商标原申请人是经备案的商标代理机构“广州市洋智广告设计有限公司”的唯一自然人股东，在商标法第十九条第四款规定的制约下，该代理机构转而以其唯一自然人股东名义提出商标注册申请，恶意囤积商标并进行转让牟利。依据商标法第十九条第四款的规定，申请人请求对争议商标予以无效宣告。被申请人在规定期限内未予答辩。

二、案情解析

争议商标的申请注册是否违反商标法第十九条第四款之规定。本案中，广州市洋智广告设计有限公司为自然人独资的有限责任公司，系经我局备案的商标代理机构，争议商标原申请人马继辉系其唯一股东，马继辉申请注册商标多达两千余件，其中，包含“喜运登”、“三菱”、“丽仕”、“保罗约翰顿”、“御佰草”、“美汝莲”、“卡诗娇”、“娇韵尚”、“LG”、“佐米菲”等大量与他人知名商标相同或者近似的商标，包括争议商标在内的其名下大量商标由该代理机构代理申请注册。据此可以认定，争议商标原申请人、广州市洋智广告设计有限公司具有抢注他人商标、囤积商标的共同故意，争议商标系该商标代理机构假借其唯一股东之名申请注册，以达到规避法律之目的，争议商标原申请人的行为应视为商标代理机构的行为。争议商标指定使用的“化妆品”等商品不属于商标法第十九条第四款中所规定的“代理服务”。综上，争议商标的申请注册违反了商标法第十九条第四款之规定。

三、典型意义

本案涉及到商标代理机构假借他人名义恶意规避商标法第十九条第四款的规定进行抢注和囤积商标的问题。商标法第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”其立法目的在于防止商标代理机构利用自身优势恶意抢注商标或者囤积商标牟取利益的行为，规范商标代理市场。为解决商标代理活动中的混乱现象以及严重扰乱商标市场秩序情形的出现，商标法有关商标代理机构行为规范的内容应当严格执行。与商标代理机构具有串通合谋行为或者具有特定关系的人抢注、囤积商标的行为，应视为商标代理机构的行为，适用商标法第十九条第四款予以规制，以防止商标代理机构假借他人名义恶意规避该规定抢注和囤积商标，致使该条款立法目的无法实现。本案中，广州市洋智广告设计有限公司系经我局备案的商标代理机构，争议商标原申请人马继辉系该代理机构股东（持股比例100%），其申请注册商标多达两千余件，其中包含大量与他人知名商标相同或者近似的商标，涵盖的商品类别广泛，并多由该代理机构代理申请注册，显然不是为了正常的商业使用目的，两者具有明显串通合谋抢注他人商标、囤积商标的共同故意，该商标代理机构假借其股东之名义在第3类“化妆品”等商品上申请注册争议商标，以规避商标法第十九条第四款的规定，该股东的行为应视为商标代理机构的行为。其申请注册争议商标时所具有的不正当性不因争议商标转让而改变，被申请人是否善意受让争议商标亦不影响对上述行为的判断，因为，此种“毒树之果”缺乏受法律保护的正当性基础。由此，本案适用商标法第十九条第四款之规定对上述行为予以规制。（国家知识产权局商标局评审五处 王靖）

来源：中国市场监督报

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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