抢占专利先手的利器 - 美国临时专利申请

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：辛筱斑 美国Rothwell, Figg, Ernst and Manbeck, P.C.律师事务所律师

原标题：抢占专利先手的利器 - 美国临时专利申请（provisional patent application）

临时专利申请（provisional patent application）是美国专利体系里面特有的一种申请。如果运用得当，这种临时申请可以成为企业在专利博弈中抢占先手的利器，但是，临时申请操作中也存在一些潜在的“陷阱”，需要小心的避免。

临时专利申请（provisional patent application）是美国专利体系里面特有的一种申请。这里的“临时” 是对申请而言，而不是说有“临时”的专利。如果运用得当，这种临时申请可以成为企业在专利博弈中抢占先手的利器。在2013年的专利法改革以后，美国专利体系从保护“先发明”变成了保护“先申请（first-inventor-to-file）”。这样一来，抢占专利优先权变得更加重要，临时申请的作用也越来越突出。

　　
但是，临时申请操作中也存在一些潜在的“陷阱”，需要小心的避免。这篇文章就来谈谈怎样有效地利用临时申请。

什么是临时申请

首先先说说什么临时申请。临时申请是申请人向美国专利商标局递交的一种专利申请。如果符合基本内容和格式要求，会获得一个申请日期（filing date）或者叫优先权日期（priority date）。但和正式申请（non-provisional application）不同的是，临时申请不会进入审查阶段，并且对内容和格式没有特定的要求，也不需要包含权利要求（claims）。不过，要想临时申请发挥比较好的作用，在撰写的时候内容还是越完整越好。

临时申请递交之后，会在12个月之后失效。在这12个月内，申请人可以递交一个基于这个临时申请内容的正式申请（可以是美国的non-provisional或者PCT申请），并且向专利局要求这个正式申请享有临时申请的优先权日期。如果正式申请的内容在临时申请里面已经充分的描述了，那么正式申请就可以获得临时申请的优先日期。

临时申请带来的好处

临时申请在整个专利申请过程中，可以给申请人，尤其是初创公司和中小企业，带来很多好处。

低费用

专利局对临时申请的申请费相对正式申请来说非常得低（$300以下）。如果申请人是小型或者微型企业单位则费用更低。同时，因为临时申请不会进入审查，临时申请阶段也不需要缴纳审查费用，并且也不需要投入实质审查过程中相关的的律师费。

“专利申请中 （patent pending）”状态

临时申请递交之后，虽然不会进入审查，但是申请人已经可以把相关产品加上“专利申请中”的标识了。这个标识在专利法上并没有实际的保护效果，但是它可以告诉感兴趣的投资人或者商业伙伴，这个产品有一定的技术含量，并且会有专利保护。这在像生物、医药、电子等技术密集领域，对于吸引投资和建立商业合作是非常重要的。另外，“专利申请中”的标识对避免潜在的对手抄袭你的产品会有一些“威慑”作用。

获得较早的优先权日期

在专利保护策略中，临时申请通常用来获得一个比较早的优先权日期。特别是在递交正式申请的时机还不成熟的时候，临时申请可以用来“占个位子”，为以后的正式申请建立一个比较早的优先权日期。优先权日期的早晚在专利申请和诉讼中非常重要。我们知道，新颖性和创新性是专利的重要要求。一项专利的优先权日期越早，可以用来反驳它的新颖性和创新性的文献和证据就越少。那么这项专利就越容易获得授权，如果有诉讼的话就越难以被无效。

不占用专利有效期

一般来说，美国专利是从申请递交起日起的20年后过期。这个20年的时间是从非临时申请日期开始算的。也就是说，临时申请不光可以建立一个优先日期，还不会占用20年的专利有效期。所以 ，专利申请从临时申请开始 ，可以在实质上推迟一个专利的过期时间。这点对于药品类专利尤为重要。由于很多药物专利都是在研发早期递交的，真正到药品获批，专利要发挥价值的时候，经常已经接近专利有效期的尾声。这个时候，专利有效期每多一天，对于企业受益都是客观的。所以很多时候，药品专利申请即使已经是一个完整的申请，也可以先以临时申请的形式递交，一年之后再转成正式申请。

更多的产品研发时间

临时申请可以在产品研发早期（比如有一些初始数据的时候）就可以考虑递交，来保护最基本的技术概念。递交第一个临时申请之后，如果在之后的一年内，研发有更多的进展，可以把进一步递交后续的临时申请。这些后续申请可以包含新的进展，更多的数据。在最初的临时申请递交之后的一年内，可以递交多个后续临时申请，来保证不同阶段的进展都被包括进去。在一年到期之前，这些递交的申请可以合并成一个正式申请递交。这样的策略虽不能保证每一步技术进展都获得第一个临时申请的优先权日期，但是可以最大程度的让每一个技术进步都获得可能的尽可能早的优先权日期。

临时申请的这种灵活性可以使得申请人在研发早期，技术的基本概念已经建立，但是数据还没有完善的时候就开始专利保护。这种策略可以获得一个尽可能早的优先日期，对专利授权和有效都会有很大帮助。
　　

更多的产品评估时间

在研发早期，一项技术的价值往往不是很容易确定。它很可能最终会成为一个很有价值的产品 ，可是又有很多不确定因素。这个时候很多申请人既想申请专利保护，可是又不想投入太大的时间和财力。这种情况下，临时申请可以是一个折中的方案。临时申请的费用比较低，投入相对较小。递交之后的一年内，如果 这项技术显现出它的价值，那么申请人可以继续投入，递交正式申请来获得专利授权。如果这项技术价值不是很明显，那就放弃这个临时申请。因为临时申请不会被公开，放弃之后公众也看不到临时申请中的内容。

隐藏的“陷阱”

临时申请虽然有诸多好处，但是也有一些隐藏的陷阱。如果操作不当，不但起不到专利保护的作用。有些时候还会对后续的专利申请和诉讼造成负面影响。

对于发明的描述不够充分

临时申请可以用来获得优先日期，并且不会进入实质审查，但是也不能仅仅把它们当做“占位子”的工具。要想让后续的正式申请可以获得早先递交的临时专利的优先权日期，正式申请里面的权利要求必须要在临时申请里面有充分、准确的描述。如果临时申请撰写的很粗糙，很简略，仅仅提到了发明的概念，但是没有完整的描述，那么后续的正式申请则很难“继承”这个临时申请的优先权日期。

所以，一个有价值的临时申请应该包含足够的技术细节，来支持后续正式申请的权利要求。这样的临时申请才能起到占据一个较早的优先权日期的作用。

在有些紧急情况下（比如突然有投资人想和申请人讨论项目，或者申请人马上要在一个会议上展示这个技术），不得已需要在短时间内（赶在对外公开之前）递交一份临时申请来保护这项技术。由于时间紧迫，这样的临时申请可能会准备的比较粗糙。这种情况下，在第一份临时申请之后，申请人应该尽快地再递交一份后续的，比较完善的临时申请，尽可能的弥补由于第一份申请中的不足带来的问题。在第一份临时申请过期之前，把这两份申请合并成一个正式申请递交即可。

推迟审查

有的时候，为了获得投资或者占领市场高地，申请人需要尽快得到一个授权的专利。这种情况下，临时申请的路线可能就不适合。因为临时申请不会进入审查阶段，所以会延长获得专利的时间。要尽快获得授权专利，申请人应该直接递交正式申请，并且考虑合适的可以加速审查的方式，比如专利局的Track One途径。

另外，临时申请比较适合身在美国的申请人。在国内的申请人如果向在外国递交专利申请，需要在在国知局申请保密审查。所以国内申请人如果需要在美国申请专利，通常有两条途径：（1）递交PCT专利申请，之后进入美国国家阶段；或者（2）递交中国专利申请，然后基于中国的专利申请在美国递交非临时专利申请。

总之，临时申请是专利保护策略里面的重要一步。如果运用得当，并且能够避免潜在的陷阱，临时申请不失为启动专利保护的一条灵活有效的途径。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：辛筱斑 美国Rothwell, Figg, Ernst and Manbeck, P.C.律师事务所律师

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：抢占专利先手的利器 - 美国临时专利申请（点击标题查看原文）

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