浅谈实用新型的从属权利要求不能采用纯功能性限定的原因及功能性限定的权利要求的使用策略

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：王恒 成都华神科技集团股份有限公司技术中心

原标题：浅谈实用新型的从属权利要求不能采用纯功能性限定的原因及功能性限定的权利要求的使用策略

权利要求的功能性限定描述在专利申请领域被普遍认为保护范围宽且撰写方式简单，从而受到了许多的专利代理人的喜爱，且根据《审查指南》中所述“对于产品权利要求来说，应当避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当时，才能使用”。也就是《审查指南》中并没有明确禁止功能性权利要求的使用，导致了很多专利代理人喜欢采用既简单又能够获得较大保护范围的功能性限定的撰写方式。但是，在华为等大企业IP部门的要求中，明确规定了保护结构的实用新型中尽量不使用功能限定，笔者接下来也将从授权、保护范围和专利维权三方面来解释为什么实用新型的从属权利要求不能采用纯功能性限定的原因，以及功能性限定的权利要求的正确使用方法。

一、实用新型的从属权利要求不能采用纯功能性限定的原因

1、从授权角度来看

根据《专利法》第二条第三款规定“实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”故实用新型的保护必须是对形状和构造提出的改进，也就是说对于每项权利要求，包括从属权利要求，均要求在其特征部分必须是对该实用新型的形状和构造提出的新的改进。故在机械领域，任何一条纯功能性限定的权利要求都会有并不明确其结构是如何具体进行改进的风险，所以是很容易不符合《专利法》第二条第三款的规定，从而导致该纯功能性限定的权利要求不能被授权。

2、从保护范围来看

首先，由于功能性限定的权利要求的保护范围很大，即要求的保护范围是所有能够起到相应功能的技术方案都在我功能性限定的权利要求的保护范围之内。但是，根据《专利法》第26条第4款规定，权利要求的保护范围要能够得到说明书的支持。很显然，在实用新型的中公布的有限的实施例是很难能够完全支撑纯功能性限定的权利要求的保护范围的，所以很容易被判定保护范围过大。

其次，由于在同一技术主题中，具体（下位）概念的公开，使一般（上位）概念的发明或者实用新型专利申请丧失新颖性。因此包含了功能性限定的权利要求容易受到具体（下位）概念的公开而丧失新颖性，而专利代理师在申请文件的说明书中一般会至少记载了一个实现该功能或者效果的具体实施方式，因此在答复审查意见的过程中可以通过将具体实施方式的具体特征合并或补充到权利要求书中来克服新颖性和/或创造性的缺陷，但通过这种方式的修改，实质上权利要求的保护范围已经缩小到该具体实施方式，而专利代理人最初引进功能性限定想获得较宽的保护范围的目的便不能实现，且由于引入功能性限定，导致最后的保护范围还要比具体实施方式小。

3、从专利维权来看

虽然《审查指南》规定对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。但依据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。且根据《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对功能性限定特征的保护范围的诠释是非常谨慎和保守的，具体来说，包括两项内容：1、说明书中公布的具体实施方式；2、与这些实施方式构成等同的实施方式。相比之下，与说明书公布的实施方式不构成等同但又包含在功能性限定特征中的实施方式，就不再受到司法保护。

更重要的是，由于功能性限定的权利要求书的保护范围往往过大，很容易在侵权诉讼的过程中，被对手用下位概念进行专利无效，由此功能性限定不但不能起到扩大保护范围的初衷，反而成为对手无效专利的突破口。而且需要提醒的是，实用新型审查的时候虽然不审查创造性，但是专利无效的时候是可以用创造性的理由去无效实用新型的。

而且，根据《审查指南》的规定，对于权利要求中的功能性特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。当申请的产品权利要求中使用了功能性特征而说明书中与该功能性特征对应的结构与现有技术相同时，并且该结构在现有技术中的功能与其在本申请中功能相同时，通常认为上述“功能性限定”被现有技术公开了；当该结构所述的功能在现有技术中未被说明的情况下，本领域技术人员根据其掌握的该领域的技术知识能够确定该结构能够实现申请文件中所述的功能时，也认为该“功能性限定”被现有技术公开了。

所以功能性限定的权利要求虽然能够要求到一个很大的保护范围，但在后期维权过程中，很容易被判定是一种不合理的保护范围，从而导致专利被无效。

二、功能性限定的权利要求的正确使用方法

由于功能性限定的特殊性，当我们在使用功能性限定的权利要求的时候，需要很好的把握运用的尺度和策略，具体从以下方面来进行说明：

、

《审查指南》中强调“权利要求中应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定实用新型”，“只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果在说明书中有充分说明时，使用功能或者效果特征来限定实用新型才可能是允许的”，可见“功能性限定”的技术特征得使用是有诸多限制条件的，不能为追求过大的保护范围而滥用“功能性限定”，采用“功能性限定”应当慎之又慎。 

2、“功能性限定”的技术特征应当清楚、简要

在权利要求中的采用“功能性限定”的技术特征时，首先应当确保该特征清楚、简要，所述技术领域的技术人员应该能够明白该“功能性限定”的意思，语句不能有歧义。 

3、“功能性限定”的技术特征应当概括得当

由于实用新型的初步审查中进行明显不具备新颖性的审查，如果“功能性限定”的概括范围过大，很容易因不具备新颖性而不满足授权条件。实用新型的必要技术特征概括得出的“功能性限定”必须写入独立权利要求中，而非必要技术特征不必写入独立权利要求中。 

综上所述，相信可以理解为什么华为等大企业的IP部门要求有具体结构的实用新型的权利要求不得采用功能性限定来描述的规定，因为功能性限定的权利要求不但不能达到一开始专利代理人想要的较宽的保护范围的初衷，还会对后期维权造成较大的困难，更重要的是它的描述方式极不稳定，提高了专利被无效的风险。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：王恒 成都华神科技集团股份有限公司技术中心

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：浅谈实用新型的从属权利要求不能采用纯功能性限定的原因及功能性限定的权利要求的使用策略（点击标题查看原文）

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