美国Teleflex v. KSR案的判决对我国专利创造性的评价标准的启示——美国IP经典案例分析系列之一

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：施立原 朱静 IP Hunter

原标题：美国Teleflex v. KSR案的判决对我国专利创造性的评价标准的启示——美国IP经典案例分析系列之一

世界各国的创造性审查方法是以欧洲和美国为典型代表的，尤其是美国的“非显而易见性”判断标准的发展是一个特别值得借鉴的重要思路。本文以案例分析美国专利制度中的“非显而易见性”，从而比较中美创造性判断方法在具体操作上的差异。

1.我国专利审查中创造性判断分歧的焦点

2019年国家知识产权局关于《专利审查指南》修改的公告（第328号），完善了创造性判断三步法中的第二步，强调了在分析多个区别技术特征时，必须从整体上去判断所能达到的技术效果，不能把有内在关联的技术特征割裂开来。

但是我国专利审查中分歧的焦点往往集中在“所属技术领域技术人员”，“结合启示”，“非显而易见”等概念，并非这次《指南》修改的“应整体上考虑”就能得到解决。世界各国的创造性审查方法是以欧洲和美国为典型代表的，尤其是美国的“非显而易见性”判断标准的发展是一个特别值得借鉴的重要思路，因此我们有必要从美国的创造性判断方法中去寻找适合我国科技和产业发展的专利的创造性判断方法。

2.  美国专利制度中的“非显而易见性”

2.1.   美国专利法103条款

美国专利法授权条件原本仅有新颖性和实用性，在司法实践中，为了限制专利权的授予，美国最高法院1850年在Hotchkiss v. Greenwood[1]一案中确立的专利必须满足“更多的灵感与技能”(more ingenuity and skill)标准。一般认为, Hotchkiss一案确立了美国普通法意义上的专利“非显而易见性”标准，它除了要求专利满足新颖性与实用性标准外,还要求发明人展现出比一般技术人员“更多的灵感与技巧”。

但是此后美国专利法里一直都没有明确写入专利非显而易见性标准，直到1952年专利法才增加了除新颖性和实用性外的第三个专利授权条件即非显而易见性（non-obviousness）。

根据美国专利法第103条的规定,发明与现有技术之间的区别在于,前者在完成时从整体上看,对于普通技术人员而言是显而易见的,则不应授予专利。

此后，Graham v. John Deere Co.案（1966）和KSR International Co. v. Teleflex, Inc案（2007）是关于“显而易见性”的两个具有里程碑意义的判例。

2.2.  Graham v. John Deere Co.案

1952年，美国专利法的第103条款，明确了非显而易见性标准的存在,但是在操作上难以统一标准，许多主观因素造成美国联邦各个巡回法院在适用该标准上的相互冲突。

1966年，美国最高法院针对Graham案发出调卷令(Judicial Review),在对Graham[2]一案的审理中明确了非显而易见性标准的具体分析方法，以消除“非显而易见性”判断时的主观因素影响而提供客观的判断标准，也称为Graham标准。

这一方法包括确认“四个因素”:a.现有技术的范围和内容;b.现有技术与权利要求技术方案之间的区别;c.所属领域技术人员解决技术问题的水平;d.与非显而易见性相关的其他因素,如商业上成功，解决长期以来未能解决的技术难题、他人在解决同一问题上的失败、他人对该发明的抄袭、结果的不可预期性等等。

在考虑上述因素后,确定该发明由普通技术人员看来是否是显而易见的。

然而上述方法的问题在于：不同领域和不同时间节点下，普通技术人员的显而易见性不同，尤其在技术快速发展的领域中。

2.3. “教导-启示-动机”（TSM）标准

“教导-启示-动机”（teaching-suggestion-motivation，TSM)标准是指，现有多份技术文献的内容给出了明确的教导和启示，使该领域的普通技术人员有动机将它们结合起来得到该新技术,则应当认定为具有显而易见性。

1982年，美国成立了联邦上诉巡回法院（the United States Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC），并赋予该法院跨地区的专利上诉专属管辖权。CAFC设立之初，就采用了其前身海关和专利上诉法院所确立的“TSM标准”，并将此规则作为唯一判断专利申请的非显而易见性的标准，以消除由于各州分别执法造成的非显而易见性判断时的过多的主观因素。CAFC给“非显而易见性”增加了一个判据：在无具体证据表明要求保护的发明由现有技术的教导、启示或动机结合形成时,则认定该发明具有非显而易见性。

此后CAFC基本都是按照“TSM标准”去判断一个发明的非显而易见性。直到2006年，由于KSR案件[3]，美国司法部建议最高法院审查KSR案件及CAFC所确定的“TSM标准”

3. KSR International Co. v. Teleflex, Inc 案情简介

KSR公司是一家生产并提供包括踏板系统在内的汽车部件的加拿大公司。2000年，通用汽车公司委托KSR公司为其采用电控节气门的卡车提供电控可调踏板系统。为此，KSR公司在其设计的可调油门踏板上增加了一个模块化的电传感器，使之成为电控的可调油门踏板。 一审：

原告Teleflex公司主张被告KSR公司侵犯了名称为“带有节气门电子控制装置的可调油门踏板”的美国专利US6237565B1，该专利涉及将可调式车辆控制踏板连接到电子油门控制器。双方的争论焦点最终集中于权利要求4。被告KSR公司主张权利要求4无效，其提供了多篇对比文件，其中引用了两篇专利，Asano专利US5010782 A（关于可调节踏板)和Smith专利US5063811A（关于电子控制踏板)。基于这两个对比文件，KSR公司认为两个要素的结合具有显而易见性，从而权利要求4无效。地方法院（District Court, E.D. Michigan）判定该权利要求达不到创新高度，不具有创造性，专利权无效[4]。 二审：

Teleflex公司不服判决，上诉至联邦巡回法院（the United States Court of Appeals for the Federal Circuit，简称CAFC），CAFC认为地方法院错误地运用了“教导一启示一动机”（TSM）的判断标准，CAFC认为上述两文献中并未存在“具体的”引发技术人员把电子元件与踏板相结合的动机的启示，因而专利权依然有效[5]。 三审：

KSR公司对于该判决不服,认为没有证据要通过“TSM”的方法来认定该发明具有“非显而易见性”。美国最高法院在2006年6月26日对KSR案签发调卷令，对CAFC所确立的“教导一启示一动机” （TSM）的非显而易见性判断标准进行审查。

美国最高法院于2007年4月30日作出最终判决，认为上诉法院适用TSM判断准则过于僵化，从而不适当地将权利要求的保护范围延伸到了显而易见的区域，因而推翻上诉法院的判决，将案件发回重审。最高法院认为，创新应当是在现有技术基础上的进步，如果对普通改进授予专利权，不仅不会促进发明创造，还会产生阻碍，因而创造性审查应当以更加灵活的方式进行。

4.  KSR v. Teleflex案的意义

KSR v. Teleflex案件审理中，CAFC和最高法院争论的焦点主要集中在以下几个方面：

（1）在判断创造性时，将两个或者多个对比文献结合的启示或者教导，是否应当明确存在于文献中；（2）在确定现有技术的范围时，是否考虑文献内没有明确公开的内容，但普通技术人员能够从明确公开的内容中合理导出的教导；（3）普通技术人员是否有组合对比文献或者改进对比文献的能力。

以上的分歧，本质上是对创造性高度的争论。

按照美国联邦最高法院的由此案确定的创造性评判标准，由现有技术简单组合的方案，不管文献中是否有明确的启示，只要容易被普通技术人员联想到，就可能因为达不到专利创新高度要求而被驳回申请，因此KSR v. Teleflex案件成为美国创造性审查标准的一个新的里程碑

5.  对我国专利审查中“非显而易见性”的启发

如下所示，为笔者比较中美创造性判断方法在具体操作上的差异。

比较中美专利制度中创造性判断标准在实操阶段的差异，笔者认为，对于我国专利审查中显而易见性判断有以下可借鉴之处：

第一、“所属技术领域的技术人员”人格化

我国《审查指南》规定的创造性判断主体是“所属技术领域的技术人员”，与美国联邦巡回上诉法院所确定的“本领域普通技术人员”的概念是一致的。“所属技术领域的技术人员”的定义本意是为了尽可能地避免创造性判断的因人而异的主观性，其是“假想的人”而在现实中并不存在，当其作为判断创造性的主体，会导致创造性判断标准的降低。

如果借鉴美国KSR案的标准，将所属技术领域的技术人员定义为知晓申请日或优先权日之前发明所属技术领域的所有技术知识和常规实验手段，并具有一般创造能力的人；当其面对所要解决的技术问题时，他有能力将现有技术中的若干个关联技术组合在一起，从而赋予其“人格化”，则一定程度上提高创造性判断标准的门槛，避免低质量专利泛滥。

 第二、扩大“技术启示”的来源

最高人民法院于2011年裁定[6]：“由于技术领域范围的划分与专利创造性要求的高低密切相关，考虑到实用新型专利创造性标准要求较低，因此在评价其创造性时所考虑的现有技术领域范围应当较窄，一般应当着重比对实用新型专利所属技术领域的现有技术。但是在现有技术已经给出明确的技术启示，促使本领域技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的情形下，也可以考虑相近或者相关技术领域的现有技术。”

可见，针对实用新型专利，我国在司法中已经有了扩大技术领域的实践。同时，借鉴美国在 KSR 案中的做法，寻找技术启示时，关注应关联的技术启示，从所属技术领域的公知常识、相同技术领域或相近技术领域的相关技术手段入手，在所属技术领域的技术人员有一般创造能力的状态下，他们所掌握的背景知识也可以作为发明创造的技术启示来源。例如，现在新兴的车联网领域的审查实践中，假设如果物联网领域的工程师来到一家车企，是否能自然地将之前物联网的技术经验，根据应用场景和技术问题的不同，稍加改动，即可形成新的设计。如果能引入这个思路，那么就可以避免许多手机上已经普遍存在的功能用到车机上的发明授权。这将明显提高转用发明、要素变更发明的创造性门槛。

当然，在提高创造性审查标准的同时，还应考虑到其他因素[7]。尤其要考虑对新兴技术领域发明创造的鼓励，虽然具有经验的工程师来到新兴领域工作，很自然地将原来掌握的技术应用到了新领域，假如果然起到了意料不到的效果，解决了始终未能获得成功的技术难题，提高了人们生活质量，那么也理应获得专利授权。

注：

[1]  Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. (11 How.) 248 (1850)，https://openjurist.org/52/us/248

[2] Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1 Feb 1966

[3] KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 April 2007

[4] Teleflex Inc. v. KSR Intern. Co., 298 F. Supp. 2d 581 (E.D. Mich. 2003)

[5] Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co., 119 F. App'x 282 Fed Cir. 2005

[6]高院（2011）知行字第19号

[7]《专利审查指南》2019，第二部分 实质审查，第四章创造性 第5节 判断发明创造性时需考虑的其他因素

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：施立原 朱静 IP Hunter

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：美国Teleflex v. KSR案的判决对我国专利创造性的评价标准的启示——美国IP经典案例分析系列之一（点击标题查看原文）

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