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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：罗亚菲 肖维平
原标题：出口环节商标侵权认定的变迁与回归---爱世克私株式会社诉泉州奇鹭物联网有限公司商标侵权纠纷案获最高院终审裁定
近日，最高人民法院就日本著名的运动品牌公司爱世克私株式会社（爱世克私公司）诉泉州奇鹭物联网科技有限公司（奇鹭公司）及徐丁财侵害商标权纠纷出具了再审民事裁定书。最高院再次就出口产品侵权问题出具裁判意见，并据此驳回了奇鹭公司的再审申请。至此，这场历时近九年的商标侵权纠纷总算尘埃落定。
案件难点
本案属于典型的山寨侵权产品出口行为，案件难点主要有：
● 山寨商标侵权就是使用带有与被侵权商标近似商标标识产品的行为。侵权人常常抢注商标并将其作为权利基础，或将权利人的商标以各种形式扭曲变形，变形后的商标与其权利人的注册商标以及自有注册商标均相近似，这给侵权判断带来难度，尤其对于海关工商等行政执法部门而言。
● 商标无效工作经商评委、北京知识产权法院、北京高院，最后至商标局发函撤销商标，常常旷日持久。但侵权人常常可以在此过程中继续侵权谋利。
● 侵权人声称产品全部至土耳其，形成OEM的假象，并作为侵权抗辩的理由。OEM认定不侵权的司法倾向让权利人维权困难重重，效率较低。
案件时间轴
● 2011年5月，ASICS首次在广交会上发现泉州奇鹭公司展示案涉产品。
● 2013年8月23日，奇鹭公司通过厦门海关出口案涉鞋子9599双，目的国土耳其。
● 2013年10月20日，ASICS通过代理公司投诉，对福建省南安市生产案涉产品的工厂进行查处，徐丁才在查处文件上签字确认，后南安市工商行政管理局出具处罚决定。
● 2014年初，ASICS向泉州市中级人民法院起诉被告奇鹭公司和徐丁财商标侵权纠纷，要求停止侵权、赔偿损失100万元。
● 2015年7月10日，一审判决，认定侵权，赔偿50万。
● 2015年底，奇鹭起诉南安市工商行政管理局，要求撤销查处案件中对其向徐丁财下单的事实认定。后南安市工商行政管理局出具撤销认定文件。
● 2016年6月20日，福建省高院二审判决，认定侵权，奇鹭赔偿40万元。
● 2017年，奇鹭申诉至最高院。
● 2019年9月27日，最高人民法院出具再审裁定书，驳回奇鹭再审请求。
另查，在2013年8月23日海关计划扣押案涉产品时，奇鹭公司举证其受商标权人的授权，使用的是如下5647108号注册商标：
爱世克私注册商标图样
5647108号商标，注册人庄燕鹏
从以上时间轴可以看出，为了打击山寨侵权行为，权利人使用了展会维权、海关知识产权保护、工商行政部门行政打击、民事诉讼等多种手段。在诉讼过程中，还出现了被告起诉当地工商行政管理部门，要求撤销部分侵权事实认定的行政诉讼。同时，针对被告抗辩的权利基础，爱世克私还同步进行了针对5647108商标的异议、撤三、无效等程序，最终2016年5月经北京市高级人民法院终审判决，该商标被撤销。
裁判要旨：
非规范使用商标不能视作注册商标的使用
在一二审期间，两商标均合法有效，但由于被告使用的商标与其声称被授权使用的商标有差异，泉州市中院、福建省高院均认为案涉商标与被告被授权使用商标不同，根据2001年商标51条规定，不能视作对注册商标的使用。在侵权比对时，两审法院均认可爱世克私的商标知名度较高，并认为：在侵权人所使用的图形商标与ASICS的图形商标合法共存的情况下，侵权人的被许可使用人，应严格依照商标法的规定规范使用其注册商标。但经比对，侵权人所使用的被控侵权标识，与其被许可使用的图形商标相差较远，而更接近与ASICS的图形商标。侵权人在使用自身商标时，未做到规范使用，未对合法共存的商标做合理的区分和避让，故其以使用自身商标抗辩未侵害ASICS注册商标专用权的理由。
最高人民法院的裁判意见不仅肯定了上述观点，更进一步指出：“由于本案被控商品为运动鞋，当将被控侵权商标标注于不规则鞋面时，更易相关公众的混淆、误认。”
将商标放在商品上并考虑被贴附物的不规则状态，并以此作出侵权判断，这符合商标法保护的客体是“标志+商品”的结合这一保护思路。
出口侵权产品的侵权认定
我国的涉外定牌加工(OEM)侵权认定历经一定的波折，多有争议。
早期2001年深圳中院判决的NIKE滑雪夹克出口至西班牙被认定为商标侵权【1】，主要援引第一款2001年《商标法》第五十二条第一款“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”所得出的结论，即，只要行为人在未经商标权人授权许可的情形下，使用了与他人注册商标相同或近似的商标，就应该判定为商标侵权。
但到了2010年7年1日，最高法办公厅回复海关总署的《关于对
2015年亚环公司出口PRETUAL挂锁至墨西哥，被认定为在“不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯生产的商品的来源产生混淆和言误认的可能性”，在此基础上做出了不侵权的结论【2】。紧接着，2017年的“东风”商标侵权案同样遵循以上裁判原则作出了不侵权的结论【3】。对于仅仅
在最新的关于OEM加工的侵权认定中，最高院的裁判思路再次发生了变化。2019年的本田技研株式会社与重庆恒胜鑫贸易、恒胜集团的HONDA商标侵权案是裁判方向的重要转变【4】。最高人民法院认为：“在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”，且随着电子经济的发展，即使贴牌加工产品全部销往国外，亦存在回流国内市场的可能性，且中国消费者在境外旅游消费时，也对该贴牌加工产品存在接触和混淆的可能性，因此，贴牌加工产品存在导致中国境内相关公众产生混淆误认的可能性。在阐明上述思路后，最高人民法院认定恒胜鑫泰公司和恒胜集团公司的涉外定牌加工行为构成对本田公司的商标侵权。
通过HONDA案，不难看出法院对涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权不再做单一的定调，而是在遵照商标法规定的大前提下，依据当前国内和国际经济的形势，结合生产方式、市场和消费形式的变化，依据个案的不同进行具体地分析。
再回顾爱世克私诉奇鹭案，案件跨越定牌加工认定侵权争议的早中新三个阶段。
2013年发现其通过厦门海关出口案涉产品正是发生在最高法2010年给海关总署的关于“贴牌加工不具有识别商品来源功能，不会导致混淆，因此不宜认定为侵权”的复函意见之后——这也是厦门海关最终做出放行决定的主要原因之一（另一原因是商标近似侵权认定难度较高）。
海关查扣受挫后，为换一种维权思路打击侵权，爱世克私通过代理公司调查，锁定了生产源头工厂，并向南安市工商行政管理局举报，成功在个人徐丁财经营的工厂内查获到案涉产品，通过对徐丁财的询问，确定了奇鹭公司下单的事实。随后工商局按商标法及工商行政管理部门的相关规定作出了侵权认定和行政处罚。但由于违法行为人为徐丁财，工商仅对其作出了行政处罚，而对其奇鹭公司的下单行为未予以进一步追查，故对于徐丁财供述的内容，虽然记录在处罚决定书中，但未询问奇鹭并由其质证，存在证据的瑕疵（这也是目前部分地方商标行政执法案件的局限，一般仅能针对某孤立目标查处，较难对共同侵权人一并调查并处罚）。这也为二审阶段奇鹭公司起诉南安工商后、南安工商不得不撤销在对徐丁财的处罚决定书中“奇鹭公司作为委托人下单生产案涉产品”的结论埋下了隐患，也导致随后二审法院撤销了两被告的共同侵权部分的事实，并将赔偿金额从50万改判为40万元。
更重要的是，缺少了工厂生产行为的关联性证据，更让此案陷入了“将商标贴附在单纯用于出口的产品上是否会导致相关公众混淆，是否在国内发挥识别性作用”的疑惑。虽然在此阶段，主流的观点主要是仅针对OEM产品不认为构成侵权。但受此观点影响，对于即使是非OEM但全部用于出口的产品，也出现了“其标识未在我国领域内发挥商标和服务的识别功能，应不认定为侵权”的观点。比较明显的现象是，在这个阶段，部分出口企业和生产企业，甚至利用此漏洞，通过关联人员在一些商标保护法律比较弱的小国申请注册商标，并制作相关“商标使用许可文件”，以冒充OEM加工出口并逃避查处。
所幸在本案中，虽然被告也提出OEM不侵权抗辩，但一二审法院均未认可。福建省高院法院指出：侵权人自行组织生产并出口带有案涉标识的鞋子是一种销售行为，产品已经进入流通领域，并且这种销售行为发生在境内，不适用涉外定牌加工裁判规则。
法院进一步说明，我国相关商标法的司法解释并未限制“相关公众”的地域范围，即便产品全部出口，国外进口商在中国境内选择商品时，即会对侵权人产品上的标识产生了识别行为。只要商标识别行为发生在境内，与其相关的消费者或经营者即是“相关公众”。也就是说国外主体在中国采购商品到境外经营或消费，也是属于我国商标法所确定的“相关公众”。因此，侵权人的“不在国内销售，全部用于出口”的带有案涉标识的鞋子属于我国商标法所调整的侵权产品。【5】
鉴于爱世克私早在2011年5月即在广交会展会上投诉奇鹭公司商标侵权，该投诉记录在南安工商查处的证据链断裂后，成为证明奇鹭侵权故意的最主要证据。
在此基础上，两审法院均作出了侵权认定。但2017年，奇鹭公司向最高院申请再审。其主要申请理由仍为其产品全部出口土耳其，不应认定为侵权。
最高人民法院在2019年底出具的再审民事裁定书中，除援引了2001年商标法第52条之外，还直接引用了《中华人民共和国海关知识产权保护条例》第三条：“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口。”这首先是对海关依据海关知识产权保护条例进行边境保护法律依据的肯定。
同时，法院指出：“随着经济全球化程度不断加深,国际贸易分工与经贸合作日益复杂,与出口环节有关的侵害商标权争议也呈现出复杂多样的不同形态，受到国内外的广泛关注。总体而言，将被控侵犯注册商标专用权的商品出口到境外,既涉及该商品在境外的流通和销售，也可能直接或者间接地涉及、影响该商品在我国境内的制造流通等一系列环节,并可能对我国的市场经济秩序以及商标权人在我国境内的合法权益造成实质性的影响甚至损害。因此，应坚持司法主导、严格保护、分类施策、比例协调的司法政策,依法加强出口环节的商标权保护，规范、引导经营者在出口环节同样尊重知识产权，诚信经营，以更好地服务于推动经济高质量发展和建设更高水平开放型经济新体制的需要。【6】
可以看出，最高院已经充分关注到出口环节商标侵权的复杂性，并在更宏观地站在全球经济一体化趋势越来越强的大环境下，结合生产方式、市场和消费形式的变化，结合个案的具体情况认定侵权。这种认定思路，再一次呼应了HONDA案的裁判思路，甚至可以看作是对2001年NIKE案裁判思路的回归。
上述裁判思路对于众多的国际品牌权利人来讲是令人振奋的好消息。“已经取得境外商标权人的合法授权”不再可以成为境内企业和工厂抗辩不构成商标侵权的“保护伞”和“避风港”，品牌权利人可以更加大胆地通过海关知识产权保护快速高效地拦截出口的侵权产品，并要求出口方生产方承担侵权责任，这显然更有利于解决近年越来越多的出口环节侵害商标权争议纠纷，更从严格保护、比例协调等角度出发，彰显了中国作为出口大国的担当与魄力。
注释：
【1】深圳市中级人民法院（2001）深中法知产初字第55号民事判决书
【2】最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书
【3】最高人民法院（2016）最高法民再339号民事判决书
【4】最高人民法院（2019）最高法民再138号民事判决书
【5】福建省高级人民法院（2016）闽民终8号民事判决书
【6】最高人民法院（2019）最高法民申4022号民事裁定书
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：罗亚菲 肖维平
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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