从案例思考商业秘密和专利行政制度的衔接

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作者：王傲寒 美的集团资深知识产权顾问

原标题：从案例思考商业秘密和专利行政制度的衔接

商业秘密现在越来越多地出现在大众的视野中，比如刚刚尘埃落定的、诉讼标的高达一亿元人民币的从兴公司与亚信公司及十二名自然人的侵犯商业秘密纠纷案件。商业秘密案件通常标的较大、事实较为复杂，不仅常常与著作权、专利等其他知识产权类别存在关联，甚至还会与刑事犯罪有所牵连，这些都给商业秘密案披上了一层神秘的面纱。随着我国产业界对知识产权保护的态度从国家鼓励、引导，到自身重视并趋于理性，将研发成果用于专利、著作权等方式进行保护已经不再一家独大，多种多样的知识产权保护形式开始显现，其中就包括对商业秘密的保护，从越来越多的商业秘密纠纷案件数量上可见一斑。

商业秘密是一类特殊的知识产权，特殊之处在于其只有在秘密状态下才能受到保护。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第10条的规定，“本条所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息”，可见商业秘密作为受法律保护的客体，其必要属性之一为“不为公众所知悉”，也就是其“秘密”属性。但悖论在于，一旦商业秘密受到侵犯遭到披露，此时权利人只能通过起诉要求赔偿损失的方式得到救济，在一些情况下，而原本的秘密由于已经被披露，为公众所知，所以即使侵权诉讼胜诉，得到赔偿，该“秘密”也不再能产生相应价值，在极端情况下，商业秘密侵权人甚至将窃取的商业秘密申请了专利。

以下案例就是这种情况的典型，从这两个案例中可以直观清晰地看到商业秘密是如何与专利行政制度产生交叉的。

湖南德海制药有限公司（以下称德海公司）与湖南国华制药有限公司（以下称国华公司）之间的诉讼纠纷就是一起典型的赢了权诉讼输了专利的案例。上世纪八十年代，常德地区中药厂自主研发了天麻首乌片，并以商业秘密的方式对该药处方及其工艺予以保密。后因改制，常德地区中药厂更名为湖南德海制药有限公司，继受该商业秘密的权利。得知国华公司也在用相同的工艺和配方生产同样的药物后，德海公司向法院起诉国华公司侵犯其商业秘密。

一审法院于2008年8月做出判决，判决国华公司侵犯德海公司技术秘密，并确认德海公司为“天麻首乌片”非专利成果的完成者，判处国华公司赔偿德海公司经济损失300万；国华公司不服提起上诉，在二审中，法院进一步确认国华公司采用不正当手段获取并使用了德海公司的涉案技术成果，侵害了德海公司的技术成果权，于2009年6月维持一审判决。

看到这里，也许大家可能认为德海公司已经得到了救济，但是情况并不这么乐观。国华公司的员工李某因职务之便接触到该药的工艺和配方，于是以黄某的名义于2004年6月向国家知识产权局申请了“一种天麻首乌制剂及其制备方法”的发明专利，2005年3月该发明专利申请被公开，2007年12月14日，因申请人2个月内未能答复国家知识产权局发出的第2次审查意见书，国家局根据2000年专利法第37条的规定，发出视为撤回通知书。虽然李某在2009年已经因以不正当手段获取"天麻首乌片"技术资料并擅自申请专利的行为构成侵犯商业秘密罪而被判刑，德海公司与李某等还于2015年就专利权属纠纷还进行了司法调解，调解书中确认了专利申请权归属于德海公司。但是，从专利审批程序的时间点可以看出，早在德海公司和国华公司的商业秘密纠纷诉讼一审判决做出前，该专利的审查程序就已经终止了。

因此，当德海公司于2015年3月1日向国家知识产权局（以下称国家局）提出恢复专利申请及变更请求后，国家局以专利申请权请求的时间已经超过《中华人民共和国专利法实施细则》(简称《专利法实施细则》)第6条规定的两年的权利恢复期限为由,不同意恢复权利。德海公司不服该具体行政行为，以国家局为被告提起行政诉讼，要求恢复其专利申请权，但一审二审判决均未支持德海公司的诉讼请求。在整个过程中，德海公司虽然在涉及商业秘密的民事和刑事诉讼中胜诉，但最后其最宝贵的技术秘密却只能无奈“捐献”给公众，商业秘密判赔的300万与德海公司的潜在损失相比孰轻孰重不言而喻。

在另一个案件中，北京精雕公司的田某离职前带走了超过3万份的设计图纸，后到深圳创世纪公司工作后，以某项目副总经理的身份使用其窃取的精雕公司的图纸和技术方案，设计、生产设备并出售，同时经田某允许，深圳创世纪公司申请了“一种新型机床床身结构”专利，该专利对北京精雕公司的保密技术方案予以了披露。后田某因触犯商业秘密罪，被判处有期徒刑一年十个月并处罚金，但相关专利目前仍掌握在深圳创世纪公司手里，北京精雕公司的保密技术不仅被披露，还被成为了他人能够利用并受保护的知识产权。

从以上案件中，不难看出我国在商业秘密保护和专利行政程序上存在断层。在现行制度下，被侵权方只能通过调解、协商等手段要求将专利权转移到自己名下，如若协商不成，最合理的做法只有请求无效该专利，更极端的情况下，如果该专利稳定性较高，难以被无效，而被侵权方又必须使用该技术，则可能涉嫌侵犯专利权。现行法律中商业秘密与专利权在制度上实际并没有衔接，这也造成了商业秘密权利人维权的困境之一。

目前主流国家的专利审批程序大都不对审查申请人是否有申请专利的资格进行审查，但对专利申请权的保护和救济有着不同的规定。以德国为例，《德国专利法》和《德国实用新型法》对专利申请权和专利权的保护中可能出现的很多具体情况做出了详尽的规定，其中可能与商业秘密保护产生关联的规定涉及发明者权的保护，撤销、无效和注销，以及宽限期相关条款。

首先，关于发明者权，《德国专利法》第8条规定 “权利人的发明被无权获得专利的人提出专利申请，或者因非法侵占而收到损害的，可以要求申请人让与获得专利的权利。该申请已经被授权专利的，可以要求专利权人让与专利权。”根据该条款，权利人的发明被非权利人提出了专利申请的，权利人可以主张拿回授予专利的申请权；已经授予专利的，权利人可以主张转让专利，实用新型同样适用（根据《实用新型法》第13条第3款结合《专利法》第8条）。主张权利的申请人不仅包括发明人，还包括权利继受情况下那个最后获得权利的人，如职务发明中的雇主、继受人等。除发明、实用新型的权利所有人外，遭受非法窃取的被侵害人根据《专利法》第8条的规定也享有权利主张转让，在此，“非法窃取”的内涵相当宽泛，考量的标准不在于未获同意的情况下获取保密的知识或材料的行为，而是对权利人发明占有的非法侵犯，也就是申请的非法性，只要可以认为是对权利人申请构成了非法侵犯，就可以视为非法窃取。比如将交谈中获取的信息擅自进行可获取发明的申请，也属于非法窃取【4】。关于维权的具体形式，授权请求权或者保护权转让之诉应当向负责专利及实用新型争议的当地法院提起，被告为登记簿中登记为专利申请人、发明或实用新型权利人的人；如果存在有既判力的判决，权利人可以直接出示判决书正本要求专利局进行变更登记。

其次，德国《专利法》还对非法窃取的专利的撤销、无效和注销情形做出了规定。根据德国《专利法》第21条第1款第3项规定，当专利的主要内容为非法窃取的时，专利将被撤销。撤销的前提是非法窃取受害人在专利授权公开后3月内提出异议，若窃取的不是专利的所有内容，那么剩余部分将被保留，一旦专利被撤销，将视为自使不存在。如果通过上诉手段无法实现撤销时，则产生上文中提过的转让之诉。非法窃取受害人还可向联邦专利法院以无效诉讼的方式对涉及非法窃取的专利申请无效，该申请不受时间约束，但应当在异议期限届满后提出，一旦无效决定做出，其效果等同于撤销，即该专利及其申请的效力视为自使不存在。对于实用新型而言，被侵害人可以提出注销申请，该申请不受时间约束，注销后的实用新型效力与撤销后的发明相同，均视为自使不存在。

第三，德国法律中与宽限期相关的规定与中国相似，其将侵犯秘密视为一种滥用行为，由此造成的公开对于公开后六个月内的申请没有损害。

从上述对德国相关制度的简单介绍可以看出，其对发明者权的保护等相关制度设计，可以保障权利人在商业秘密受到侵犯以致于被用作申请专利的情况下，通过专利行政程序、司法程序等多种途径维护自己的权益。

我国专利法中并没有对发明者权进行保护的相关规定，与权利人技术秘密被泄露的补救措施仅限于《专利法》第24条第3款中与宽限期相关的规定，根据该条款，对于发明创造在申请日前六个月内，他人未经申请人同意而泄露的内容不构成影响该申请的现有技术。在《专利法实施细则》第30条第4款中，对于上述法条的进一步阐述仅限于专利局在必要时可以要求申请人提出证实相关情形的日期和实质内容，《专利审查指南》也未对上述条款做出进一步的解释。根据笔者的了解，在审查实践中这一法条的使用率相当低，也不可能对被侵犯商业秘密的权利人维权产生实质性作用——主要原因在于，宽限期的适用前提是该专利的申请人是有权权利人，该条款能为技术秘密被泄露的权利人提供的唯一帮助在于权利人可以在宽限期内提交专利申请从而对权利进行补救。但在实际情况中，首先，权利人要在意识到秘密被泄露的六个月内提交专利申请，超过这一期限，被泄露的技术秘密将成为可评价专利申请可专利性的现有技术，但权利人很难在如此短的时间内意识到泄密情况并提出专利申请；其次，要由权利人对他人未经同意泄露内容的行为进行举证，但专利法细则和指南中均未对证据做出任何指引和规定，一方面权利人搜集证据的过程中可能就超过六个月，而且也没有可以参考的依据和标准，另一方面，同样因为没有依据和标准，审查员在审查过程中遇到这种情况很难做出客观、公正的评价。上述情形也仅限于技术秘密被泄露的情况，但如前文所述案例中的技术秘密被窃取后被申请专利的情形，我国现行制度中完全没有相应的规制措施，可以说这属于一个亟待填补的制度漏洞。

笔者认为，我国专利制度本身就与德国专利制度有着千丝万缕的联系，我国可以充分借鉴和考虑德国专利制度中的经验，根据我国国情在我国的专利制度中增设针对专利申请人权利的相关内容。在此，笔者提出以下几点不成熟的建议，探讨从立法层面完善制度的可能性：第一，在专利法中引入申请人权利概念，增加对申请人权利加以保护的条款，确保申请人的申请权不受侵害；第二，设立行政确认程序，根据申请对专利（申请）权的归属进行确认；第三，专利行政部门可以依请求，根据有既判力的判决将专利（申请）权进行转让；第四，探讨在司法程序上增设取回专利（申请）权之诉的可能性；第五，加强司法程序与专利行政程序的衔接，具体来说就是在相关当事人处于侵犯商业秘密之诉的过程中，相关专利可能产生权属问题时，当事人可以向专利行政部门请求中止相关专利审批程序；第六，完善现有新颖性宽限期中对证据的要求，同时对各行政、司法程序中需要举证环节的证据形式、证据标准做出明确、具体的要求。

商业秘密是知识产权保护中重要的组成部分，也是最难以保护的部分，而保护不仅仅需要靠权利人自己的努力，也需要制度的保驾护航。当前正值《专利法》及其细则修改的重要时刻，在知识产权纠纷，特别是商业秘密纠纷数量更多、情况更为负责的背景下，如何在制度和程序上进行优化从而更大程度的保护权利人的知识产权也不仅是从业者，也是立法需要考虑的议题，希望本文能给同仁带来一些启发和思索。

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作者：王傲寒 美的集团资深知识产权顾问

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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