揭秘Smart外观专利无效、侵权背后的故事

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：毕艳红【1】北汇律师事务所创始合伙人

原标题：揭秘Smart外观专利无效、侵权背后的故事

戴姆勒Smart两项外观设计专利权被全部无效，这背后隐藏着怎样的故事？你不知道的及你想知道的细节及花絮，担纲主导无效及侵权诉讼案件的律师将为您全程揭秘案件始末。

Smart系出名门，有着洋气的欧洲血统；它的老爸戴姆勒更是鼎鼎大名，乃汽车行业全球霸主之一。这几天，知产圈爆出了一个大瓜——Smart两项外观设计专利权被宣告全部无效！这一结果与当年路虎、陆风的专利双双被全部无效一样让人错愕。为啥车企会让历史重演？说实在的我们也没想太明白。

鉴于圈内外吃瓜群众对此案的热议，导演了这场好戏的北汇律所，将为大家分享一下这个案件背后的故事。

一、专利无效背后的故事

1、事出有因：缘起侵权诉讼

真的印证了圈内网友的猜测，本次无效起源于戴姆勒起诉国内某车企侵犯其外观设计专利权。

2、证据挖掘：找准方向、挖地三尺

巧妇难为无米之炊，好食材加厨艺是饕餮盛宴必不可少的。检索专家是大厨，办案律师打下手，集体讨论检索方向。什么方向那是要靠检索实践摸索的。“关键词+分类号”、“图片识别”等方式的检索效果不佳，考虑汽车行业的特点再加上Smart的原创性，最终将检索重点放在了smart车型的历史发展、前生后世以及相关报道上，从报道上找关键信息，并按图索骥，国内外汽车网站、杂志翻个遍，终于成功锁定关键证据。说来容易，哪有那么容易，不信你反向工程试试。

3、检索过程中的小插曲：某专利数据库缺失优先权信息

这可不是儿戏，它决定了现有设计的起算点。开始我们还真检到了在优先权日与申请日之间的好用证据，真是皆大欢喜。

初步检索的证据

看了国知局官网上下载的这个本专利文本，才知道是空欢喜了一场，不免有点小失落，不过每一次尝试都向成功迈近了一小步。回想起来还是不禁有点后怕，所以真的要时刻提醒自己，严谨再严谨！

4、证据收集与固定：多管齐下，互相印证

关键证据起到决定性作用，但有了好食材，你就能做出大餐吗？证据运用策略及方案就好比厨艺。选用证据上，我们考虑了证据来源权威性、公开性、便于比对性及结合启示等问题。在证据方面做了充足甚至“过头”的准备。

（1）精心选择网站。考虑网站的权威性、影响力、管理及审核机制规范性、多个设计是否在一篇文章中出现、是否有文章评论等，选择了腾讯网汽车频道、易车网作为证据来源网站。

（2）关键证据两个网站取证，形成相互印证，同时公证网友评论及评论时间。在后续的无效、侵权诉讼中，对方律师均质疑证据公开后内容可修改，我们从网站权威性、审核机制规范性、新闻报导时效性、用户评论发表时间及两个网站相互印证等方面，让专利局采信了证据及其公开时间。这正如高手下棋，走一步看三步，不经一番修炼哪能如此料事如神？

（3）严格证据公证固定流程。严格遵守清洁机制，使用公证处电脑，公证前清除浏览器历史记录；公证书前后页内容部分重叠，留下联系点；为便于比对保留汽车原图并等比例放大汽车图片；对公证书的装订和钢印检查把关，以免公证书装订松散给对方留下口实，这样的在先判决也是有的呀。公证程序可以说滴水不漏，如果现在你还不明白这样做的必要，等看到后面侵权程序对方的公证书被我们质疑就会恍然大悟了。

5、证据运用：独具匠心，心思缜密

（1）具有致命威胁的非专利证据冲锋陷阵，专利文献为左右护法的证据运用格局。

（2）在关键性非专利证据中，基于二门公开视图较多的特点，以二门作为对比设计1，仅有侧面视图的四门为对比设计2。在此情况下，用对比设计1评述本专利两门车的把握较大；对比设计1、2结合评述本专利四门车的难点就在于，从两门到四门的启示何在的问题，后续口审合议组的关注点也印证了这一预判。对此我们也是进行了深入的论证分析的，没有成竹于胸，怎能轻举妄动！神一样存在的对比设计1、2是这个样子的：

对比设计2视图

6、无效请求及补充：水到渠成，一气呵成

（1）无效请求在侵权诉讼答辩期内提出，主要指形式缺陷，目的在于满足侵权程序中提出中止审理请求的法定条件；

（2）无效理由及证据补充，这回才是玩真格的，主要包括以下内容：

1）论述非专利证据三性成立，严密组织证据链条；

2）双备份的关键性证据分别用于外观设计相同、相近似的比对；

3）重点说明结合启示的存在；

4）专利证据用于外观设计相同、相近似的比对。

7、庭审：正面交锋，精准领会焦点

2019年12月18日侵权诉讼开庭，12月23日无效口审开庭。由于早有预判，并且由于早了那么几天，在侵权开庭中对方律师对关键证据的质疑早已了然于胸，无效程序中自然可游刃有余的应对；对于对方律师现场补充的意见陈述，基于对给本专利带来显著性影响的设计特征的精准把握，对方所争辩的非显著性设计特征及局部细微差异也自然能够应对自如。

通过口审，还精准领会到了合议组所关注的焦点，那就是侧车窗玻璃上立柱间隔的有无是否是现有设计及两门变四门的结合启示。有了这个精准把握，加之对方律师当庭提交意见陈述，那必须得要一定的答复期限，以便庭后准备并提交意见陈述了，这一步的争取也是颇见功底的。如果你说庭后无需时间提交答辩意见，那么完了，你丧失了再次补正的机会，到底会有多大影响不好说。

8、庭后意见陈述：精准补刀

（1）对于二门变四门，主张用四门车侧面替换二门车侧面是汽车领域中现有设计手法，并提交了在专利优先权日之前的专利文献供合议组参考：

（2）对侧面车窗后部有无立柱划分，提交了在优先权日之前存在大量的现有设计供合议组参考，由于有大量专利文献可以证明这一设计是现有设计，并属于局部细微差异，就不贴图了。

9、无效庭审小花絮：专利局乔迁朱辛庄后开庭第一案

名门之后Smart当然与众不同，本案是专利局乔迁新址后口审的第一案，口审庭甚至还没有完全装修好，我们便有幸去开了第一庭，口审也恰巧被安排在了第一口审庭，焕然一新的一庭还是很气派的。

二、侵权诉讼背后的故事

1、釜底抽薪：提无效请求

应对侵权诉讼最有效的手段是无效掉专利权，被无效的专利权法言法语叫做“视为自始不存在”。权利从没存在过，还哪来的专利侵权。所以，专利无效基本是侵权诉讼的标配。

另外，就是提出无效的时机。原告在诉讼中并未提交专利权评价报告，那还等什么？必须在诉讼答辩期内提交无效请求，这是请求法院中止审理的必要条件。

2、拖延：管辖权异议

虽然审理本案的法官为了提高审查效率，建议不要提出管辖权异议，但律师的天职是维护客户利益，只要对客户有好处，任何阻力都是没用的。

在答辩期内果断提出的管辖权异议，为无效争取到了至少三个月的宝贵时间。

3、再拖延：中止审理请求

原告并未提交专利权评价报告，那还等什么？依据侵权诉讼相关法律规定，果断请求法院中止本案审理。

此处的排兵布阵章法是：管辖权异议之后，还有中止审理请求等着呢，以进一步拖延侵权诉讼审理，为无效进一步争取时间。

本案的审理法官还是要提高审理效率，决定不中止本案审理。关于司法解释中的那个“应”中止，我们内部着实展开了一场热烈讨论。讨论归讨论，尊重并配合法官是律师的基本素养之一。

任凭风吹浪打，胜诉闲庭信步，那不是吹牛用的，那得有底气才行。我们的底气在于下面要说的杀手锏：很好用的现有设计抗辩证据。

4、团队作战：精细化庭前准备

根据每个案件的具体特点，量身定制精细化诉讼策略与方案，主办、辅办加审核律师哪里够，检索专家、团队其他律师一起参与讨论，三个臭皮匠顶个诸葛亮。

庭前准备中对方起诉状、证据一字一句得过，天下事就怕认真二字，真的发现了一些问题：

（1）对方诉请中出现了并非侵权责任法规定的侵权责任承担方式

这个庭审中法官也指出了，该瑕疵对案件走向并无决定性作用，但是在开庭时的气场、专业度、准备的认真细致程度上对对方代理人及法官必然产生心理影响。这是诉讼策略之一，用你的严谨和付出赢得同行及法官的尊重，那么你的每句话都会变得有分量并让法官信服。赢得法官并不一定赢得官司，但要赢得官司必须赢得法官。

（2）发现了对方部分关键性公证书是在不清洁环境下做出的

对方通过网络及现场公证的部分证据，在公证过程中均存在可质疑的瑕疵，例如不使用公证处或其工作人员的电子设备进行照片拍摄、电子设备在拍摄前未做清洁处理等，导致公证环境不清洁。就此问题我们检索了大量的法院判决、学术研究文章提交给法院参考。

可不要小瞧这个问题，由于公证环境不清洁，在先多份判决对证据是不采信的。在本案中由于公证环境不清洁，我们对用于制造管辖联系点的某地区代理商是否销售过被控侵权产品提出了质疑，并质疑了法院对本案是否有管辖权。

大胆的创新性工作也是一个律师难能可贵的素质之一吧。

（3）请求法院对一百万的赔偿诉请不予支持

我们详细分析了对方证据，原告仅证明许诺销售，并未证明被告有销售行为、同时还检索了原告在国内维权的在先判决的判赔额，其中一个外观设计侵权的诉请同样是法定上限一百万，但实际判赔额十几万元人民币。基于以上理由，同时考虑同类小型电动车在国内市场售价及利润较低、本专利是外观设计专利等因素请求法院对原告诉请不予支持。

专利辩护虽然不同于刑事辩护，但秉持的原则是相同的，辩护优先级应该是无罪、证据不能证明有罪、罪轻、有减轻处罚情节等等。再有把握的案件，也要做好出现最坏结果的准备，侵权诉讼中除了侵权不侵权的争辩，还应高度关注赔偿金额的问题，这样才能构建全面的辩护方案。

5、侵权诉讼杀手锏：现有设计抗辩

“应”中止而不中止审理又有何妨？别忘了还有现有设计抗辩。

既然你说我的产品侵犯了你的专利权，既然你的专利能被我的证据无效，假设这些命题都是真的话，那么说明什么？

如果不引入现有设计抗辩，岂不是辜负了这么好的证据。因此，开庭过程中主要围绕以下焦点：有礼有力有节地再三恳请法院中止审理、等待无效决定；另外，最重要的就是引入现有设计抗辩。你不等也没关系，你总得先审现有设计抗辩吧，这是绕不过去。

一直想着提高结案效率的本案审理法官也是一直在等无效决定，并且打电话了解无效进展情况。看来律师的坚定态度及充分准备对维护客户利益真的是能起到一定甚至决定性作用的，所以我们还是有理由尊重律师和律师的工作的。

6、庭审现场：沉着冷静，推进既定诉讼方案

如此充分扎实的庭前准备，庭审时随机应变，并有条不紊的调整与推进，让庭审在你可掌控的状态下顺利开展。庭审陈述主要点如下：

（1）公证环境不洁，导致管辖联系点证据不具备真实性，法院对本案并无管辖权；

（2）无效概率极大，根据相关法律规定请求法院中止本案审理；

（3）随机应变，充分质疑对方证据

对方律师在开庭前提交了很多份证据原件，有限的质证时间要抓重点，不要纠结于无关紧要的证据。主要核实了关键性证据，其中包括：核实高铁票上的名字与公证书上公证员、公证处工作人员的名字是否一致，判断做公证的两名公证处人员是否真的去了某地区做现场公证。两名公证处工作人员，并且其中必须至少有一名公证员，这可是公证法对现场公证的最低限度要求。你看看，光懂专利法哪行，公证法律法规也是要学习和掌握的。

（4）适时抛出现有设计抗辩，庭前早有准备并向法院提交了具体的比对表，这是本案重中之重，必须浓墨重彩。

7、趁热打铁：庭审后代理词

综合庭审情况，快马加鞭提交庭审后代理词，达到以下目的：完善表述，查缺补漏，进一步提交参考资料等。

以上基本完整讲述了Smart无效、侵权诉讼背后的故事，这是北汇律所标准化、精细化的无效、诉讼案件代理工作取得的又一场阶段性胜利。没有运筹帷幄之中，哪来的决胜千里之外。

注释：

【1】作者单位—北京北汇律师事务所，聚焦于专利无效及知识产权诉讼，标准化、精细化的案件作业流程，在专利全技术领域无效、诉讼案件处理中具有强大实力，在通信领域标准必要专利（SEP）的无效及诉讼业务中取得了卓越战绩，获得通信、家电，医疗器械等行业众多国内外头部企业的肯定与信赖。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：毕艳红  北汇律师事务所创始合伙人

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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