关于外观设计实质相同中“惯常设计整体置换”的思考

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：张晓红

原标题：关于外观设计实质相同中“惯常设计整体置换”的思考

关于“外观设计实质相同”第三项“惯常设计的整体置换”，是指产品外观设计的形状、图案和色彩这三个设计要素中任何一个的整体替换，而不是外观设计的某个设计特征的局部替换。外观设计属于实质相同还是属于相似，有时候难免牵涉主观判断。因此，对于申请人来说，为了避免被认定为重复授权，同时考虑到我国外观设计的初步审查制度以及单一性不属于无效宣告理由，最稳妥的做法是将相关设计合并在一件外观设计申请中予以保护，否则有可能会因为被认定实质相同，而不得不放弃其中一项外观设计专利。

一、关于“外观设计实质相同”的法律规定

中国专利法中有关外观设计的一个重要概念是“外观设计实质相同”。专利法第23条第1款规定，“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中”。专利法第9条第1款规定，“同样的发明创造只能授予一项专利权”。

以上概念“现有设计”、“同样的外观设计”以及“同样的发明创造”，均涉及对“外观设计实质相同”的判断。

具体而言，《专利审查指南》第四部分第五章第5节规定，“不属于现有设计，是指在现有设计中，既没有与涉案专利相同的外观设计，也没有与涉案专利实质相同的外观设计”，“同样的外观设计是指外观设计相同或者实质相同”。《专利审查指南》第四部分第七章第1节规定，“专利法第九条所述的同样的发明创造，对于外观设计而言，是指要求保护的产品外观设计相同或者实质相同”。

何为“外观设计实质相同”，审查指南第四部分第五章第5节作了详细解释，“外观设计实质相同的判断仅限于相同或者相近种类的产品外观设计”，“如果一般消费者经过对涉案专利与对比设计的整体观察可以看出，二者的区别仅属于下列情形，则涉案专利与对比设计实质相同：（1）其区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异，例如，百叶窗的外观设计仅有具体叶片数不同；（2）其区别在于使用时不容易看到或者看不到的部位，但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外；（3）其区别在于将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素，例如，将带有图案和色彩的饼干桶的形状由正方体置换为长方体；（4）其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化;（5）其区别在于互为镜像对称”。

以上五项为“外观设计实质相同”的穷尽性解释，本文主要探讨其中的第三项。

关于第三项，何为“惯常设计的整体置换”，审查指南并没有进一步明确，在实际审查实践中对其如何应用也缺乏明确的标准和规定。笔者现以一份外观设计专利评价报告为例，来探讨外观设计实质相同中“惯常设计的整体置换”这一问题。

二、一个案例引发的思考

1、案例简介

本案例涉及一项关于滑板车的中国外观设计专利（下称“涉案专利”），其代表图如下所示：

经专利权人请求，国家知识产权局出具了专利权评价报告。在评价报告中，审查员引用专利权人的另一个外观设计专利作为最接近的对比设计（下称“对比设计”），其代表图如下所示：

专利权评价报告称：涉案专利与对比设计的整体构成、各部分的具体设计均相同，其差别点仅为后轮数量不同，即：涉案专利下部横轴连接两个后轮，而对比设计下部仅连接一个后轮，如下图所示：

专利权评价报告称：从评价报告中引用的其他对比设计可以看出，横轴连着的两个后轮是本领域的惯常设计，因此涉案专利与对比设计的区别点仅在于将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素，因此涉案专利与对比设计实质相同，二者属于同样的外观设计。由此可见，涉案专利与对比设计属于同一日提交的同样的外观设计专利申请，所以不符合专利法第9条第1款的规定。

专利权人针对评价报告提出更正请求，国家知识产权局给出的复核意见通知书称：涉案专利和对比设计二者的不同点仅在于产品的后轮部分。涉案专利的后轮部分为横轴连着两个后轮的设计在本领域内较为惯常，因此涉案专利与对比设计的区别点仅在于将车轮部分的设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素，涉案专利与对比设计实质相同，二者属于同样的外观设计。

最终，专利权人不得不放弃涉案专利，以获得针对对比设计的有利的专利权评价报告。

2、案例探讨

如上文所述，《专利审查指南》列举了“外观设计实质相同”的五种情形，其中第三项为“如果一般消费者经过对涉案专利与对比设计的整体观察可以看出，二者的区别仅属于：将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素，例如，将带有图案和色彩的饼干桶的形状由正方体置换为长方体”。它包含两层意思：

（A）将涉案专利的某一设计要素置换成该类产品的惯常设计的相应设计要素；

（B）所述置换为整体置换。

（1）针对以上的A项：它涉及两个概念，一是惯常设计，二是设计要素。根据审查指南的解释，惯常设计指的是现有设计中为一般消费者所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计，例如提到包装盒就能想到其有长方体、正方体形状的设计。

关于涉案专利中横轴连着两个后轮的设计是否属于本领域内的惯常设计，本文不再赘述。关于设计要素，根据审查指南的定义（如第一部分第三章第7.2节，第四部分第五章第5.1.1节），外观设计的设计要素指的是产品的形状、图案和色彩。“形状”指的是产品的整体形状，而不是部分形状，正如审查指南中关于“外观设计实质相同”第三项例举的，“饼干桶的形状由正方体置换为长方体”。

具体到本案，滑板车的设计要素之一的形状指的是滑板车的整体形状，而“后轮的形状”不能认为是滑板车的设计要素，它属于专利法第23条第2款所称的“设计特征”。因此，涉案专利与对比设计之间的差别属于设计特征之间的差别，将对比设计的一个轮子置换成涉案专利的两个轮子不属于设计要素的置换，而是设计特征的置换。

（2）针对以上的B项：一方面，它指的是设计要素的整体置换，比如整个形状的置换（如审查指南中描述的饼干桶由正方体整体置换为长方体）；另一方面，它指的是置换只能是原样置换或者细微调整。针对上述案例，涉案专利与对比设计的区别不仅仅是“一个轮子”和“两个轮子”的简单区别，例如，涉案专利中滑板车的后梁下端的三角板与横杆直接固定连接，而对比设计中三角板与后轮之间通过连接件可拆卸连接。因此，本案中的置换不只是用两个轮子换掉一个轮子，还需要改变三角板等设计特征。因此，专利评价报告中所称的置换是否属于审查指南中所指的整体置换值得商榷。

综上，笔者认为，涉案专利与对比设计不属于专利审查指南所规定的外观设计实质相同。

顺便说一下，涉案专利在美国也进行了申请并获准授权。美国外观设计是进行实质审查的，在审查过程中，美国审查员曾以涉案专利和对比设计属于不同实施例而提出单一性质疑，并要求专利权人进行分案，从而将涉案专利和对比设计分成两个申请。

三、关于“惯常设计的整体置换”的无效宣告审查决定的检索

为了进一步探讨外观设计实质相同中“惯常设计的整体置换”，笔者对因外观设计“实质相同”而不符合专利法第9条以及专利法第23条1款，从而被无效宣告的案例进行了检索。结果发现，只有极少数案例是应用审查指南中“外观设计实质相同”第3项被宣告无效，绝大部分案例是应用“外观设计实质相同”第1项和第2项被宣告无效，即：“区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异”，或“区别在于使用时不容易看到或者看不到的部位”。由此可见，国家知识产权局对于“外观设计实质相同”解释中第三项的适用是谨慎且严格的。

以下通过列举外观设计无效宣告程序中的相关案例，从正反两方面说明有关“外观设计实质相同” 第三项“惯常设计的整体置换”的应用，从中可以看出，国知局目前的审查标准与笔者以上的分析基本相同。

1、无效决定号36624，所涉外观设计专利No.201630135678.0，对比设计专利No.201630135641.8。

合议组认为：涉案专利的设计1与对比设计的设计1的区别点在于将圆柱体的基台和玻璃罩整体置换为正方体，涉案专利的设计2与对比设计的设计2的区别在于将圆柱体的基台整体置换为正方体。对于燃气取暖器而言，基台为正方体属于该类产品的惯常设计，因此上述变化属于惯常设计的整体置换，均属于专利审查指南规定的构成实质相同的情形，因此涉案专利设计1与对比设计的设计1、涉案专利的设计2与对比设计的设计2相比属于同样的外观设计。故宣告涉案专利的专利权全部无效。

涉案专利设计1

对比设计设计1

涉案专利设计2

对比设计设计2

2、无效决定号35804，所涉外观设计专利No.201230416700.0，对比设计专利No.201230239835.4。

合议组认为：涉案专利与对比设计相比，其整体设计风格相同。对于二者整体形状的区别，根据一般消费者常识可知，圆筒形纸巾盒常用于卷纸，长方体形的纸巾盒常用于片状抽纸，在生活中都较为常见，该区别是形状要素的整体置换，是将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素，属于《专利审查指南》中规定构成实质相同的情形。因此，涉案专利的设计1、设计2与对比设计的设计2、设计1分别属于实质相同的外观设计，涉案专利不符合专利法第23条第1款的规定。故宣告涉案专利的专利权全部无效。

涉案专利的设计1

涉案专利的设计2

对比设计的设计2

对比设计的设计1

3、无效决定号39448，所涉外观设计专利No.201530537371.9，对比设计专利No.201530537340.3。

合议组认为，涉案专利与对比设计的组成结构及相互位置关系相同，整体上采用了相同的设计风格。对于区别点，吊灯设计为椭圆形或圆形属于简单的几何形状，将椭圆形替换成圆形，属于本领域惯常设计形状的整体置换。涉案专利与对比设计相比构成实质相同的外观设计，不符合专利法第9条第1款的规定。故宣告涉案专利的专利权全部无效。

涉案专利

对比设计

4、无效决定号42433，所涉外观设计专利No.201630658773.9，对比设计专利No.201430144814.3。

合议组认为，涉案专利与证据1的整体结构和布局基本相同。二者的主要不同点在于：涉案专利整体形状正面呈椭圆形，而对比设计正面为圆形。对于二者整体形状差异，圆形和椭圆形均属于简单的几何形状，虽然在外观上发生了变化，但一般消费者对这种变化习以为常，该变化对外观设计的整体视觉效果不产生实质性影响。因此，涉案专利与对比设计相比属于实质相同的外观设计，涉案专利不符合专利法第23条第1款的规定。故宣告涉案专利的专利权全部无效。

涉案专利

对比设计

5、无效决定号26959，所涉外观设计专利No.201130279721.8，对比设计专利No.201130279679.X

合议组认为，两者的主要不同点在于透镜形状不同，涉案专利为方形，对比设计为六边形。9个透镜均匀分布LED灯的正面，属于视觉最直接观察的部分，其形状的变化较大，容易引起一般消费者的注意，对整体视觉效果具有影响。而将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素，是针对形状、图案、色彩这三种设计要素的整体置换，某一部件的形状的置换，本案中正方体的LED灯中将方形透镜置换成六边形透镜并非整体置换，并不适用该情形。请求人提交的证据不能证明涉案专利不符合专利法第9条第1款的规定，其无效宣告的理由不成立。故决定维持涉案专利专利权有效。

涉案专利

对比设计

6、无效决定号23737，所涉外观设计专利No.201130254777.8，对比设计专利No.201130254770.6。

合议组认为，涉案专利和对比设计的区别在于下部梯台形的表面，涉案专利是平面，对比设计具有阶梯状棱台。请求人提出以平面做表面是包装类产品的惯常设计，意在指出，将涉案专利的下部设计从阶梯状的设计改变为平面属于惯常设计。合议组认为：涉案专利与对比设计的上述区别点改变的是整体中的组成部分的设计，并不属于将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的情形，同时也不属于专利审查指南第四部分第五章5.1.2规定的可以认定二者属于实质相同的其他情形，因此，涉案专利与对比设计不属于实质相同的外观设计。故决定维持涉案专利的专利权有效。

涉案专利

对比设计

7、无效决定号33317，所涉外观设计专利No.201430503418.5，对比设计1为专利No.201430404208.0，对比设计2为专利No.201330068233.1，对比设计3为专利No.201330037864.7。 

请求人主张用对比设计2和3证明花瓣形设计为艾灸保健类产品的惯常设计，并且涉案专利是对比设计1的五边形设计整体置换为该类产品的惯常设计花瓣形设计。

合议组认为：《专利审查指南》中的设计要素是指构成产品外观设计的具体形状、图案以及色彩，当涉案专利是将对比设计的某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素时，涉案专利与对比设计实质相同。本案中，对比设计2和3的具体形状并不相同，即二者形状这一设计要素并不相同，二者仅仅是共同采用了花瓣造型的设计构思。而请求人的主张也不是将对比设计1的具体形状整体置换为对比设计2或对比设计3的具体形状，而是在对比设计1的基础上借鉴对比设计2和3采用的花瓣造型的设计构思，将对比设计1某些局部的五边形设计特征变化为五瓣花瓣形设计特征，这并不符合《专利审查指南》中对设计要素整体置换的要求。综上所述，请求人提交的证据不能证明涉案专利不符合专利法第23条第1款的规定，其无效宣告的理由不成立。故决定维持涉案专利的专利权有效。

涉案专利

对比设计1 

对比设计2

对比设计3

四、与发明和实用新型审查中“惯用手段直接置换”的对比

根据审查指南第二部分第三章第3.2.3节，“如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性”。

无论专利法第23条第1款或第9条应用于外观设计专利，还是专利法第22条第2款应用于发明/实用新型专利，均涉及对“实质相同的发明创造”的判断，包含概念“惯常设计/惯常技术手段”、“直接替换/整体替换”。

如果以上滑板车案例中的涉案专利和对比文件为发明或实用新型专利，那么能够应用“所属技术领域的惯用手段的直接置换”而确定涉案专利缺乏新颖性。究其原因，这是由于发明/实用新型与外观设计的保护客体不同，其新颖性的判断方式不同所造成的。我国外观设计专利遵循的是整体观察、综合判断原则，因此不能仅仅因为某个局部设计特征属于惯常设计的直接替换而得出外观设计专利缺乏新颖性的结论。

五、结论

综上所述，笔者认为，关于“外观设计实质相同”第三项“惯常设计的整体置换”，是指产品外观设计的形状、图案和色彩这三个设计要素中任何一个的整体替换，而不是外观设计的某个设计特征的局部替换。

外观设计属于实质相同还是属于相似，有时候难免牵涉主观判断。因此，对于申请人来说，为了避免被认定为重复授权，同时考虑到我国外观设计的初步审查制度以及单一性不属于无效宣告理由，最稳妥的做法是将相关设计合并在一件外观设计申请中予以保护，否则有可能会因为被认定实质相同，而不得不放弃其中一项外观设计专利。

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作者：张晓红

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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