知识产权惩罚性赔偿会形同虚设吗？

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作者：姜莹丽  兰台知识产权团队

原标题：知识产权惩罚性赔偿会形同虚设吗？

鉴于知识产权领域存在着守法成本高、违法成本低的现象,为了加大知识产权的保护力度，从2013年至今，惩罚性赔偿的典型案例时有报出。从迪尔公司、约翰迪尔（中国）投资有限公司与约翰迪尔(北京)农业机械有限公司、约翰迪尔(丹东)石油化工有限公司、兰西佳联迪尔油脂化工有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案到最近上海首例知识产权惩罚性赔偿案件似乎让知识产权人看到了曙光。

内容精要

1. 案件事实上虽然达到了恶意与情节严重的标准，但在赔偿数额计算举证难的情况下，最终判赔金额还是会陷于法官在法定赔偿范围情况下酌定，难以适用惩罚性赔偿；

2. 恶意与情节严重标准又过于抽象模糊，在司法实践中，须由法官进行自由裁量，进一步增加惩罚性赔偿适用的难度。

鉴于知识产权领域存在着守法成本高、违法成本低的现象,为了加大知识产权的保护力度，我国的《商标法》第63条和《反不正当竞争法》17条有关侵犯商业秘密的均设立了惩罚性赔偿制度,新修订的商标法还将惩罚性赔偿由之前赔偿数额的3倍加到5倍作为上限，《专利法》修订草案也提出赔偿数额5倍作为惩罚性赔偿的上限。目前《著作权法》还没有关于惩罚性赔偿的规定，但相信未来一定会出台。

从2013年至今，惩罚性赔偿的典型案例时有报出，从迪尔公司、约翰迪尔（中国）投资有限公司与约翰迪尔(北京)农业机械有限公司、约翰迪尔(丹东)石油化工有限公司、兰西佳联迪尔油脂化工有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案到最近上海首例知识产权惩罚性赔偿案件似乎让知识产权人看到了曙光。但仔细分析惩罚性规定及相关判例后，我们会发现，即便设立了知识产权惩罚性赔偿，依然摆脱不了知识产权维权难的现实处境。

计算依据举证难

《商标法》（2019年修订）和《专利法》修订草案关于惩罚性赔偿要满足主观上恶意和客观上严重的标准，赔偿基数计算方式均为：侵权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标/专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿计算的系数为：上述方法确定赔偿数额的1-5倍。

也就是说，判定惩罚性赔偿必须满足赔偿数额可计算，而这恰恰是知识产权维权难的最让人头疼的问题。

知识产权无形的特点，导致即使侵权人未经权利人许可使用其商标或者专利的，但却未导致权利人不能使用自己商标或专利，而侵权行为确实也会给权利人带来很难估价的负面影响，在此情况下，权利人举证实际损失是极为困难的。

而侵权获益往往掌握在侵权人手中，权利人极难取证。虽然法院可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料，但在司法实践中，侵权人极少会按照法院要求提供。在这种情况下，唯有电商平台交易、强制监管备案产品才有透明的销售数据。

许可费作为损害赔偿依据在专利侵权和商标侵权诉讼中属于第三位阶，必须是实际损失与侵权获益均无法计算的情况下才能适用。北京高院在《当前知识产权审判中需要注意的若干问题（2017）》中指出，对许可使用费合理性的认定，应当在综合许可合同的真实性、许可合同是否实际履行、许可使用费是否在发现侵权行为存在之前已支付、许可主体之间是否存在特定的关联关系、许可人是否完成纳税凭证等因素的基础上，进行具体认定。种种严苛条件的限制，导致即便权利人有许可第三方使用的经历，在损害赔偿时也派不上用场。

可以说，即便案件事实上达到了恶意与情节严重的标准，但在赔偿数额无计算依据的情况下，最终判赔金额还是会陷于法官在法定赔偿范围情况下酌定。

恶意与情节严重标准模糊

适用惩罚性赔偿的，《商标法》要求“恶意侵权”、《专利法》修订草案要求“故意侵权”，但均需达到情节严重的标准。而上述标准又过于抽象模糊，在司法实践中，须由法官进行自由裁量，进一步增加惩罚性赔偿适用的难度。

司法裁判中，基本仅陈述侵权事实，总结构成恶意侵权和情节严重，而不去明确区分认定两者的事实依据。

对此笔者认为，专利和商标权公示性，认定侵权时采用过错推定原则，但惩罚性赔偿则要求主观上至少要存在故意，甚至是恶意的意图。故意是指行为人不仅知道知识产权的存在,而且知道自己的行为会侵害他人的权利。这种明知不是因为公示而推定其知道，而是要根据商标的知名度，当事人在本领域内的知名度，两者是否同业、同地区的关系，以及是否有过合作历史等来判断。

恶意则建立在故意的基础之上，比故意更加恶劣，但这种恶劣标准确实比较模糊，笔者认为，这种恶劣的判定是通过具体情节严重来倒推其主观的恶意，比如重复侵权行为，多次发函警告，依然扩大使用，行政处罚、侵权判决后继续使用；再比如，以侵权为业的行为，都可以反映其主观上积极追求违法利益上的恶意。

还有一部分情节却属于“严重”，但未必能直接反映其主观上比故意还恶劣的恶意，比如侵权行为时间长；侵权产品制造，销售覆盖的范围广；侵权产品粗制滥造给权利人带来巨大的损失与消极影响；甚至构成刑事犯罪等。那具备类似情节严重时，是否能认定为恶意，属于法官自由裁量的范围，如果将恶意的范围限制的较窄，则惩罚性赔偿适用的空间会进一步限缩。

基于上述分析可以看出，适用惩罚性赔偿的条件是极为严苛的，其计算的依据的基数，在实际适用时难以举证，但在电商普及的情况下，有提升的空间，在个案件中确实惩罚恶意侵权人，但因为不能泛化适用，目前最大的作用还在于警示的示范效应。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：姜莹丽 兰台知识产权团队

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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