被国家知识产权局无效的专利，还能用于维权吗？

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：卢佳永新智财律师事务所

苗征永新智财律师事务所

原标题：被国家知识产权局无效的专利，还能用于维权吗——浅谈无效决定尚在行政诉讼中的专利之有效性

对于被国家知识产权局宣告无效，但是权利人已经起诉，法院尚未做出生效判决的专利来说，权利人从程序上暂时是无法有效维权的。但是未经许可实施专利的侵权者，也必须意识到其头上的达摩克里斯之剑，一旦最终无效决定被撤销，专利有效性被维持，则侵权者将要面临赔偿，赔偿的计算包括在此期间给权利人造成的损失或其所获利润，以及维权合理开支，甚至将来还可能面临惩罚性赔偿。

目前和日本、德国等大陆法系的国家一样，我国也采用“民行二元程序”，即授权确权的行政程序和判断侵权的司法程序是二元的，相互独立。【1】

同时，我国也遵循着TRIPS协定的司法审查原则【2】，即对于行政机关的裁决，提供给当事方司法审查机会。当事方如果对于国家知识产权局所做出的决定不服，可以起诉至法院，申请撤销国家知识产权局做出的无效决定。

由此可知，对于国家知识产权局已经做出无效决定的专利，其并不必然完全无法用于维权。

对于国家知识产权局已经做出无效决定的专利，可以分为如下两种情况。其一、如果在国家知识产权局宣布专利无效的决定书记载的决定之日起三个月内，专利权人没有向北京知识产权法院提起诉讼，在这种情况下国家知识产权局做出的无效决定生效，专利自始无效，无法用于维权。然而，事实上，专利权人可能对决定不服，在规定时间内，向北京知产法院提起诉讼，这就是第二种情况，那么此时专利有效性如何，是否还可以用于维权呢？对于专利权人，或者未经许可的技术实施者，应该如何看待这种情况下的专利有效性呢？

首先，从权利人的角度来看：

虽然由于已经提起了诉讼，被诉决定尚未生效，专利权此时并非无效。但由于此时专利效力处于一种不确定的状态，基于这样的专利的维权存在程序障碍。

实践中，无论是司法程序（如启动民事侵权诉），还是行政查处（如专利行政投诉），如果专利已经被无效，在无效决定被生效的判决撤销前，基本都无法拿到有利的裁决。

具体来说，对于司法程序，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称“专利法解释二”）的第2条的规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。”由此，如果在专利侵权诉讼过程中国家知识产权局做出了无效决定，权利人往往也只能以驳回起诉收场，几乎不可能拿到有利的裁判。因此，在专利已经被国家知识产权局无效了的情况下，即使权利人提起行政诉讼，也无法在收到撤销决定的生效判决前，通过民事诉讼进行维权。

这种“先行裁驳、另行起诉”的制度设计，旨在克服现行法律框架上存在的专利诉讼周期长的问题【3】。这是因为无效决定的行政诉讼审理程序，平均耗时可达一年半之久【4】。另外，由于二审终审制，当事方还可以提起上诉，案件经历二审，拿到最终生效判决的耗时因此会更久。这就导致在较长的时间内专利的有效性处于一种不确定的状态，并非完全无效，却又存在极高的可能性是无效的。因此，为了解决在这个特定的时间段内，专利有效性的不确定所导致的难以裁判，拖长民事诉讼审理周期的问题，最高院通过司法解释在程序上设置了驳回起诉这一机制。但这一驳回起诉的机制，有别于实体上的驳回全部诉讼请求，权利人仍然拥有另行起诉的机会。

值得注意的是，虽然条文中采用了“可以”裁定驳回起诉而非“应当”裁定驳回起诉，给裁判者留有了一定的空间，理论上裁判者并不必然做出驳回起诉的决定。但是实际上，考虑到无效决定一旦被撤销，权利人还可以另行起诉，且无效决定在后续司法审查过程中被维持的可能性也比较高【5】，所以基本上法院都会做出驳回起诉的裁定。

虽然，这一规则仅仅规定了在专利侵权诉讼中专利被国家知识产权局无效的情形，并没有直接规定被国家知识产权局无效的专利，如果其无效决定尚未生效，是否可以作为权利基础，提起侵权诉讼。但可以想见，即使基于这样的专利，可以提起诉讼，在诉讼过程中，被控侵权方也必然会提出专利已经被国家知识产权局无效的问题，这样一来，权利人还是无法获得一个有利的裁决。更何况在实践中，处于这种状态下的专利，在案件受理阶段，就会出现问题。

再来看，专利侵权的行政投诉程序，根据《专利行政执法操作指南（试行）》2.3.4.3的规定【6】，专利被宣告无效后，管理专利工作的部门可以告知请求人撤回处理请求；请求人不撤回的情况下，管理专利工作的部门应当作出驳回处理请求的决定。该规定与专利法解释二的第2条规定基本一致。也就是说，专利行政投诉程序的情况与民事诉讼程序类似。一旦专利被无效，即使决定仍然处于行政诉讼，尚未生效，在行政投诉程序中，也同样是无法进行维权的。

综上，对于权利人来说，一旦专利被国家知识产权局无效后，即使提起行政诉讼，在生效判决撤销原决定之前的这段时间，专利基本上也是很难用于维权了。

接下来，再从未经许可的技术实施者，或者说可能的侵权人的角度来看，在专利已经被无效，但权利人已经提起行政诉讼，无效决定尚在司法审查程序中的情况下，上文已经讨论了权利人在一定时间内囿于专利有效性的不确定，难以主动出击用其进行维权。那么此时，是否意味着专利技术可以未经许可，自由实施呢？

答案也是否定的。如前述讨论，此时专利权只是处于有效性不确定，并非无效，一旦国家知识产权局的无效决定被法院生效判决撤销后，专利有效性得到维持，则意味着自授权之日起【7】，他人未经许可就不得实施专利，否则就构成侵权。

也就是说，一旦人民法院做出了撤销无效决定的行政判决且判决生效，专利权最终被维持有效，则权利人仍然可以通过民事诉讼或行政投诉等手段进行专利维权。对于未经许可实施专利的侵权人，其依然要为在此期间的侵权行为承担停止侵权，赔偿损失等法律责任，并不受被撤销的无效决定的影响。

综上，对于被国家知识产权局宣告无效，但是权利人已经起诉，法院尚未做出生效判决的专利来说，权利人从程序上暂时是无法有效维权的。但是未经许可实施专利的侵权者，也必须意识到其头上的达摩克里斯之剑，一旦最终无效决定被撤销，专利有效性被维持，则侵权者将要面临赔偿，赔偿的计算包括在此期间给权利人造成的损失或其所获利润，以及维权合理开支，甚至将来还可能面临惩罚性赔偿。

在无效决定尚在司法审查的这一特殊时间段，专利的有效性处于特殊的状态。这个状态像是交通灯的黄灯状态，无论是哪个方向的通行者，都应该注意观望，等待通行的绿灯或是禁行的红灯，再做判断。也就是说，在此期间，无论是权利人还是未经许可实施专利的侵权人，都应该持审慎态度，等待生效的判决和行政决定对于专利权的有效性做出判断。

注释：

【1】最高院李剑审判长对《专利法》司法解释二的重点解读（一）法官视角，http://www.chinaiprlaw.cn/index.php?id=3900%27

【2】《AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS（与贸易有关的知识产权协议）》https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm

【3】最高法发布侵犯专利权纠纷案司法解释（二）https://www.chinacourt.org/article/detail/2016/03/id/1826424.shtml

【4】根据《知产宝——北京知识产权法院司法保护数据分析报告（2017）》，专利案件平均审理时长，在有第三人参审的案件为552天，在无第三人参审的案件为592天。

【5】北京知产法院行政案撤销率:商标31.8%,专利13.8%;涉外判赔平均136万https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDE3MjA5NA==&mid=2677363121&idx=1&sn=7d397802b4b8b50e2ad9317472496930&chksm=814e01e0b63988f6c45b33471be84f2a0fc4482a6ed87482885d4225b8355670285aab5147a9&mpshare=1&scene=1&srcid=&sharer_sharetime=1573628856130&sharer_shareid=4155d49261ee63dfbd29614ab76c634f&exportkey=A7OorfeoyqTliFeygPBoeEI%3D&pass_ticket=FUcxR6yZaVFUmZU%2Bg9V6W4QBv5tNPhZwLLn8gKRlcot3RcmCVDQDZfz8wI9LTTvU#rd

【6】专利行政执法操作指南（试行）http://www.sipo.gov.cn/zfwq/wqyzgzyq/1075031.htm

【7】此处未讨论《专利法》第13条所规定的临时保护问题

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作者：卢佳永新智财律师事务所

苗征永新智财律师事务所

编辑：IPRdaily王颖校对：IPRdaily纵横君

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