对于创造性评判中“实际解决的技术问题”的思考

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作者：樊倩华进知识产权

原标题：对于创造性评判中“实际解决的技术问题”的思考

“三步法”是在审查实践中被审查员广泛采纳的创造性审查方法，它是本领域技术人员还原或者说重走发明创造的过程。正确确立发明实际解决的技术问题，才能正确还原发明的创立过程，从而得出正确的判断结论，反之，则容易陷入“事后诸葛亮”的误区，低估发明的创造性。

引言

在发明专利申请的创造性审查中，《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节提供了“三步法”的判断方法，包括以下步骤：

（1）确定最接近的现有技术；

（2）确定发明实际解决的技术问题；

（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

“三步法”是在审查实践中被审查员广泛采纳的创造性审查方法，它是本领域技术人员还原或者说重走发明创造的过程，其中第（2）步确定发明实际解决的技术问题，对于第（1）步和第（3）步具有“承上启下”的作用，也是第（3）步判断“显而易见性”的基础，同时也是本领域技术人员对最接近的现有技术进行改进的推动力，并可以指引改进的方向，因而在创造性判断中具有至关重要的作用。正确确立发明实际解决的技术问题，才能正确还原发明的创立过程，从而得出正确的判断结论，反之，则容易陷入“事后诸葛亮”的误区，低估发明的创造性。

然而在审查实践中审查员往往会弱化第（2）步实际解决的技术问题的确定过程，而将重点放在“显而易见性”的论述上，因而很多情况下，审查员确定的实际解决的技术问题并不准确，比如过于模糊上位、割裂区别特征之间的关联性甚至带入技术手段等等。在答复审查意见时，作为代理人，应当对实际解决的技术问题进行仔细分析，慎重质疑，有时这样的争辩甚至能产生“柳暗花明”的结果。下面将结合一个实际案例进一步阐述。

案例分析

权利要求1：

一种LED调光方法，用于至少两组LED光源，其特征在于，包括：

向第一组LED光源输入脉冲电流；

向第二组LED光源输入恒定电流；

获取由所述第一组LED光源和第二组LED光源混合后得到的光源信息，并根据所述光源信息调节所述脉冲电流的宽度，和/或所述恒定电流的大小。

该案是笔者所代理的一件实际案例，在说明书中记载的发明所针对的技术问题是：克服传统的PWM调光存在的频闪问题，提高LED输出光源的效果。本案权利要求1所采用的技术方案，就是将PWM调光（对应向第一组LED光源输入脉冲电流的步骤）与线性调光（对应向第二组LED光源输入恒定电流的步骤）结合起来，从而形成一种混合后的光源信息，并且可以根据光源信息来调节脉冲电流的宽度和/或恒定电流的大小，以克服单纯PWM调光频闪严重的问题。

在第一次审查意见通知书中，审查员所提供的对比文件1与权利要求1的区别在于：对比文件1的两组LED光源均输入脉冲电流，而本申请则是一组输入脉冲电流另一组输入恒定电流，并根据光源信息来调节脉冲电流的宽度和/或恒定电流的大小。基于以上区别技术特征，审查员所确定的实际解决的技术问题是：提供另一种电流输入方式。在此基础上，审查员找到了一篇对比文件2，其公开了一种发光二极管点亮系统，它是用在施加相同电源电压来驱动正向电压降Vf互不相同的多个发光二极管系统中，能利用直流对Vf高的一方的LED系统进行驱动，另一方面能对Vf低的一方的LED系统进行恒定电流和脉冲驱动，由于脉冲驱动在第二晶体管开路期间不产生发热，因此能够抑制发热。审查员认为对比文件2公开了在两组LED光源中一组输入脉冲电流另一组输入恒定电流来调整亮度，因而与本申请中作用相同，给出了技术启示。

对此笔者指出，审查意见中所确定的实际解决的技术问题“提供另一种电流输入方式” 认定不够准确，过于宽泛，如果仅仅为了提供另一种电流输入方式，这在工业生产上是没有任何意义的，而且提供另一种电流输入方式是一种技术手段而不是技术问题，由于该技术问题已经带入了技术手段，容易造成低估本申请的创造性和“事后诸葛亮”的错误。而提供另一种电流输入方式的意义、作用是什么才是确定解决的技术问题的关键，也是值得本领域技术人员深入思考的地方。申请人正是通过设计电流输入方式克服了传统PWM调光存在频闪严重的问题，由此可以确定实际解决的技术问题为如何克服传统的PWM调光存在频闪严重的问题。

在此基础上可以进一步确定，对比文件2的方案实际上对于本案实际解决的技术问题并不能给出相应解决手段方面的技术启示，原因在于对比文件2的方案中在不同LED光源系统中分别输入恒定电流和脉冲电流，作用是以低成本抑制发热，与PWM频闪问题没有任何关系，可见所起的具体作用与本申请完全不同，再结合其他一些技术细节上的考量可以确定，对比文件2对于本申请不存在任何技术启示。由此，笔者进一步否定了审查员的创造性审查结论。

答复一通后，审查员在后续的二通中放弃了前一次所用的全部对比文件，重新检索了新的对比文件3和4继续评述创造性。笔者进一步答复后，该案后续已获得授权。

对比第一次审查意见通知书中审查员所确定的实际解决的技术问题与笔者答复时所确定的实际解决的技术问题，可以明显看出，正是由于审查员所确定的实际解决的技术问题过于宽泛和上位，才导致了其在其他现有技术中寻求技术启示时已经偏离了还原发明创造的正确道路，最终得出了发明不具备创造性的错误结论。笔者正是抓住了审查意见中所存在的实际解决的技术问题认定不准确的问题，并进一步深入分析和说理，才使得审查员最终放弃了对比文件1和2而改用新的对比文件。

该案例充分体现了前文所提到的实际解决的技术问题在发明的创造性评判中的重要作用，即作为对最接近的现有技术进行改进的推动力并可以指引改进的方向，如果实际解决的技术问题认定错误，将很有可能导致在后一步寻求技术启示时走上错误的“轨道”，进而得出错误的审查结论，从而低估了发明的创造性高度。此外实际解决的技术问题也是正确还原发明构思的重要环节，它应当属于发明构思的重要组成部分，当审查员提供了不恰当的实际解决的技术问题时，也间接说明了审查员并没有真正把握实际的发明构思，在审查意见答复时代理人也可以考虑从整体上对实际的发明构思与对比文件进行分析对比，以尽可能地体现出发明的精髓所在，这样有助于提高答复成功的机率。

总结

综上所述，确定发明实际解决的技术问题实际上是“三步法”判断创造性的一个至关重要的环节，实际解决的技术问题既不应过于模糊上位化，也不应孤立地基于各个区别特征来确定，否则一个不合适的实际解决的技术问题将导致出现错误的审查结论；代理人应当对审查意见中所确定的实际解决的技术问题审慎对待，从发明构思的角度来判断审查员确定的实际解决的技术问题是否恰当，从而便于在后续答复中抓住问题的本质。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：樊倩华进知识产权

编辑：IPRdaily王颖校对：IPRdaily纵横君

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