外观设计专利无效案件中有关“组合启示”的考量与判断

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作者：高荣英 北京超成律师事务所

原标题：外观设计专利无效案件中有关“组合启示”的考量与判断

根据专利法的规定，授予专利权的外观设计应与现有设计或者现有设计特征的组合相比具有明显区别。在无效宣告请求中，请求人经常使用多个证据组合评价涉案专利，这些证据是否能够组合以及如何进行组合就成为无效请求是否成立的判断难点。本文结合实际案例，对国家知识产权局在审查实务中的证据组合标准进行了梳理，总结出了可能不被接受的组合情形，供代理人参考。

摘要：根据专利法的规定，授予专利权的外观设计应与现有设计或者现有设计特征的组合相比具有明显区别。在无效宣告请求中，请求人经常使用多个证据组合评价涉案专利，这些证据是否能够组合以及如何进行组合就成为无效请求是否成立的判断难点。本文结合实际案例，对国家知识产权局在审查实务中的证据组合标准进行了梳理，总结出了可能不被接受的组合情形，供代理人参考。

关键词：外观设计 现有设计特征的组合 组合标准

【前言】

专利法第23条第2款规定，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

根据上述规定，在外观设计无效宣告请求中，请求人经常会使用多个证据组合评价涉案专利。这些证据之间是否可以组合、应当怎样进行组合就成为无效请求是否成立的判断重点和难点。由于外观设计无效宣告请求中可以被接受的证据组合已经有较为统一的标准，因此，本文以4件涉及到证据组合的无效宣告请求为例，就外观设计无效审查实务中，可能不被接受的组合情形进行探讨。

【案例介绍】

【案例1-旅行箱（条纹）专利无效案件】

本案涉及一件专利号为201530283105.8、专利名称为旅行箱（条纹）的外观设计。针对涉案专利，无效宣告请求人提交了相关证据，其中证据1为专利号为201330014766.1、名称为旅行箱（1）的外观设计专利，证据2为专利号为201430150884.X、名称为拉杆箱面板（条纹）的外观设计专利。请求人主张涉案专利相对于证据1和证据2的结合不具有明显区别，在具体结合时主张将证据2中的条纹旋转后拼合到证据1中。

涉案专利与证据1和证据2的主要视图对比图如图1所示。

图1：案例1主要视图对比图之一

从上图可以看到，涉案专利为旅行箱，整体为长方形，箱体侧面相交为圆弧，横截面呈圆角矩形。箱体四个侧面布满竖向条纹，但在顶面过渡部未覆盖条纹，而是呈现为光滑的表面。证据1也为旅行箱，整体为长方形，箱体上下表面与左右侧面相交处为圆弧角，前后侧面与左右侧面相交处近似直角。箱体上下表面与各个侧面表面平滑，没有条纹。证据2为拉杆箱面板，公开了横向条纹设计。

对于请求人所称的将证据2公开的条纹状拉杆箱面板中的条纹旋转后与证据1相结合的主张，合议组经审查后认为，证据2的拉杆箱面板条纹不具有组合到证据1中的启示，主要理由为：

涉案专利箱体四个侧面之间过渡为相对大的圆弧角，侧面与上下面衔接处近似直角、过渡相对明晰方正，箱体侧面条纹与上下表面的光滑平面之间形成明显界限，证据1四个侧面衔接处近似直角、过渡方正，侧面与上下表面为较大的圆弧过渡、无明显分界线。也就是说，证据1箱体侧面，尤其是左右侧面相对于箱体整个面板而言并非相对独立的设计部分，因此，无法确认一般消费者能够将证据2的条纹拼合至证据1箱体侧面外周的边界，因此，请求人主张的将证据1拉杆箱侧面外周面板替换成证据1所示条纹面板，不属于明显存在启示的情形【1】。

此外，请求人还主张将证据3（专利号：201430469715.2）和证据4（专利号：201230537988.7）中的纵向条纹与证据1进行组合（如图2所示），也未被合议组采纳。

图2：案例1主要视图对比图之二

【案例2-吊灯（凤尾8618）专利无效案件】

本案涉及一件专利号为201630277237.4、专利名称为吊灯（凤尾8618）的外观设计。针对涉案专利，无效宣告请求人提交了相关证据，其中证据1为专利号为201530354616.4、名称为吊灯(树叶LED小)的外观设计专利；证据2为专利号为201630183082.8、名称为吊灯(火焰8602—10+5)的外观设计专利。请求人主张涉案专利相对于证据1和证据2的结合不具有明显区别，在具体结合时主张将证据2的下层灯臂旋转180度后替换证据1的灯臂。

涉案专利与证据1和证据2的主要视图如图3所示。

图3：案例2主要视图对比图

从上图可以看到，涉案专利和证据1、证据2涉及的产品都是吊灯，并且证据1和证据2的灯臂部分均为内外双层结构，其中证据1所述的吊灯，外层结构由多个薄片状部件，自底托的上表面向外呈弧形下垂状延伸，内层机构由多个薄片状和多个条状灯条交错排布而成，内外薄片状部件一一对应，证据2中内外层灯条之间交错设置。

对于请求人所称的将证据2的下层灯臂旋转180度之后，替换证据1的灯臂部分的主张，合议组经审查后认为，证据1和证据2的替换不属于审查指南规定的明显存在组合手法启示的情形，主要理由为：

证据1与证据2的灯臂的各部件的形状、排布方式、相对于底托的安装位置均明显不同，双方当事人虽然对证据1的发光位置有争议，但均认可证据1中灯臂的薄片状部件为不发光部件，而证据2灯臂的每根灯条均为发光部件。请求人主张将证据2的下层可发光的灯条部件旋转180度后替换证据1的不发光薄片状部件乃至其下部叠置的细管形部件，不是对位于相同位置能够实现相同功能的部件之间的替换，不属于审查指南规定的明显存在组合手法启示的情形【2】。

【案例3-吊灯(火焰8602—10+5)专利无效案件】

本案涉及一件专利号为201630183082.8、专利名称为吊灯(火焰8602—10+5)专利的外观设计。针对涉案专利，无效宣告请求人提出提交了相关证据，其中证据1为专利号201430429658.5、名称为吊灯(140130-8A)的中国外观设计专利；证据2为专利号为201530541687.5、名称为吊灯(66088-500)的外观设计专利。请求人主张涉案专利相对于证据1和证据2的结合不具有明显区别，在具体结合时主张证据2给出了灯臂不设蜡烛的启示。

涉案专利与证据1和证据2的主要视图如图4所示。

图4：案例3主要视图对比图

从上图可以看到，涉案专利与证据1相比，整体造型均近似盛开的菊花，均包括上、下两层灯臂，其中上层灯臂位于底托的上部，下层灯臂位于底托的下部，且上层灯臂所形成的花心的造型一致，底托上设有一根细长的柱状中柱。

对于请求人所称的证据2给出了灯臂不设蜡烛的启示的主张，合议组经审查后认为，证据1和证据2的组合不属于审查指南规定的明显存在组合手法启示的情形，主要理由为：

《专利审查指南》第6.2.3小节规定，专利法第23条第2款中规定的现有设计特征的组合包括拼合和替换两种情形，是指将两项或两项以上设计或者设计特征拼合成一项外观设计，或者将一项外观设计中的设计特征用其他设计特征替换，相应地专利法意义上的“组合的启示”是指拼合的启示或者替换的启示。本案中，证据2与证据1之间的结合方式显然既不属于专利法意义上的拼合，也不属于替换，因此请求人关于证据2给出了灯臂不设蜡烛的启示主张不是专利法意义上所谓启示的含义【3】。

【案例4-控制台专利无效案件】

本案涉及一件专利号为201130356087.3、专利名称为控制台专利的外观设计。针对涉案专利，无效宣告请求人提交了相关证据，其中证据1为专利号为200630002021.3、名称为灯光控制台(24路)的外观设计专利；证据2为注册号为EM001820069-0001的EUIPO注册外观设计专利。请求人主张涉案专利分别相对于证据2和惯常设计的组合、证据1和证据2的组合不具有明显区别，在具体结合时主张的启示有两点：

第一，关于证据2和惯常设计的组合，请求人认为涉案专利是在证据2的基础上去除了屏幕区，而没有屏幕区域属于该类产品的惯常设计，证据2去除屏幕区后与涉案专利无明显区别；

第二，关于证据1和证据2的组合，请求人在口头审理当庭主张证据1、2的组合需在证据1组合证据2中推手和按键等设计特征的基础上，还要将证据2的手垫部分也组合在证据1上。

涉案专利与证据1和证据2的主要视图如图5所示。

图5：案例4主要视图对比图

从上图可以看到，涉案专利与证据1和证据2均为控制台，其中涉案专利和证据2水平操作台部分的设计基本相同，其操作台上推子和按键的分布基本相同，下方手垫区域的形状也完全一致。

对于请求人的主张，合议组经审查后认为，证据2没有给出去除屏幕得到涉案专利的启示，证据2的手垫部分组合到证据1中也不存在明显的组合启示，主要理由为：

对于将证据2中的屏幕去除的组合方式，合议组认为：虽然没有屏幕区的设计在控制台领域较为常见，但证据2的屏幕与水平操作台是一体化设计，没有清晰的分割面，而且操作台下方还有L形的支架，在证据2的基础上，一般消费者既不会产生去除屏幕区域的动机，也不能确定去除屏幕区域后形成的具体设计；同时，涉案专利的顶面呈“〕”形的转折面，也并非常规的竖直立面，因此证据2并没有给出去除屏幕得到涉案专利的启示，更无法确认证据2去除屏幕区后与涉案专利有无明显区别。

对于将证据2中的手垫组合到证据1中的主张，合议组认为，证据1键盘区域底部没有空白区域，距离产品底面也有一段高度，如果要将证据2的手垫组合在这个部分，不仅要调整键盘区域的布局以留出空白区域，还要改变证据1整体的高度或倾斜度，并经过衔接、过渡和协调等较大的修改才能实现，明显无法按证据1、2原样或作细微变化后直接进行设计特征的拼合，这种组合显然超过一般消费者的能力范围，因此不存在明显的组合启示【4】。

【案例分析】

上述案件中，合议组均认为证据之间不具有结合启示，不能进行结合评述涉案专利是否符合专利法第23条第2款的规定。因此，是否具有结合启示的判断成为外观设计无效判断中的重要考量因素。

对于如何对现有设计或者现有设计的特征组合进行判断的问题，专利法及专利法实施细则均未做规定，2010年版的《专利审查指南》首先规定了“若涉案专利是由现有设计或者现有设计特征组合得到的”，要求“具体的组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示”【5】，也就是外观设计无效评述中证据之间是否能够组合首先要考虑是否存在启示，只有在存在结合启示的情形下，才需要进一步考察结合的外观设计与涉案专利是否存在明显区别。

对于结合启示的问题，2010年版的《专利审查指南》又进一步规定了【6】：

现有设计及其特征的组合包括拼合和替换，具体是指将两项或者两项以上设计或者设计特征拼合成一项外观设计，或者将一项外观设计中的设计特征用其他设计特征替换。以下几种类型的组合属于明显存在组合手法的启示的情形：

（1）将相同或者相近种类产品的多项现有设计原样或者作细微变化后进行直接拼合得到的外观设计。

（2）将产品外观设计的设计特征用另一项相同或者相近种类产品的设计特征原样或者作细微变化后替换得到的外观设计。

根据上述规定，2010年版的《专利审查指南》认可的组合方式只有拼合和替换两种，并且要求无论拼合还是替换，都只能“原样或者作细微变化”，原样比较容易理解，而对于如何属于细微变化并没有进行更详细的规定，需要结合实践中的案件进行进一步的分析判断。实践中，普遍被认可的观点是进行结合的外观设计之间需要满足下列条件之一：

（1）物理上可分离的产品零部件的设计或者产品的整体设计；

（2）视觉上相对独立的部分；

（3）图案设计中相对独立的设计单元。

对于不能进行组合的情形，2010年版的《专利审查指南》并未进行更详尽的规定，通过上述4个案例以及实践中的其他案例，笔者总结了如下几种可能被认为不能组合的情形：

（1）任意截取的点线面不能组合

在外观设计无效案件中，若进行组合的是外观设计中不能独立存在或者不能自然区分的点线面的，合议组一般不会接受。

上述案例1是笔者参与代理的无效案件，该案件中请求人提交的证据3公开的对比设计在箱体的前后面、左右面以及顶面中均设置有纵向条纹，请求人主张将证据3前后左右四个面的纵向条纹与证据1进行组合，但由于证据3中前后面的条纹是自然延伸至顶面的，属于连续条纹，因此，合议组不接受请求人所主张的截取证据3中前后面的条纹与证据1进行组合，认为这属于任意截取的点线面。

（2）设计构思不能组合

在发明或者实用新型无效案件中，经常会使用某个证据公开了某个技术启示，根据该技术启示，涉案专利采用某个技术方案是容易想到的这种方式来评述创造性，但是这种评述方式在外观设计中可能不被接受。也就是，外观设计不保护设计构思，同样的，在外观设计的组合中也不能就设计构思进行组合。

同样是上述案例1，证据4公开的对比设计在箱体的前后面均设置有纵向条纹，请求人主张证据4给出了在箱体上设置纵向条纹的启示，在此启示下，在涉案专利的前后左右四个面设置纵向条纹是容易想到的。对此，合议组明确指出，外观设计不保护设计构思，在证据的组合中也不能结合设计构思。

（3）结构、位置、排列、比例关系等不同的设计之间不能组合

在外观设计无效案件中，若待组合的对比设计与涉案专利相应部分或者与要结合的对比设计之间具有不同的结构或者具有不同的位置、排列、比例关系，在进行组合时也可能不被合议组接受。

仍然以上述案例1为例。案例1中请求人主张将证据2中的条纹旋转后与证据1进行组合，但是合议组认为，证据1的箱体侧面与上下面之间的过渡方式与涉案专利的对应部分过渡方式不同，结构不同，并且该部分不是相对独立的设计部分，因此，在将证据2的条纹组合到证据1中时无法确认组合的边界，因而两者的组合不属于明显存在启示的情形。

（4）组合后需要进行较大改动的不能组合

根据2010年版《专利审查指南》的规定，进行组合的对比设计需要原样组合或者仅能做细微变化，若在组合时改动较大的，比如需要考虑结合的设计特征之间的衔接、过渡和协调等问题才能进行组合时，合议组可能不会接受。

如上述案例4中，请求人主张将证据2的手垫部分组合到证据1中，但是由于证据1的键盘区域底部没有空白区域，距离产品底面也有一段高度，如果要将对比设计2的手垫组合在这个部分，不仅要调整键盘区域的布局以留出空白区域，还要改变对比设计1整体的高度或倾斜度，并经过衔接、过渡和协调等较大的修改才能实现，因此这种组合未被合议组接受。

（5）去除某些设计特征的不能组合

如上所述，根据2010年版《专利审查指南》的规定，对比设计或者对比设计特征的组合只有两种方式：拼合及替换。因此，在外观设计无效中证据的组合方式只能是拼合或者替换，其他的组合方式可能不被接受，比如在组合中去除某些设计特征或者给出不设某项设计特征的启示这种组合方式都可能不被接受。

比如，上述案例3中，请求人主张据2给出了灯臂不设蜡烛的启示，但合议组认为，证据2与证据1的这种结合方式显然既不属于专利法意义上的拼合，也不属于替换，因此请求人关于证据2给出了灯臂不设蜡烛的启示主张不是专利法意义上所谓启示的含义。

再比如，上述案例4中，请求人主张去除证据2中的屏幕，但合议组认为一般消费者既不会产生去除屏幕区域的动机，也不能确定去除屏幕区域后形成的具体设计，因此不接受这种主张。

（6）对应部分的功能或用途不同的，也不能组合

在外观设计无效案件中，进行组合的相应部分之间一般应当具有相应的功能或者用途，如果进行组合的证据各个部分之间功能或者用途不同，则这种组合也可能不被接受。

比如上述案例2中，请求人主张将证据2的下层灯臂旋转180度之后，替换证据1的灯臂部分，但是合议组认为，由于证据1中灯臂的薄片状部件为不发光部件，而证据2灯臂的每根灯条均为发光部件，两者不属于位于相同位置能够实现相同功能的部件之间的替换，不具有组合启示。

（7）各个设计特征之间无法直接体现特征的可组合性时，也会被认为不具有组合启示【7】

如第23233号决定中，请求人针对一款茶杯产品提出无效请求，其在进行组合时，将本身具有杯盖的证据1再行组合证据2中的杯盖未被合议组所接受。对此，合议组认为，在证据1本身具有杯盖的基础上欲在其上再叠加证据2的杯盖进行组合，不属于无需举证即能证明的明显存在组合手法的启示的情况。

【结语】

本文结合案例对专利法第23条第2款在无效的具体适用中所涉及到的“组合启示”问题进行了初步分析，主要是综合考虑一般消费者在现有设计的基础上是否能够想到将这些设计特征进行组合，组合后在外观上是否可以形成一个有机整体。由于启示问题带有一定的主观性，尚没有统一的标准，这就提醒代理人，在无效请求中一方面要重视无效证据的检索，多方面多角度进行举证，但另一方面也要关注证据之间是否能够组合，应当如何组合，对于可能不被认可的组合，应当准备具有组合启示的证据以增加无效成功的几率。

注：

【1】参见第37180号无效宣告请求审查决定书

【2】参见第40437号无效宣告请求审查决定书

【3】参见第40365号无效宣告请求审查决定书

【4】参见第40389号无效宣告请求审查决定书

【5】参见2010版《专利审查指南》第四部分第五章第6小节，第404页

【6】参见2010版《专利审查指南》第四部分第五章第6.2.3小节，第406-407页

【7】参见袁婷《外观设计专利确权判断中关于组合手法的启示的认定》，载《装饰》2016年底3期第70-71页

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：高荣英 北京超成律师事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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