外观设计之“色彩保护”说

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：邓潮彬  广州科粤专利商标代理有限公司专利代理师

原标题：外观设计之色彩保护说

专利权人若想要保护外观设计色彩这一设计要素，其在申请时就必须要提出，然而笔者在实务操作的过程中发现，绝大多数的申请人甚至一些代理人对于“何时请求保护色彩”、“请求保护色彩会对外观设计专利的保护范围造成怎样的影响”这两个关键性的问题都没有一个清晰明确的答案，就糊糊涂涂地申请了包含/不包含色彩这一设计要素的外观设计，本文旨在对这两个问题进行探讨解答，以供读者参考。

一、问题的由来

《专利法实施细则》第二十七条规定“申请人请求保护色彩的， 应当提交彩色图片或者照片” ，同时《专利审查指南（2010）》第一部分第三章第4.3节也明确规定“如果外观设计专利申请请求保护色彩， 应当在简要说明中声明。” 。也就是说，专利权人若想要保护外观设计色彩这一设计要素，其在申请时就必须要提出，然而笔者在实务操作的过程中发现，绝大多数的申请人甚至一些代理人对于“何时请求保护色彩”、“请求保护色彩会对外观设计专利的保护范围造成怎样的影响”这两个关键性的问题都没有一个清晰明确的答案，就糊糊涂涂地申请了包含/不包含色彩这一设计要素的外观设计，本文旨在对这两个问题进行探讨解答，以供读者参考。

二、色彩对外观设计专利保护范围的影响

在确定色彩在外观设计专利保护范围中的作用之前，我们先回顾一下专利法对于外观设计的定义，专利法第二条第四款规定“外观设计，是指对产品的形状、 图案或者其结合以及色彩与形状、 图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”，根据专利法对外观设计的定义，外观设计包括形状、图案或或者其结合以及色彩与形状、图案的结合，产品的色彩不能单独构成外观设计，也就是说，单纯色彩这一设计要素是无法构成外观设计的，其必须要依附于形状和/或图案中，当其成为外观设计的组成元素时，其将会成为外观设计的组成部分，因此，在确定外观设计专利保护范围的时候，色彩这一设计要素应当要予以考虑，由此可见，色彩对于外观设计专利的保护范围是具有限定作用的。

既然色彩对于外观设计专利的保护范围是具有限定作用的，那么在具体的侵权比对分析时，又怎么考虑色彩在外观设计专利保护中的地位呢？一种观点认为，专利权人在申请时提出了请求保护色彩，色彩这一设计要素就相当于发明、实用新型新型专利权利要求中的“必要技术特征”，那在进行侵权比对分析时，就可以类推地适用发明、实用新型新型专利侵权判定中的“全面覆盖原则”，若被诉侵权设计并没有采用外观设计专利中的色彩，那就不满足“全面覆盖原则”，侵权就不成立。另一种观点则认为，外观设计专利的保护范围由图片或者照片所示的形状、图案和色彩共同形成的外观设计整体确定。

若是采用第一种观点，他人即可通过在外观设计专利上简单地替换不同的色彩，就可以轻易地规避专利侵权，由于单一色彩的简单替换，并不必然会带来整体视觉效果的明显差异，因此，第一种观点并不符合外观设计侵权判定中“整体观察，综合判断”的基本原则。此外，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第68条也明确规定“外观设计专利请求保护色彩的，应当将请求保护的色彩作为确定外观设计专利权保护范围的设计特征之一，即在侵权判定中，应当将其所包含的形状、图案、色彩及其组合与被诉侵权产品相应的形状、图案、色彩及其组合进行综合对比”。同时，在上海市高级人民法院(2013)沪高民三(知)终字第37号一案中，法院的裁判要点指出“涉案外观设计明确请求保护色彩的，需要考虑该设计特征的设计空间，若色彩的变化空间较小，一般消费者则更易关注色彩变化，请求色彩保护者意味着对其专利保护范围的进一步限定，色彩转换就可能带来整体视觉效果的明显差异。”。

也就是说，在司法实践中，即便专利权人在申请阶段中请求保护色彩，在判断被控侵权设计与涉案专利外观设计是否相同或者相近似时，仍然是要遵循“整体观察，综合判断”这一基本原则，只不过是会使保护范围的重心发生偏移，由形状和图案确定的保护范围偏移向由形状、图案和色彩共同确定的保护范围。

由此分析可知，对于色彩对外观设计专利保护范围的影响，我们可以得出如下的两个结论：

1、若在申请时提出请求保护色彩，色彩对于外观设计专利保护范围具有限定作用，将色彩作为设计要点请求保护，应当谨慎选择；

2、即便请求保护色彩，在进行侵权判定时，仍然不能突破“整体观察，综合判断”这一基本原则。

三、什么情况下提出请求保护色彩

由上述对于外观设计的定义分析可知，色彩是需要依附于产品的形状和/或图案中，因此在考虑是否请求保护色彩时，首先要分析申请外观设计产品的形状和/或图案和现有设计相比是否具有明显的视觉效果差异，若具有，则无需考虑请求保护色彩，反之，则需考虑请求保护色彩，以满足授权条件。

同时，对于不同类型的产品，色彩这一设计要素对于产品的整体视觉效果具有不同的影响。北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》在第88、89条中明确指出“正常情况下，对于立体产品的外观设计，通常形状对整体视觉效果更具有影响，在进行相同相近似判断时，应以形状为重点；但如果其形状属于惯常设计，则图案、色彩对整体视觉效果更具有影响。”、“对于平面产品的外观设计，通常图案、色彩对整体视觉效果更具有影响，在进行相同相近似判断时，应以图案、色彩为重点。”。

因此，对于在什么情况下提出请求保护色彩，我们可以遵循如下的两个原则：

1、对于立体产品而言，色彩这一设计要素基本无需考虑请求保护，只有在产品的形状和图案都属于惯常设计或者设计空间有限的情况下，才需考虑请求保护色彩；

2、对于平面产品而言，由于其视觉效果主要由图案和色彩来决定，要重点考虑色彩这一设计要素，若单一图案这一设计要素无法和现有设计进行区分，则需考虑请求保护色彩。但需要注意的是，产品上色彩的明暗、深浅变化而形成图案的，应当视为图案设计要素，不应将其归入色彩设计要素。

四、结束语

色彩作为外观设计的组成元素之一，其对于外观设计申请是否能够获得授权以及在后续的维权中侵权判定是否成立都将会产生重要的影响，因此，在提出申请时，申请人/代理人要慎重权衡请求保护色彩所带来的利弊问题，以正确地作出是否请求保护色彩的决定。

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作者：邓潮彬  广州科粤专利商标代理有限公司专利代理师

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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