纳米银专利大战开打：C3Nano与Cambrios鹿死谁手未成定数(三)

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原标题：纳米银专利大战开打：C3Nano与Cambrios鹿死谁手未成定数(三)

1.关于C3Nano的声明

C3Nano公司（简称C3Nano）于2019年9月7日对于笔者发表的两篇文章予以回应，并表达认同笔者的部分观点。笔者对于C3Nano的迅速响应是受宠若惊，先给予感谢。

C3Nano文中再次表达诸如纳米银技术是未来柔性屏合适的解决方案之一，以及纳米银技术及专利在近期获得大量关注等，这共识已在业界甚至资本市场中形成，应无庸赘言。C3Nano文中提及两位教授的支持函以及独立国际研究小组的相关论文，然而这些充其量是专利有效性的参考数据，不是判断专利强度的基础，更无法取代专利审查机构或司法机构人员对于职权事项，例如专利有效性或他人产品、方法侵犯专利权与否的认定。此外，C3Nano一方面强调专利价值不在于数量而在于覆盖范围，另一方面又称其专利技术具有独特性，可区别于Cambrios (天材)在内的所有竞争技术，那么C3Nano的专利是否能因涵盖竞争对手采用的技术而具有价值，就不得而知了。C3Nano文中的相关论述似乎存有一点逻辑上的矛盾。

再者，C3Nano于文中指称笔者歪曲事实错误宣称C3Nano于两件美国多方复审(IPR)案件中限缩权利范围这件事，笔者必须在此予严正而且以清楚地提出以下说明﹔笔者充分了解C3Nano在两件IPR中未提出301号美国专利(U.S. Patent No. 9,447,301 B2) 与968号美国专利(U.S. Patent No. 9,183,968 B1)文本的修改，也从未宣称C3Nano在该等案件中有对专利文本进行修改。事实上，从先前的评析中，读者应该能充分了解作者所表达的是301号及968号两件美国专利的权利范围已经因为C3Nano自己的答辩而限缩，而这种限缩其实是基于民事法律关系的”诚信原则”，更具体的说是专利实务上的”禁止反悔原则”，与专利权人是否有提出专利文本的修改，根本毫无关联。为了让读者更能了解专利实务以及作者之前评析的论点，以下进一步说明”禁止反悔原则”。

2.禁止反悔原则

I.禁止反悔原则的意义:

在2010年1月1日实行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条对禁止反悔原则作出了规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。在美国的专利审查程序手册(MPEP)以及最高法院的判决先例(例如Festo案)也有类似规定，实务上称为档案历史禁反言(file history estoppel)。又虽然档案历史禁反言着重在专利均等范围的限制，但从法理来说，在权项解释(claim construction)也就是文义的判断上，应该也有适用，所以美国禁反言的规定与中国禁止反悔原则的规定基本上是互通的。例如专利权人在说明书中、申请过程中甚至无效程序中对于权项中某用语给予某种解释而没有被审查机关明确否定时，基于稳定性的考虑，日后不允许任何人恣意的将该用语赋予更广的意义，因此专利权人于说明书中、申请过程中甚至无效程序中对该用语的解释，会构成权利范围的实质限制。

II.禁止反悔原则于968号美国专利:

以968号美国专利为例，其授权专利文本为:

Claim 1. A transparent conductive film comprising a substrate and a transparent conductive layer comprising a fused metal nanostructured network and a polymeric polyol wherein the film comprises from about 40 wt % to about 600 wt % polymeric polyol relative to the metal weight, a sheet resistance of no more than about 140 ohms/sq and a haze of no more than about 1.2%.

为了方便读者理解，我们把焦点放在”fused metal nanostructured network”，也就是”熔合纳米结构网络”上。原本”熔合纳米结构网络”一词，若单单根据专利说明书的内容，是可以涵盖部分熔合的情况的，这可以由例如说明书第15栏第11-12行提到的"熔合度"看出来，可见在C3Nano于IPR提出初步答辩之前，968号美国专利范围对于纳米结构网络的熔合度是没有特别限制的。但是C3Nano于IPR的初步答辩中明确的主张”熔合纳米结构网络”中的” 实质上所有纳米线均经熔合” (”essentially all nanowires are fused within the network”)，且这样的主张也被美国专利局所采纳，因此日后在解释968号美国专利范围时，都不能够省略”熔合纳米结构网络”中的”所有纳米线实质上均经熔合”的限制，等同C3Nano放弃了”纳米线网络没有完全熔合”(纵使是高熔合度，只要未达”实质上所有”的程度均包含在内)的范围。

III.禁止反悔原则于301号美国专利:

同理，C3Nano虽未修改专利文本，却将301号美国专利授权文本中的”soluble metal ions”解释为”完全游离形式存在的金属离子”(虽然笔者还是看不出”soluble”亦即”可溶”一词，与” 完全游离形式”间有什么直接对应关系)且经美国专利局采纳。原本”可溶”一词可以广义的来解释，例如非难溶的就可称作”可溶”，但C3Nano将其解释为”完全游离”且被采纳，从此专利可涵盖到的范围就小很多了，这等同放弃在溶液中金属离子与周围的配对离子产生键结或配对(纵使是弱键结)的范围，不但大大增加竞争对手回避的空间，且增加自身举证难度。

3.结语与分享

虽然C3Nano没有修改专利文本，基于禁止反悔原则，C3Nano在IPR程序中的答辩会构成专利范围的实质限制，因此笔者之前点出这是一种限缩，说法上应该是没有问题的，相信读者应该也都能了解并认同。另外，这几天又有与这场专利大战有关的三则新闻发布，笔者在此一并跟大家分享。

I.天材与柔宇携手战略合作。

II.天材与盈天(属中南创发集团)携手战略合作。

III.外电报导，C3Nano韩国子公司卷入韩国 Nanopyxis 前员工技术泄漏案，刑事败诉罚款 3000万韩元，后续还将面临民事求偿。

在这个时间点，天材能分别与下游龙头业者柔宇和中游龙头业者中南创发展开合作，似乎表示美国IPR程序未立案的结果没有对天材客户业务造成负面影响。至于这是不是C3Nano专利限缩导致其就策略伙伴布局急做调整，或是背后有其他故事，实在是有不少想象的空间。相信随着未来庞大市场的需求持续成长，这两个纳米银领导厂商后续的竞争势必是愈演愈烈。

而第三则新闻则反映纳米银技术及知识产权不只是在美国跟中国受到关注，在其他如韩国等高科技地区也一样受到重视，大家愿意为了保护知识产权也不惜耗费重本对簿公堂，进而带来对这个产业跟供应链的冲击。这场专利战接下来会怎么演出，就让我们一起拭目以待吧！

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：金峰顺泰知识产权

编辑：IPRdaily王颖校对：IPRdaily纵横君

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