化学、生物医药领域发明创造性审查意见答复实用技巧

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：黄爽 王文君 北京路浩知识产权代理有限公司

原标题：化学、生物医药领域发明创造性审查意见答复实用技巧

化学、生物医药领域发明创造性审查意见答复实用技巧

PRACTICAL SKILLS OF THE RESPONSE TO THE EXAMINATION ON THE INVENTIVENESS OF THE INVENTION IN CHEMISTRY, BIOLOGY AND MEDICINE

【摘要】

在当前形势下，创新驱动是世界大势所趋，专利成为国家创新力的核心要素和经济发展的根本驱动力。为实现我国由专利大国向专利强国的战略转型，提升专利申请质量已刻不容缓。创造性体现了专利的创新程度，也因此成为传递专利申请质量的风向标。代理人是否能够准确抓住发明本质，并在《专利法》和《专利审查指南》的框架下有针对性、有效地答复关于创造性的审查意见，对于能否最终获得专利授权具有很大影响。本文主要针对化学、生物医药领域发明关于创造性的审查意见中几种常见的容易低估专利申请创造性高度的情形，结合实际案例分析，拟对此类审查意见提供可供参考的答复思路。

【关键词】

创造性、现有技术、本领域技术人员、非显而易见、三步法。

1.引言

对于以化学、生物和医药为代表的实验科学领域来说，与其它技术领域存在明显区别。该领域专利申请通常需要提供实验数据来证明发明能否实施以及达到何种技术效果。而发明技术效果的确认有其鲜明的特色（可预知性较差）和不同于其它学科领域的难度。因此，化药领域专利申请在创造性评价中，对于事实认定和法律适用的思维精度和维度有着更高的要求。

新颖性、创造性和实用性（简称“三性”）是授予发明专利权的实质性条件。创造性是在满足新颖性之后更高的价值判断要件。《专利法》第22条第3款明确规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。也就是说，发明应当满足具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”两个条件，才能被认为具备创造性。相对而言，“显著的进步”这一条件较容易满足，只要技术方案解决了一定的技术问题，即可认为发明具有有益的技术效果。因此，发明是否具有突出的实质性特点成为实质审查的核心，也是创造性判断的关键。进一步地，《专利审查指南》（下称指南）第二部分第四章第2.2节给出了突出的实质性特点的判断标准：“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”【1】。也即发明是否显而易见的判断标准。

目前的专利申请多以改进发明为主，审查员一般按照“三步法”的逻辑来判断发明是否具有突出的实质性特点，进而判断发明是否具备创造性。当代理人在收到审查意见后，尝试在“三步法”框架下答复创造性审查意见时，却常常遇到瓶颈。由于审查员是在了解发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低。因此，代理人在借鉴“三步法”原则进行创造性审查意见答复时，应当与审查员的角度有所不同。回归技术本质，还原研发历程，寻找可能破解审查意见的方向。

2.“三步法”原则的理解与运用

指南给出了发明是否具有突出的实质性特点的一般性判断方法，即我们熟悉的“三步法”原则。判断过程具体如下：

“三步法”的三个步骤环环相扣，逻辑关联。其中，第1、2步是基础，第3步是目的性步骤。第1、2步是为第3步判断发明是否显而易见所作的条件准备。理想状况是，通过设置“三步法”原则，使发明的创造性评判标准尽可能地客观和统一，不因人而异。

代理人在答复有关创造性的审查意见时，同样可以参考“三步法”原则，判断审查意见是否合理，并通过意见陈述的方式作出恰当有效的答复。可采取以下步骤：

（1）在收到审查意见后，代理人首先应当仔细研究审查意见，申请文件和对比文件，从整体上把握该发明与对比文件技术方案的异同。

（2）判断审查员引证的对比文件是否公开了与该发明最接近的现有技术。此步骤应当重点关注最接近的现有技术所属的技术领域，所要解决的技术问题与该发明是否相关，以及技术上的接近程度。同时，应对最接近的现有技术进行事实核查，判断作为审查基础的对比文件是否具有一定的可信度，是否具备作为证据的资格。

（3）基于最接近的现有技术确定区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。该步骤包括区别特征的确定和技术问题的构建两个子步骤。所构建的技术问题可分为几种情况：1）发明实际解决的技术问题与申请文件记载相同；2）发明实际解决的技术问题是该发明的子发明点；3）发明实际解决的技术问题与申请文件记载不同。可以这样理解，“三步法”中所认定的技术问题，并不局限于申请文件所载明的技术问题，实际上还包括该技术方案能够隐含解决的其它技术问题（只要客观上存在技术可行性）。该步骤是“三步法”承上启下的关键步骤，既是第1步价值的具体体现，也是第3步的操作基础。发明实际解决的技术问题是本领域技术人员在第3步中重塑发明的内在动力，并为技术启示的寻找指明方向。

（4）在确定了区别特征和实际解决的技术问题后，判断权利要求所要保护的技术方案是否显而易见。判断显而易见的具体方法是：确定现有技术整体上是否存在某种教导或启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。也就是说，当技术启示的程度达到能够促使本领域技术人员产生改进最接近的现有技术的动机时，才意味着发明相对于现有技术是显而易见的。

应理解的是，技术启示的寻找过程是以发明实际解决的技术问题为导向而进行的有目的的寻找。如果启示成立，则权利要求要保护的技术方案是显而易见的，不具备创造性，此时需要根据该发明的实际情况，对权利要求书进行修改，以克服创造性缺陷。常见的修改方式有：1）将相对于现有技术做出贡献，且与核心发明点相关的从属权利要求的附加技术特征添加到独立权利要求（下称独权）中；2）将说明书中的技术特征添加到独权中；3）将由说明书附图中直接、毫无疑义地得出的技术特征添加到独权中。对申请文件的修改应当符合《专利法》第33条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。同时，为了兼顾授权和获得较大保护范围，还应注意避免过分让渡独权的保护范围。

如果现有技术整体未给出明确的教导或启示，则权利要求所要保护的技术方案是非显而易见的，具备创造性。此时可以不必修改权利要求，但应当在意见陈述书中陈明理由，详细说明“三步法”判断存在的问题或逻辑错误，以及审查意见评述不合理之处。必要时，可以提供证据来支持自己的观点和理由。

3.结合实际案例分析审查意见中常见的低估发明创造性高度的情形及应对策略

申请专利的发明创造性高低不仅取决于技术方案本身，而且取决于采用的审查方式。由于实质审查过程基于文本审查，审查员容易将实际研发过程想得过于简单，从而低估专利申请的创造性。以下着重分析基于“三步法”原则评价创造性的审查意见中可能出现的容易低估发明创造性的情形，结合具体案例提供破解思路和答复策略。

3.1 确立最接近的现有技术出现选择错误或不当的情形

指南规定，最接近的现有技术是现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案。指南进一步规定：“最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术”[1]。最接近的现有技术选择不当，可能直接导致判断结论错误，“三步法”的后两步失去意义。

【案例1】申请号201610566900.1涉及一株可耐受较高浓度亚硒酸盐，且对六价和/或四价无机硒盐具有较高还原能力的枯草芽孢杆菌S12（保藏编号CGMCC No.11741）。对比文件1为专利文献，其公开了一株对亚硒酸钠具有较高耐受性的枯草芽孢杆菌，其中对硒的耐受和还原能力分别超过46500mg/ml和33000mg/ml。表面上看，对比文件1菌株无论在亚硒酸盐的耐受性方面，还是对四价硒还原能力方面均优于菌株S12。但通过仔细分析对比文件1，发现其公开的内容存在以下缺陷：一方面，对比文件1没有对该株枯草芽孢杆菌进行生物材料保藏，也未具体公开公众可获得该菌株的途径；另一方面，对比文件1没有具体公开测定该菌株对亚硒酸钠的耐受能力和还原能力的实验方法及检测条件，导致对比文件1中有关菌株对硒的耐受和还原能力效果的描述难以被采信。基于以上两点考量，对比文件1说明书存在公开不充分的实质性缺陷，无法构成真正的现有技术，不宜将其作为最接近的现有技术来评价该申请的创造性。

3.2 区别特征找不准、找不全，对区别特征的技术事实认定不当，或者对区别特征达到的技术效果认定不准确的情形

3.2.1 区别特征找不准、找不全，或者对区别特征的技术事实认定错误容易导致显而易见性评判结论有误。

【案例2】申请号201410247965.0驳回决定涉及一种与Aβ斑块具有亲和力的含手性侧链取代的氟代2-芳基苯并杂环化合物，最接近的现有技术（对比文件1）公开了一种能够强烈地与β淀粉样物相结合，可以用作阿尔兹海默症的诊断试剂盒治疗药剂的(3-氟-2-羟基)丙基芳香基衍生物，并具体公开了化合物2-[3-(N-甲基)胺苯基]-6-[(R/S)-3-[18F]氟基-2-羟基丙氧基]苯并噻吩。审查员认为该申请与对比文件1化合物的母环结构相同，仅取代基的取代位置有所差异。然而，将权利要求1要保护的化合物与对比文件1化合物的结构进行比较，发现二者母环结构并不相同，权利要求1化合物的母环结构为苯并恶唑（），对比文件1为苯并噻吩（）。它们属于结构不接近的化合物。根据指南有关化合物发明的创造性评判标准：结构上与已知化合物不接近，并有一定用途或效果的化合物，可以认为它有创造性。据此可以得出，权利要求1请求保护的化合物具备创造性。

3.2.2 区别特征达到的技术效果是确定发明实际解决技术问题的事实基础，如果技术效果认定不准确，会直接影响发明实际解决技术问题的确定，并可能影响最终创造性的结论。

【案例3】第143445号复审决定涉及一种利用深红色荧光蛋白标记植物种子的方法，权利要求1与最接近的现有技术（对比文件2）的核心区别在于：用作水稻筛选标记的荧光蛋白不同，该申请为深红色荧光蛋白TurboFP635，对比文件2为红色荧光蛋白DsRed。

如果将核心区别特征所带来的技术效果泛泛认定为用于实现转基因植物的筛选，则容易将该区别特征认为是本领域的常规选择，得出权利要求1不具备创造性的结论。然而，通过对该申请的技术方案进行认真分析，发现该区别特征所带来的具体、确切的技术效果应当是：利用深红色荧光蛋白TurboFP635相比现有荧光蛋白具有更长的激发波长和发射波长，具备更强的组织穿透能力，荧光能够有效穿透水稻籽粒种皮以及种皮外包裹的较厚颖壳的这一独特光学性质，从而实现在水稻种子带有颖壳的情况下，仅凭肉眼观察荧光检测的结果，即能够直接将转基因水稻种子与非转基因水稻种子区分开。容易实现自动化鉴别，使水稻育制种操作更加简约化和规模化。

可见，面对依据该具体技术效果确定的发明实际解决的技术问题（即，在不破坏种皮的情况下，特别是在种子带有颖壳的情况下，便于区分转基因和非转基因水稻种子，以实现自动化大批量筛选，从而降低转基因水稻种子的筛选成本），现有技术中并不存在技术启示。因此，权利要求1请求保护的技术方案具备创造性。

由此例可以看出，“三步法”判断中所关注的应当是区别特征给整个方案带来的尽可能具体的、确切的技术效果。笼统宽泛的效果往往影响对发明创新的贡献的准确界定，容易导致显而易见性的评判结论有误。

3.2.3 审查意见中常见 “相当于”等类似描述，“相当于”后面的特征为审查员认定的对比文件公开的与专利申请相同或等同的技术特征。核查对比文件中的特征是否如实“相当于”专利申请中的技术特征，如果有任何一个特征并不是审查员所认定的“相当于”的关系，则可将该技术特征作为争辩点，并据此来说明该特征实质并未被公开。

【案例4】申请号201510650562.5涉及利用miR397a提高植物中酚类化合物含量的方法，权利要求1与最接近的现有技术（对比文件1）的核心区别在于：该申请通过在丹参中过表达miR397a来提高其酚类化合物含量。对比文件1是在拟南芥中过表达miR397a来提高转基因植株的可溶性总酚含量。审查员认为对比文件1相当于公开了在植物中过表达miR397a能够提高转基因植株的酚类化合物含量。

然而，通过仔细分析比较该特征分别在该申请以及对比文件1中所发挥作用的特定环境，发现对比文件1仅当转基因拟南芥在盐胁迫条件下，才能够提高其可溶性总酚含量。换言之，在非盐胁迫情况下，拟南芥转基因植株与野生型的可溶性总酚含量无实质差别。这与该申请过表达miR397a的丹参转基因植株无需依赖盐胁迫即能够实现酚类化合物含量提高的技术方案截然不同。审查员所谓的“相当于”实际上并不能够成立。对比文件1实质上不构成对该申请的技术启示。因此，权利要求1请求保护的技术方案具备创造性。

3.3缺乏对发明实际解决技术问题的认定或者认定有误的情形

指南规定，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。“三步法”判断中发明实际解决的技术问题是基于区别技术特征所能达到的技术效果确定的技术问题。假如不去认定技术问题或者技术问题认定有误，可想而知这对于创造性评判结果的影响可能是颠覆性的。

【案例5】申请号201610648838.0涉及一种制备交联透明质酸钠凝胶的方法，最接近的现有技术（对比文件1）公开了一种交联透明质酸凝胶的制备方法，二者核心区别在于：该申请限定了在超声条件下采用滴加交联剂的方式进行交联反应，并且反应结束后，用酸调节体系pH值7.1-7.5，平衡搅拌1-2h。

基于上述区别特征，审查员并没有明确归纳出该申请实际解决的技术问题，或者说没有对发明实际解决的技术问题进行正确认定，进而导致“三步法”中的第3步显而易见性的判断不当。

关于该申请要解决的技术问题，其说明书背景技术中开宗明义地指出现有的交联剂技术中存在以下缺陷：“无法控制悬挂修饰度和交联修饰度的比例，目前常见的交联剂术只能通过控制总修饰度来平衡组织毒性和降解时间”，以及“现有方法通过控制总修饰度来调节组织毒性和降解时间，均属于传统交联技术范畴，无法有效提高交联修饰度在总交联度中的占比”。进一步地，该申请说明书中明确记载发明目的为：“通过引入超声交联技术，有效提高交联透明质酸中的交联修饰度比例，降低悬挂修饰度比例，延长材料的体内降解时间”。审查员显然没有准确地把握发明构思，忽略了上述区别特征为发明带来的贡献和技术效果，并且审查意见中明显缺少对发明实际解决的技术问题的认定，由此导致本案创造性判断结论出现错误。

由此例可以看出，审查员找出区别特征后直接进行区别特征是否显而易见的判断，却忽视了对发明实际解决的技术问题的准确界定，这种判断方式没有基于技术方案整体考量，必将低估专利申请的创造性高度。

代理实务中，需结合具体案情来看是否将发明实际解决的技术问题作为入手点进行争辩。如果审查员的认定明显不妥，进而影响技术启示有无的结论，可考虑针对该实际解决的技术问题进行争辩。

3.4 “判断是否显而易见”环节中对现有技术整体给出的教导认定不准确，对技术启示产生的动机把握不准确，对所属领域技术人员的能力和水平把握不当，以及涉及“事后之明”的情形

由于“三步法”中第3步判断环节，即技术启示的判断环节直接决定着创造性的评判结论，因此该步骤是创造性判断中最核心、最关键的步骤。在技术启示的判断环节，把握整体发明构思，透过技术方案的文字记载从深层次理解发明创造，有助于准确把握发明的技术贡献，从而提升启示判断的客观性。

【案例6】申请号201410603412.4涉及辛夷脂素治疗或预防肺动脉高压的制药用途。对比文件1公开了辛夷脂素具有拮抗血小板活化因子（PAF）的作用，对比文件2公开了血清PAF水平可以作为慢性阻塞性肺疾病患者（AECOPD）疾病进展程度及并发肺动脉高压（PAH）危险性的指标，并且对比文件2还公开了临床干预中应用抗凝剂及PAF抑制剂可能有利于控制AECOPD 的病情进展从而减少并发症的发生，降低病死率及提高患者的生存质量。审查意见认为，对比文件2公开了AECOPD及其并发症肺动脉高压与抗PAF抑制剂的关系，即给出了PAF抑制剂用于重性阻塞性肺疾病急性加重期以及肺动脉高压的技术启示，本领域技术人员在对比文件l 技术方案基础上，结合对比文件2给出的技术启示，有动机使用具有PAF拮抗作用的辛夷脂素用于肺动脉高压，由此认为权利要求1的技术方案相对于本领域技术人员而言是显而易见的，不具备创造性。

表面上看，该审查意见似乎很有道理，但通过仔细分析两篇对比文件公开的内容，二者实际上不存在结合的启示。

根据对比文件1所公开的辛夷脂素的已知性能 （对血小板活化因子的拮抗活性），本领域技术人员并不能联想到将其用于肺动脉高压的治疗或预防。对比文件1仅泛泛提及在受体结合试验中显示辛夷脂素具有PAF拮抗活性，但并未验证其拮抗程度，本领域技术人员尚无从知晓且合理预期所谓“拮抗活性”可到达治疗或预防与血小板活化因子相关的某些疾病的程度。一方面，血小板活化因子在多种疾病的发生发展过程中都起到一定的作用，但由于其在不同的疾病或症状中其作用机制并不清晰，因此，上述对血小板活化因子的拮抗活性尚不能成为有效的判断/选择其药用范围的依据。另一方面，辛夷脂素对血小板活化因子的拮抗活性可能在很多方面产生一定的干预作用，而具体的干预机制并不明确，而要明确至其在肺动脉高压的预防和治疗上具有显著活性，显然是无法基于现有技术披露的有限信息即可确认的。因此，本领域技术人员不容易直接想到将辛夷脂素用于肺动脉高压的治疗或预防。

对比文件2仅初步探讨了慢性阻塞性肺疾病肺动脉高压患者的疾病严重程度与血清PAF水平的相关性。但并没有揭示相关性背后的作用机制，由此不能够得出辛夷脂素的PAF拮抗活性与其PAH治疗作用有关的结论。并且，也没有任何实验证据显示，PAF抑制剂可用于治疗慢性阻塞性肺疾病肺动脉高压患者的疾病。对比文件2中声称的“临床干预中应用抗凝剂及PAF抑制剂可能有利于控制AECOPD 的病情进展从而减少并发症的发生，降低病死率及提高患者的生存质量”并无事实依据，难以被采信。本领域技术人员在对比文件1的基础上，试图进一步拓展辛夷脂素的应用范围/制药用途时，不存在足够的参考对比文件2的动机。审查员将对比文件2中披露的有限技术信息“血清PAF水平与AECOPD 的病情进展程度正相关”过分解读为“通过施予PAF抑制剂可以减轻AECOPD 的病情严重程度，进而可用于肺动脉高压治疗”（二者实质并不等同），存在明显的不合理性。代理人通过客观地推导出审查意见中存在的事实认定错误和逻辑错误，推翻了审查意见中指出的技术启示问题，最终说服了审查员，该专利申请得以顺利授权。

【案例7】申请号201610220326.4涉及的案件中，权利要求1要求保护妇科断红饮胶囊的质量检测方法，最接近的现有技术（对比文件1）为申请人的在先专利，其公开了一种中药组合物的胶囊剂的质量控制方法。权利要求1与对比文件1相比，具有如下主要区别技术特征（表1）：

基于上述区别技术特征，审查员确定权利要求l技术方案实际解决的技术问题是：在益母草的鉴别中进一步净化供试品溶液，并通过改变展开剂和显色过程提高显色效果。

审查意见认为，对于区别特征1），由于妇科断红饮胶囊与对比文件l 中公开的中药组合物胶囊具有相同的处方，因此本领域技术人员容易实现将对比文件l 中的鉴别方法应用于妇科断红饮胶囊中相同成分的鉴别中，而不需要付出创造性劳动。对于区别特征2），对内容物取样量，回流温度的具体设定属于本领域技术人员可以通过有限的试验确定的参数，不需要付出创造性劳动即可获得。另外，公知常识证据（对比文件5）提示，对益母草乙醇提取物去除乙醇溶剂之后的产物采用水提步骤获取的上请液，该步骤舍弃了部分不溶于水的物质，是本领域技术人员为进一步除去杂质而采取的常规技术手段。对于区别特征3），对比文件2公开了成分相同的展开剂，且其在对比文件2中所起的作用与其在该申请中为解决其技术问题所起的作用相同，因此对比文件2给出了将该特征用于对比文件l以解决其技术问题的启示。对于区别特征4）和5），对比文件3公开了在显色步骤前增加了10%硫酸乙醇的喷洒步骤，而且该特征在对比文件3中所起的作用与其在该申请中为解决其技术问题所起的作用相同，都是用于提高水苏碱的显色灵敏度和稳定性，因此对比文件3给出了将该特征用于对比文件1以解决其技术问题的启示。另外，对比文件4公开了在水苏碱的展开剂展开后晾干，加热烘干，采用10%硫酸酸化后再次烘干，并进行显色的方法，本领域技术人员据此有动机在涉及水苏碱的薄层鉴别过程中，采用相同的步骤进行显色。具体的加热时间是本领域技术人员可以通过有限的试验确定的参数，不需要付出创造性劳动即可获得。由此审查员认为，在对比文件1的基础上结合对比文件2-4得出权利要求1所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，不具备创造性。

此案属于比较典型的发明方案相较现有技术改进小，创造性相对较低的情形。答复审查意见时，应当立足于整个技术方案，不能脱离技术方案对其中某个技术特征或技术手段进行单独考量，进一步判断相应技术特征在包含其的技术方案整体中实际产生的作用和效果。具体分析为何本领域技术人员不会形成将上述区别特征结合至最接近的现有技术进行改进的动机，进而推导出最接近的现有技术与启示对比文件客观上不能结合。意见陈述内容概要如下：

根据专利申请说明书记载，将对比文件1的鉴别方法用于妇科断红饮胶囊中相同成分（益母草）鉴别，展板时出现严重拖尾，供试品难以实现有效分离，目标斑点模糊；且目标斑点之间的Rf值有差异，难以准确判断供试品与益母草对照的斑点是否在相同位置。可见，现有鉴别方法的缺陷是客观存在的，而该申请限定“乙醇回流提取的温度为80~100℃，并对所得残渣加7~9ml水溶解，以3800~4200转/分钟离心8~12min，取上清液”，恰好可以有效克服上述客观缺陷，即解决了妇科断红饮胶囊检测过程中展板时间长、显色时间长、灵敏度不高、受环境湿度影响大的问题。

对比文件5虽然公开了对益母草乙醇提取物去除乙醇溶剂之后的产物采用水提步骤获取上清液，但其实质上仅公开了可以采用水提步骤处理，但并未针对性指出这一操作可以对采用薄层色谱法检测尤其是展板有何具体贡献。本领域技术人员在面临拖尾和目标斑点不清晰等客观技术问题时，并没有动机直接参考对比文件5提供的方案。退一步讲，即使对醇提产物进行水提处理这一操作是已知的，但选用特定的温度进行乙醇提取并同时对提取产物加水溶解再以特定的速度离心后取上清液，从而解决展板时拖尾和目标斑点不清晰等客观问题，才是该申请相对于现有技术做出的突出贡献之所在。

进一步地分析，权利要求1限定乙醇提取温度为80~100℃。本领域公知，当提取温度改变时，化合物的溶解度会随之改变，因此，在这一特定温度下所提取得到的物质是特定的。然而，并没有任何现有技术针对如何使这一特定温度下的醇提物在薄层检测时能有效减少拖尾并获得清晰斑点提供教导或启示。

结合发明整体技术方案可知，该申请的目的在于解决妇科断红饮胶囊检测过程中展板时间长、显色时间长、灵敏度不高、受环境湿度影响大等一系列问题，而解决上述一系列问题是通过在供试样品溶液制备方法、展开剂、显色剂等方面做出的整体/协同改进而实现的。对于薄层色谱法检测这一整体方案而言，供试品溶液的制备、展开剂的选择、显色剂的选择均会对鉴别结果产生实质性影响，该申请对各个核心环节做出改进后形成了整体的鉴别方案，上述多因素、多水平的改进是需要付出大量实验劳动才能够获得的，权利要求1请求保护的整体鉴别方案并不能在现有技术的基础上显而易见地得到。因此，该方案具备创造性。基于以上答复思路，审查员最终认可了专利申请的创造性。

由此例可以看出，如果单纯按照审查员的逻辑，似乎将对比文件5的水提步骤、对比文件2的展开剂以及对比文件3和对比文件4的显色操作与对比文件1进行简单组合/拼凑就形成了权利要求1的技术方案，但由于本领域技术人员不能确定上述组合形成的新的技术方案可以解决妇科断红饮胶囊检测过程中展板时间长、显色时间长、灵敏度不高、受环境湿度影响大等一系列客观存在的技术问题，因此基于现有技术的教导无法对上述公开方案的结合以解决相应的技术问题产生合理的成功预期，故不会存在此种结合的动机。

4.延伸与建议

缺乏创造性，是发明专利申请过程中常见的烧脑问题。应理解的是，创造性是一个相对概念，不是简单的“0”和“1”的关系，而大多数是从“0”向“1”趋近的状态。创造性条款的设立为甄别发明创造创新程度的高低提供法律依据，它鼓励人们为获得独占权而挑战最具价值的创新任务。

专利申请的创造性审查过程因各种原因，容易低估专利申请的创造性高度。对于与现有技术相比确实具备一定的“高度”，且发明人确实做出实质创新工作的发明创造而言，当面对被指出专利申请的全部权利要求不具备创造性的审查意见时，代理人首先不能轻易放弃，以维护发明人的利益为根本，结合现有技术的整体状况对发明申请的技术方案进行全面细致的分析，抓住发明点，有针对性、有重点地答复审查意见，力争专利申请最大范围授权。

以下提供代理实务中的一些建议，与同行共勉：

（1）对于与现有技术差别大，创造性程度高但仍被认为不具备创造性的专利申请，应当以技术争辩为主。如果专利申请与现有技术差别小，创造性相对较低，可将程序争辩作为重点。谨慎客观地指出审查员在“三步法”运用中的不当之处，以及审查意见中可能存在的矛盾或逻辑错误，找到有力的争辩点。摆事实，讲道理，做到有理有据、恰当到位的陈述，才能够提高说服力，并且易于被审查员理解和接受。

（2）代理人应当对发明的本质有着深刻的理解，才能够做出恰如其分、令人信服的答复。发明人往往对于本领域的技术理解比较深入，代理人可以通过与发明人沟通准确地挖掘出其发明与现有技术之间的实质性区别，以形成更有说服力的论据。

（3）由于区别技术特征存在“小且散”的特点，容易遗漏，意见陈述时可以采用列特征对比表的形式，全面确定区别技术特征，并有助于准确抓住核心区别技术特征，以简驭繁。

（4）审查员所引用的作为审查基础的对比文件来源广泛，而这些对比文件的质量也是参差不齐。代理人应重点核查对比文件中与启示相关的每一处技术细节，如果审查员所引证的内容前后矛盾、有瑕疵或者与实际情况不符，可以合理地提出质疑，并以此作为争辩点。

（5）对于技术启示判断环节，避免以直断式的逻辑直接给出发明方案非显而易见的结论。缺少缜密推理和论据支持而只是一味地强调发明具备创造性，对于有效答复审查意见并没有任何实质性的帮助。一个完整的答辩，实体性论述不可或缺。同时，意见陈述的内容应当尽量真实、客观，减少主观臆断。

（6）考虑到不同审查员的思维模式，审查风格各异，在发明点不是很明朗，并且代理人尚不确定以何种角度出发能够说服审查员的情况下，代理人可以尝试从多个角度，全方位，层次分明地进行意见陈述，以期捕捉到合适的切入点打动审查员。

（7）意见陈述的内容和形式应当符合指南的规定。同时，应使相关内容在意见陈述中的呈现方式是有助于创造性的整体抗辩是令人信服的，既要做到有理有据，也要有度有序。必要时，可辅助加粗字体或下划线等工具，以突出并强化自己的观点。

（8）对于补交实验数据证明发明技术效果的，应当在说明书中有实验数据或其它证据支持，仅在说明书中简单地表述而没有任何切实的实验数据或证据支持，之后在答复审查意见中补交实验数据的，审查员一般不会予以考虑。通常审查员予以接受补交实验数据的情况是：原始申请文件中对该发明的某项技术效果记载了相关实验数据，申请人补交了对比文件作为对照组与该发明中记载的效果数据进行对比，对比的前提是对照组采用的实验条件和实验步骤应当与原始申请文件记载一致。

（9）为使创造性答复易于通过，在撰写中要设好伏笔。多一点记载就会多一份机会，多一点坚持就会多一份成功。

（10）代理人应当熟练掌握“三步法”的逻辑思维模式，但不囿于“三步法”的框架束缚，针对具体案情，灵活应对。另外，代理人应当掌握一定的检索技巧，具有敏锐的洞察力，善于发现问题，解决问题。同时，应当提高自己的思辨力及语言组织能力，力求语言凝练，避免散乱冗长的行文。

总之，成功的专利代理，其价值体现在方方面面：专利申请阶段，帮助发明人将其技术及巧思通过专利的形式在最大范围内获得法律保护，给竞争对手设置难以逾越的专利壁垒；专利挖掘阶段，引导发明人朝着有希望的方向进行研发和专利布局；专利授权和确权程序中，最大程度地巩固/夯实专利稳定性，为发明人的无形智产保驾护航。

5.结语

专利质量提升是一项复杂的系统工程，贯穿专利创造、申请、代理、审查、运用和保护等各个环节。需多策并举，统筹兼顾。而提升专利代理质量是专利质量提升的重要一环。作为专利代理人，应注重知识的积累和更新，加强学习，努力提高自己的代理水平。与知识产权法官、专利审查员、知识产权律师等业内同仁一起，为实现知识产权强国目标贡献应有之力。

以上仅以笔者在代理实务中接触到的具体个案为例，以期对化学、生物医药领域发明创造性的审查意见提供一些可行的答复思路或方向。文中难免存在疏漏之处，敬请各位读者批评指正。


参考文献：

【1】：中华人民共和国国家知识产权局，专利审查指南2010，知识产权出版社.

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：黄爽 王文君 北京路浩知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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