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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Johnny Chen
原标题：专利转让合同中的限制条款可能导致受让人无法单独在美提起诉讼
专利权转让时，很常见的在转让合同中会加入一些限制条款，例如受让人须先取得让与人同意才能对某些对象主张侵权、或是必须有让与人同意才能再次转让专利权等，然而在美国司法实践上，这样的限制条款将可能导致受让人无法单独在美提起诉讼。近期的美国联邦上诉法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit， CAFC)判决中，法官认定类似的转让合同条款代表专利受让人不具备所有实质性的权利(all substantial rights)，将导致受让人无法单独起诉，若欲提起诉讼则必须将让与人也加入成为共同原告。换言之，根据此判决，要是让与人出于某些原因不愿意成为共同原告，那么美国法院将驳回受让人单独提起的专利侵权诉讼请求，受让人很可能花了大钱买来专利却发现根本无法使用。另外对于美国专利侵权被告来说，被诉侵权时首要之务不应是直接跳入无效分析或产品特征分析比对上，而应先详细检视诉争专利的所有相关合同，也许驳回起诉的关键就在一些不起眼的限制性条款上。
文章开始前、先以下面两个情境问问大家：
【情境一】如果A公司将某专利转给B公司，并且在转让合同中提到：“B公司可以对C公司提起专利诉讼，但除了C公司以外的其他公司、于提起诉讼前需要事先取得A公司同意”。于转让完成后B公司成为此专利唯一专利权人，请问此时B公司可以根据上述条款独自于美国起诉C公司专利侵权吗?
【情境二】类似上述情境，只是转让合同中提到内容不同：“B公司若要再次转让该专利，必须事先取得A公司同意或符合某些转让合同条款之限制”。于转让完成后B公司成为此专利唯一专利权人，请问此时B公司可以根据此转让完成之专利独自于美国起诉某D公司专利侵权吗?
上面两个问题，其实可以换一种问法是「专利受让并成为唯一的专利权人后、受让人就一定可以独自在美国提起专利诉讼吗?」其实是不一定的，尤其是签有转让协议而受到某些限制之情况下。根据美国联邦上诉法院CAFC于2019年5月30日对Lone Star Silicon Innovations LLC v. Nanya Tech. Corp.,一案作出的判决，上面两情境题的答案是：上述情境中的受让人B公司很可能不得独自对C或D公司在美提起专利侵权诉讼，因为「转让条款导致受让人不具备所有实质性的权利(all substantial rights)，即使受让人是唯一专利权人 」，故必须将原专利让与人A列为共同原告、才能提起专利侵权诉讼。
案件背景
本案诉争专利由原始专利权人Advanced Micro Devices Inc. (以下简称AMD)转让给受让人Lone Star Silicon Innovations LLC(以下简称Lone Star，本案原告)时，于转让合同中列有多个限制条款，例如：
● Lone Star使用转让专利提起诉讼的对象仅能是合同中「Unlicensed Third Party Entities」列表中所记载之对象，若要新增「Unlicensed Third Party Entities」列表中的可诉对象，还需经过AMD同意
● Lone Star若要再次转让专利，违反本合同条款2.6节内容的，该转让自始无效
专利诉讼被告对此提出动议(motion)请求驳回该案件，原因是Lone Star不具备所有实质性的权利故不能独自提起此诉讼，加利福尼亚州北区地方法院裁定同意此动议请求，随后Lone Star上诉至美国联邦上诉法院CAFC，最终CAFC维持了Lone Star不能独自提起此诉讼的裁定。
专利侵权诉讼原告是否能独自提起诉讼之判断原则
在CAFC做出之判决书中提到，要判断专利侵权诉讼之原告是否有独自提起诉讼的权利，其判断原则是转让合同是否将「所有实质性的权利」转让给受让人【1】，而「所有实质性的权利」主要由是否具备以下两元素进行判断：权利的自由实施(enforcement) 和 权利的自由转让(alienation)【2】。在本案中Lone Star由于需要AMD的同意才能对未列入可诉清单提起诉讼，因此判决认定Lone Star并不拥有自由实施诉争专利的权利。另外由于转让合同限制了Lone Star对于诉争专利转让的权利(即Lone Star若要再次转让专利，其受让人必须同意与此转让合同中相同的限制，否则该再次转让自始无效)，因此判决认定Lone Star也不拥有自由转让诉争专利的权利。综上，由于Lone Star既不具备自由实施、也不具备自由转让的权利，故最终判决认定Lone Star不具备「所有实质性的权利」，因此不能独自提起侵权诉讼。
原告不能独自提起专利侵权诉讼、为什么对于在美被诉人来说特别重要?
因为很多大公司其实并不愿意自己直接作为原告之一、所以才会把专利转让出去由类似Lone Star的专利主张实体(Patent Assertion Entity，PAE)进行主张，而根据本案判决，若专利受让人不具备独自起诉的权利、但原始专利权人(例如前述的大公司)又不愿意加入做为原告，那么根据被告的要求、法院将会驳回此专利侵权诉讼，因此当产品在美国被诉专利侵权时，首要之务是判断原告是否具有「所有实质性的权利」。
收益分享和授权让与人实施条款、是否也是影响「所有实质性的权利」的因素?
另外一个大家都比较关心的议题是，一般于专利权转让合同中、经常会出现收益分享条款(例如日后的赔偿或授权金如何分享给让与人)、以及转让后原始专利权人或让与人仍能继续实施专利技术的条款，这样的两个条款是否也会使得受让人不具备「所有实质性的权利」、导致无法独自提起诉讼呢? 答案是可能会有影响、但不会做为主要的判断原则。于判决书中提到，本案转让合同中约定受让人Lone Star须对让与人AMD提供专利收益分享、且允许AMD及其子公司的产品实施此专利技术，虽然这些内容代表了让与人AMD仍保留了某些权利，然而这样的条款并不会作为单独的决定性判断因素(判决书原文：these facts may not be dispositive alone)，最终决定仍需结合上述的主要原则进行综合判断。
依靠合同条款、是否就能独自起诉而不受上述原则限制?
看完了上面对于专利受让人是否能独自提起诉讼的主要和次要判断原则后，下一个问题是：如果转让合同中明确记载，受让人可以对某个特定疑似侵权人起诉，是否就不受上述一般性原则的限制而能独自起诉此疑似侵权人呢? 答案是不可以的，本案被告都列于转让合同之可诉对象列表中，但最终仍判决专利受让人不可以单独起诉。判决书中提到：「转让合同中允许受让人Lone Star对被告主张专利权是重要的，然而这条款除了给予Lone Star控制权利、同时也保留了让与人AMD本身对于诉争专利的控制权利，故AMD并没有将所有实质性的权利转让给Lone Star」。也就是说，即使转让合同中明确记载了受让人可以对某个特定对象起诉，但最终受让人是否能独自起诉的判断仍是根据「所有实质性的权利」的有无、而非依据合同条款进行判断。
总结
从本案我们可以学习到，作为美国专利权人，若欲将专利转给他人、且未来不希望亲自加入诉讼成为原告之一，则要小心于转让合同中尽量不要加入任何限制条款，尤其是对于专利权的实施或再次转让的相关限制，否则未来的受让人很可能无法单独提起诉讼。
相反的，作为美国专利侵权被告，首先要看诉争专利是否发生过转让，如果有，那么原告是仅有专利受让人、还是包含有在先的专利让与人。若仅有专利受让人独自发起诉讼，那被诉人就要睁大眼睛仔细看看转让合同，尤其合同中是否具有关于实施或再次转让的任何限制，一但发现了相关限制条款、就能对法院主张此专利受让人不具有独自起诉的权利，若专利让与人不加入成为共同原告，则案子很可能将被法院直接驳回、成功达到不战而屈人之兵的最佳结果。
注：
【1】：判决书中引用之判例为Asym-metRx, Inc. v. Biocare Med., LLC, 582 F.3d 1314, 1318–19 (Fed. Cir. 2009) (citing Indep. Wireless Tel. Co. v. Radio Corp. of Am., 269 U.S. 459 (1926)
【2】：判决书中引用之判例为Intellectual Property Development, Inc. v. TCI Ca-blevision of California, Inc., 248 F.3d 1333 (Fed. Cir. 2001),
【3】作者博客链接，https://blog.csdn.net/weixin_41245949。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Johnny Chen
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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