中欧在专利审查过程中的沟通程序比较

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作者：曲宝壮 集佳知识产权

原标题：中欧在专利审查过程中的沟通程序比较

近年来，中国经济强劲增长，支撑了中国科技创新的步伐和质量。而科技创新在中国经济的高质量发展中也承担着越来越重要的使命，“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”。世界知识产权组织发布的《2018年全球创新指数报告》显示，得益于知识产权创造领域的优异表现，中国创新指数较上年上升5位，位列第17，首次进入前20名。中国企业在国外的专利申请量也在大幅增加。欧洲专利局(EPO)最近公布的报告显示，中国提交的专利申请在过去十年实现大幅增长， 2018年专利申请提交数量最高的企业为总部位于慕尼黑的德国企业西门子，而紧随其后排在第二名的是华为，向欧洲专利局提交了2485份专利申请。去年中国企业在欧洲共提交了9401份专利申请，在所有国家和地区中排名第五。这反映了中国在研发方面所做的努力，也是中国努力实现创新驱动经济的体现。

专利申请涉及实体和程序两个方面，实体方面主要包括新颖性、创造性、实用性等。随着在欧洲专利申请的增多，申请人对专利申请的实体问题一般比较熟悉，而对程序问题关注的还不是很多。其实，对欧洲专利申请的程序方面有充分的了解，可以帮助高效低成本地获得专利。下文对专利申请实质审查过程中我国和欧洲的一些辅助沟通手段进行比较，以便我国申请人合理安排欧洲专利申请。

无论我国还是欧洲，在专利实质审查过程中审查员与申请人之间的沟通都是以书面审查为主。例如，我国的审查指南规定“审查员对申请进行实质审查后，通常以审查意见通知书的形式，将审查的意见和倾向性结论通知申请人”。但同时为了提高效率，我国以及欧洲都规定了一些审查员与申请人之间进行沟通的辅助手段。这些辅助的手段主要包括电话讨论、会晤、口头审理等。

 电话讨论

电话讨论可以说是一种非常便捷的沟通手段，也是非常常用的沟通手段。无论审查员和申请人都可以发起电话讨论，但是电话讨论通常适用于解决次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及的问题。

例如，欧洲专利局给出的适合申请人发起电话讨论的主要情形包括：询问程序问题，审查意见通知书中存在错误导致申请人无法进行有效答辩，申请人提交的答复中存在会影响审查员的继续审查的错误。欧洲专利局给出的适合审查员发起电话讨论的主要情形包括：申请人好像误解了审查员的意见，申请基本可以授权但是存在一些小的问题等。

关于电话讨论中双方达成的一致意见的效力，我国和欧洲规定基本相同，即在电话讨论中，双方就如何修改申请达成了一致的意见，申请人必须重新提交正式的修改文件，审查员应当根据该书面修改文件作出审查结论。

 会晤

在我国，无论申请人还是审查员都可以发起会晤。例如，审查指南规定：审查员可以约请申请人会晤，以加快审查程序；申请人亦可以要求会晤，此时，审查员只要认为通过会晤能达到有益的目的，就应当同意申请人提出的会晤要求。

但是会晤不是随时都可以举行的，在我国举行会晤需要满足如下两个条件：

（１）审查员已发出第一次审查意见通知书；并且

（２）申请人在答复审查意见通知书的同时或者之后提出了会晤要求，或者审查员根据案情的需要向申请人发出了约请。例如，申请人根据审查员的意见，对申请作了修改，消除了可能导致被驳回的缺陷，使修改后的申请有可能被授予专利权的，如果申请仍存在某些缺陷，审查员可以通过与申请人会晤的方式来加速审查。

在欧洲，审查员和申请人之间的辅助沟通优选通过电话或口头审理举行，如果申请人认为会晤更合适的话，通常需要提供说明。欧洲专利局给的适合会晤的一种情形是，申请人想通过会晤借助幻灯片或者演示阐明一些通过书面答复很难说清的技术细节，且申请人需要有代理人陪同。而对于一些有驳回倾向的申请，审查员通常会拒绝会晤，而建设申请人举行口头审理。

关于会晤的参加人员，我国和欧洲的规定基本相同，会晤由负责审查该申请的审查员主持，必要时，可以邀请有经验的其他审查员协助。

关于会晤中双方达成的一致意见的效力，我国和欧洲规定基本相同，即在会晤中，双方就如何修改申请达成了一致的意见，申请人必须重新提交正式的修改文件，审查员应当根据该书面修改文件作出审查结论。

 口头审理

关于口头审理我国的审查指南规定：“在无效宣告程序中，有关当事人可以向专利复审委员会提出进行口头审理的请求，并且说明理由”；“对于尚未进行口头审理的无效宣告案件，专利复审委员会在审查决定作出前收到当事人依据上述理由以书面方式提出口头审理请求的，合议组应当同意进行口头审理”；“在复审程序中，复审请求人可以向专利复审委员会提出进行口头审理的请求，并且说明理由”；“复审请求人提出口头审理请求的，合议组根据案件的具体情况决定是否进行口头审理。”

也就是说，在我国只有在无效宣告和复审程序中可以进行口头审理。

与我国不同，在欧洲口头审理是实质审查过程中的一个重要的沟通手段。其实，欧洲对口头审理的适用条件非常宽松，在审查员做出审查决定之前的任何时候，申请人都可以请求口头审理，审查员通常都会接受的。在实务中，申请人通常会在答复欧洲检索报告或者答复审查意见通知书中，请求审查员在做出驳回决定之前进行口头审理。

在收到申请人的口头审理的请求之后，审查员会在什么时候发出口头审理通知书呢？ 根据欧洲专利局的审查指南，在实质审查的时候，如果审查员认为相应申请不能直接获得授权，在发出口审通知书之前，需要发出过至少一次审查意见通知书。例如，如果申请人在答复欧洲检索报告时，请求口头审理，按照该规定，审查员不可以直接发口头审理通知书，而是需要先发至少一次审查意见通知书，然后才可以发出口审通知书。

除了申请人可以发起口头审理外，审查员如果认为申请中存在一些问题，这些问题通过口头审理可以更有效的沟通的话，审查员也可以发起口头审理。

参加口头审理，对我国申请人来说通常意味着较高的费用，许多申请人肯定还是希望在举行口头审理之前能尝试通过书面答复来克服审查员指出的问题。欧洲在这方面的规定还是很友好的，申请人可以在口审通知书中指定的书面提交日之前提交书面答复，审查员根据书面答复，可以选择直接授权，取消口头审理而恢复书面审查，或者继续口审程序。如果审查员决定继续口审程序，即使申请人没有出席，口审程序也会按期举行。

口头审理通常由三人组成的合议组负责，其中包括组长一人、主审员一人、参审员一人。其中主审员即之前负责检索和审查该申请的审查员。

到欧洲专利局所在地参加口头审理，申请人需要大量的费用。随着通信技术的发展，为了节省申请人的费用，欧洲专利局近年推出了以视频会议的形式举行口头审理。申请人在请求口头审理的同时可以要求以视频会议的形式举行口头审理。审查员通常会同意视频会议，但是如果存在下述情形审查员也会拒绝视频会议：专利申请的主题不适合视频会议，案子非常复杂，需要用到样品或模型，或者视频会议室安排不开。

上文对专利申请实质审查过程中我国和欧洲的一些辅助沟通手段进行比较。由上述比较可知，电话讨论在我国和欧洲都是常用的便捷的沟通手段，会晤则是相对较少采用的沟通手段，尤其是在欧洲，通常不鼓励采取会晤的形式与审查员进行沟通。在我国口头审理不适用实质审查过程，而在欧洲口头审理是实质审查过程中常用的沟通手段。

了解欧洲与我国在沟通中的这些不同之处，不但可以避免提出欧洲专利局眼中的一些不友好要求， 还能够找到适合自己案情的合理沟通方式， 同时给欧洲专利局留下友好的印象，从而低成本高效率地使专利申请获得授权。

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作者：曲宝壮 集佳知识产权

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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