提出专利分案申请的期限

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作者：刘兴彬  广州专利律师

原标题：提出专利分案申请的期限

专利分案申请在专利申请策略工具箱中占有重要地位，能熟练运用专利分案申请策略是资深专利代理人的必备技能，在专利布局的框架内实施专利申请策略时，对专利分案申请提出时机的把握非常重要，在为申请人获取最大申请利益的同时也不能损害社会公众的利益，必须将提出分案申请的时间窗口限定在法律规定的范围内，因此，对专利分案申请提出期限的精确掌握是很有必要的。

法律规定专利分案申请的本意主要是为解决原申请（也可称为“母案”）权利要求之间所存在的单一性缺陷问题。申请人根据专利审查过程中审查员所指出的单一性缺陷而进行的分案申请是被动的，只要严格按照审查意见通知书中指定的期限提出分案申请即可，该处应无争议。但我国法律规定也未禁止专利申请人主动提出分案申请，这就为专利代理人利用分案申请丰富专利申请策略提供了空间，因为我国在法律上仍未对主动分案申请的提出期限有明确具体的规定，导致专利申请实践中对该期限的精确掌握出现问题。

对于主动分案申请的提起期限，起始日虽无明确规定，但根据分案申请的性质和目的，应在母案申请日之后即可，在申请实践中也鲜有对分案申请提出的起始日有过争议，因为相对来说，分案申请期限的截止日更为令人关注，也更具争议性。

那专利主动分案申请期限的截止日应该是哪一天呢？

根据《专利法实施细则》第四十二条第一款（一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请;但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请）和第五十四条第一款（国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知书之日起2个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的，国务院专利行政部门应当授予专利权，颁发专利证书，并予以公告）可知，提出分案申请的截止日应在申请人收到母案授权通知书后办理母案授权登记手续的2个月期限届满前。

虽然在《专利审查指南》在第一部分第一章第5.1.1节第（3）项“分案申请的递交时间”部分又进一步规定“申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请”，但仍未明确具体到哪一天为截止日。

因此对“办理登记手续的期限”的正确理解成为确定分案申请期限截止日的前提，本文提供两种理解供讨论。

第一种理解，直接依照本文上述相关规定的字面表述进行文义解释，即“办理登记手续的期限”就是指申请人收到专利授权通知书之后法律规定允许的办理登记手续的2个月期限，由此可直接推导出分案申请的截止日为申请人收到授权通知书之日起2个月的期满日，根据该种理解，“办理登记手续的期限”就是固定的2个月，我们姑且称之为“固定期限”。

第二种理解，按照专利法的立法精神进行目的解释，即“办理登记手续的期限”应是指申请人收到专利授权通知书之后到实际办理登记手续完成之日，若申请人主动放弃办理登记手续，则期限与第一种理解相同，我们姑且称之为“非固定期限”。

目前专利申请实践中，认同第一种理解的代理人和审查员不在少数，而且也确有实际案例予以证实。但本人却比较认同并支持第二种理解，主要理由如下：

一、分案申请要在母案授权状态未定期间提出

分案申请属于专利申请过程中的概念，分案申请是以母案申请为基础并受母案申请日及公开范围限制的一种专利申请，从有关分案申请的规定来看，其均规定在《专利法实施细则》第三章及《专利审查指南》的第一部分和第二部分，即专利申请审查阶段部分，故分案申请的提出日也应处于母案专利申请的审查阶段，即未最终明确给予授权也未明确不能获得授权的阶段。

这从《专利审查指南》第一部分第一章第5.1.1节第（3）项“分案申请的递交时间”部分的规定可以看出，即使收到驳回决定或视为撤回的通知书，申请人也可以在法律规定寻求救济的期限内提出分案申请，如果申请人提起复审乃至行政诉讼，只要相关判决或决定没有生效，申请人仍可以在此期限内提出分案申请。通俗一些描述就是：在母案申请仍有抢救希望（未死定）的期限内，就可以提出分案申请。也就是说，上述期限仍处于母案专利申请的审查阶段，故可在该阶段提出分案申请。

当然，如果母案在办完登记手续并进行授权公告，授权状态已确定，母案申请阶段终止，审查结案，则在母案专利授权公告后不应允许再提起分案申请。

所以，在母案已确定授权或已确定不能授权的确定状态期间内，不应再允许分案申请的提出。

二、“非固定期限”相比“固定期限”能更好的照顾到申请人的利益

如果按照第一种理解中的“固定期限”，则一旦申请人未在上述“固定期限”内提出分案申请，则同时也丧失依据《专利法实施细则》第六条规定申请恢复权利的机会。而如果按照第二种理解中的“非固定期限”，则在办理恢复权利手续后至办理授权登记手续前均可提出分案申请，从这一点上看，所述“非固定期限”要比“固定期限”多出不少时间，这有利于申请人利益的保障。

三、“固定期限”会损害社会公众的信赖利益

专利授权公告具有公示效力，也是社会公众了解授权专利公开内容与被批准保护范围的信息来源，以此指导社会公众进行相关的研究和生产经营活动。如果依照第一种理解中的“固定期限”，在母案专利申请授权公告后还允许进行分案申请，从而获得不同于母案保护范围的专利授权，则会丧失法律对社会生产生活的指引功能，使他人相关生产经营活动在获知并分析母案公告内容的前提下仍存在未知的风险，这会损害社会公众的信赖利益，也不符合知识产权法律进行利益平衡的立法目的。

四、采用“固定期限”会与“捐献原则”相冲突

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（一）》第五条，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求书中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。这是我国确认“捐献原则”可以应用于司法实践的相关规定，如果采用第一种理解中的“固定期限”，就会出现在母案申请授权公告后才提出分案申请的情况，如果该分案申请最终获得授权，则就会与上述司法解释发生冲突。

根据法律规定，分案申请中的权利要求不能与母案相同，但分案申请的技术方案一定要已经记载在母案申请之中，也就是说分案申请的技术方案在母案中有记载，但未纳入母案已获得授权的权利要求中，根据上述司法解释，应将已公开且未纳入所要求保护范围的技术方案视为申请人捐献给了社会公众，成为公知公用的技术。但是，如上述分案申请获得授权，依法应受法律保护，冲突由此产生。

也就是说，根据上述司法解释的规定，申请人应在确定获得母案授权的同时将未纳入母案权利要求且记载在母案说明书中的技术方案捐献给社会。如果申请人再将上述捐献的技术方案又依照第一种理解中的“固定期限”提出分案申请，从而将已经捐献了的技术方案归为己有，这不但有违诚实信用原则，也损害到了社会公众的利益。

由上述可知，不管母案最终能否获得授权，分案申请提起期限的截止日都应该限定在其母案授权状态确定之日。

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作者：刘兴彬  广州专利律师

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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