中国引入侵犯知识产权的惩罚性赔偿制度，对企业有怎样影响？

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作者：佑斌

供稿：佑斌微信平台

原标题：中国引入侵犯知识产权的惩罚性赔偿制度，对企业有怎样影响？

11月5日，国家主席习近平在首届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲，指出中国将保护外资企业合法权益，坚决依法惩处侵犯外商合法权益特别是侵犯知识产权行为，提高知识产权审查质量和审查效率，引入惩罚性赔偿制度，显著提高违法成本。

所谓惩罚性赔偿，就是让故意侵犯知识产权者不但将获得的利益吐出来，还要在此基础上进行惩罚，做到让故意侵权者倾家荡产。这一点在专利侵权案件中表现最为突出。

现行《专利法》关于侵权赔偿的规定为：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

根据这个规定，专利侵权赔偿数额按照被侵权者的实际损失、侵权者获得利益、合理许可费的倍数、法定赔偿的顺序计算。实际损失难以确定的，计算获得利益，获得利益难以确定的，根据合理许可费的倍数，前三者都难以确定的，根据法定赔偿。在实践中，计算实际损失是非常难，因为销量的减少受很多因素影响。侵权者获得利益的计算需要依赖相关的销售数据，取证也非常困难。涉案的专利先前多未进行过专利许可，合理许可费确定也争议颇多。因此，在中国大部分的专利赔偿最后只能在法定赔偿数额范围内酌情确定。这造成的后果是专利权人常常赢了官司输了钱，拿到的赔偿甚至不够支付律师费。

为了改变这种情况，中国准备引入专利侵权惩罚性赔偿制度，实际上国家知识产权局负责人也多次表示过在第四次专利法修改时增加惩罚性赔偿条款。

《专利法修订草案》的送审稿规定：对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，将根据前两款所确定的赔偿数额提高至二到三倍。惩罚性赔偿是针对故意侵权的情况，何为故意侵权？就是生产销售之前已经知道相关专利的存在，并且应当知道相关产品是侵权的，赔偿数额将会在原来确定的基础上提高到两到三倍。

专利侵权赔偿主要遵循填平原则，赔偿数额限于补偿损失或者获得利益吐出来即可。但是在这一原则下许多侵权者也是有利可图的，只要竞争对手有最新产品上市就会很快跟着上马，不在乎是否侵权，最坏的结果是赔掉利润，甚至利用诉讼策略拖延，等到专利诉讼结束后，相关产品已经更新换代了。在这种形式下，出现大量的淘宝创新亚马逊创新，很多企业专门在电子商务网站寻找爆款产品，然后开模迅速投产，在对方起诉专利侵权前能赚一笔是一笔。

但是一旦引入惩罚性赔偿制度后，这种抄袭的模式将会受到致命的打击。专利权人肯定会指控故意侵权，尤其许多专利权人提示过相关技术申请过专利，侵权人极有可能会承担两到三倍赔偿的责任。这时被诉侵权者就需要举证自己并非故意侵权，而这个证据一般就是FTO（自由操作），或者说侵权分析报告。

为规避故意侵权指控，以后产品在中国上市前，企业更需要FTO分析报告。FTO分析目的在于证明当前“技术”可实施，不会侵犯他人专利权，证明非故意侵权以避免可能的惩罚性赔偿。

侵权风险分析当然越早越好，但在研发的早期产品和概念还未形成，这时候可以进行专利预警，无法进行产品权利要求的比对，FTO的分析可以贯穿整个产品开发过程，但原则上要求有确定的技术特征，否则与一般的专利预警无差别，最终的报告也无法用来证明非故意侵权。科学的做法是在产品研发前端有相应的专利预警，让研发人员知晓该领域的相应专利，在产品技术特征最终成型后进行FTO分析，这个时候FTO的结果侵权可能性已经很低，最后的步骤只是确认不侵权的，否则在产品技术特征成型时确定侵权，这时候再修改和规避的代价会大得多。

在中国，FTO做到什么的程度才能抗辩故意侵权指控，目前没有相关的案例可参考，但参照一般的专利侵权标准，检索需要较高的查全率、权利要求比对需要全面覆盖原则和等同原则两方面，这些都需要反应到报告中，以证明尽了极大的注意义务。

FTO分析的步骤

一、确定产品的上市区域

专利具有地域性，专利侵权的分析先要确定下产品生产和上市的地区，这样有的放矢减少实际的工作量和不必要的权利要求比对分析。

二、理解产品技术特征？

一个产品的特征可能有很多，即使对于一个全新的产品，也有很多标准件，不可能对于每个特征进行FTO调查，一般只分析侵权可能性大、企业自身研究开发、及产品上有创新的的技术特征。专利侵权判断是需要产品特征与权利要求进行比对的，进行FTO的特征不能太宽。比如新产品是一台负离子电风扇，可能需要侵权分析的只有产生负离子的装置的某一部分。

三、全面的专利检索

FTO的专利检索需要较高的查全率，关于检索的技巧本文暂时不介绍，留在后续文章专门讨论，这里需要强调的是，要避免故意侵权指控，检索需要尽到基本的要求，比如行业常见的关键词、基本的分类，否则产品是负离子电扇，检索词里面连“离子”这个词都没有，这显然容易说不过去。

FTO的检索需要综合运用各种检索策略，保证查全率，避免漏检。对于权利要求的检索是重点，但FTO检索并不能只限于权利要求，因为权利要求的术语相对抽象，无法与具体特征对应，全文和其他部分的检索依然非常重要，FTO也需要关注失效的专利。

四、专利筛选

筛选出最相关的专利，包括失效的专利和尚未授权的专利，所有相关的专利都应该放到关注目标中。专利的筛选需要筛选人对专利的技术有相当深入的理解，对可能较相关的专利分成若干等级。

在专利筛选过程容易出现两种极端情况，一种是相关专利特别多，似乎风险较大，一种完全没有相关的专利，似乎风险很小。相关专利太多会导致后续的权利要求比对进入失控状态，导致风险无法管理，比如你发现一百个高度相关的专利，即使认真对每个专利比对了一番，但最后的结果可能依然不可靠，因为每个比对的误差综合在一起，已经使得最后的准确率有较大折扣了。另外，FTO报告中分析太多专利，反而使得故意侵权的可能性增大，需要明显注意和规避的专利也多了。

对于查询到的相关专利特别多的情况下，需要进一步详细分析，剔除权利要求保护范围大量重复的不稳定申请，尤其是未经过审查的实用新型专利。对于检索到的相关专利特别少的情况，需要理清相关的技术脉络，确定与技术方案最接近的专利，要让风险的距离清晰可见，比无关痛痒的“相关领域没有检索到相关专利”更有说服力。

五、权利要求的比对

FTO的报告需要对检索的相关权利要求与产品特征有基本的比对，以确定相关产品特征是否落在检索到的专利权利要求范围内。侵权判断的原则包括全面覆盖原则与等同原则。

六、结论

FTO的结论需要特别谨慎，一般论述该技术是现有技术或者不侵权任何相关的专利，尽量不出现侵权、风险高等描述。在出现较高风险专利的情况，需要与相应的业务部门商量，写在FTO分析报告的高度侵权和风险的结论有可能起到相反的效果。企业很多商业活动是明知风险而为之，很少会有完全无风险的情况，更重要的是对风险和收益的权衡。当然一份在侵权诉讼中能用得上的FTO报告，其结论当然不侵犯任何专利权为最佳，否则报告中都明确中写出了高风险，依然故意实施，故意侵权嫌疑大增，这也是FTO报告与一般的专利侵权风险分析报告的重要区别。

FTO报告的模板

一、背景介绍

介绍相关的技术特征，明确需要进行FTO分析的技术特征细节。

二、产品生产、销售区域

三、数据库的选择

四、关键词和检索策略

列出一定数量的检索式，检索式一般包括关键词和分类（这里要注意的是，实际的检索策略可能展示的检索式差别很大，展示的可能仅是很少的部分，其目的在于显示FTO的检索尽到了相当范围的考虑。

五、相关的专利的筛选

列出可能相关的专利。

六、权利要求比对

对相关性高的专利进行权利要求比对，注意比对需要考虑全面覆盖原则和等同原则（字面侵权和等同侵权）。

七、结论

相应的技术是现有技术，不在相关的专利权利要求范围内等。

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作者：佑斌

供稿：佑斌微信平台

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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