创造性答复之「三步法」

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作者：秦越   北京品源专利代理有限公司

原标题：浅谈创造性答复之“三步法”

审查实务中，通常采用《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节给出的判断要求保护的发明是否相对于现有技术具有创造性的方法，即“三步法”，对于审查员或者专利代理人来讲，“三步法”基于评判发明是否具有创造性的意义极为重要，堪比天主教徒的“圣经”。本文将根据“三步法”浅谈如何利用“三步法”来答复创造性。

一、引言

审查实务中，通常采用《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节给出的判断要求保护的发明是否相对于现有技术具有创造性的方法，即“三步法”，具体为：

—— 确定最接近的现有技术；

—— 确定发明的区别技术特特征和发明实际解决的技术问题；

—— 从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见。

对于审查员或者专利代理人来讲，“三步法”基于评判发明是否具有创造性的意义极为重要，堪比天主教徒的“圣经”。

本文将根据“三步法”浅谈如何利用“三步法”来答复创造性。

二、由审查意见通知书看“三步法”

1、确定最接近的现有技术

审查员在评判发明专利是否具备创造性时，首先需要最具说服力的佐证材料——对比文件，由于创造性评判与新颖性不同，即新颖性仅仅根据一篇对比文件并采用“一对一”的对比方式，就可判断其是否具备新颖性；而面对创造性，审查员可以采用“多对一”的方式，并首先选用最接近的一篇对比文件与申请文件作对比。

因此，在阅读审查意见通知书时，需要确认审查员认定的最接近的现有技术，然后将最接近的现有技术与申请文件最对比，此处，对于刚刚接触实务作业的代理人来讲，将两者进行比对时，可以采用列特征对比表的形式，将本申请的权利要求书中涉及到的特征（将每条权利要求中的特征打散，仅保留特征本身及必要的连接关系），然后将对比文件中权利要求部分的特征做类似工作，接下来一一比对。

2、做“减法”

仔细阅读审查意见通知书正文，会发现审查员根据检索得到的最接近的现有技术与本发明的申请文件对比对，即将本申请文件与对比文件相同的内同减去，则剩下的内同即为审查员认定的内容，正文中会发现类似“相当于”等描述，“相当于”后面的特征为审查员认定的对比文件公开本申请文件的技术特征。

代理人需要根据特征对比和仔细阅读本申请文件和对比文件的说明书，理解该特征在文中的“连接关系”、“位置关系”以及“作用效果”进行判断，对比文件中的特征是否如实“相当于”本申请文件中的技术特征，如若有任何一个技术特征并不是审查员认定的“相当于”的关系，则该技术特征可作为争辩点，并以此来说明该特征并未被公开。

3、列区别技术特征，确定实际解决的技术问题

在进行特征对比之后，审查员将根据对比结果罗列本申请文件权利要求1与对比文件1相比之下的区别技术特征，以及基于上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题。对此，代理人需要注意两点：

a）审查员在审查意见通知书（以下简称审通）中，是否提出了所要解决的技术问题，若审查员给出了区别技术特征所要解决的技术问题，代理人根据需要阅读本申请文件说明书部分关于此处的表述，即上述区别技术特征所带来的技术效果，以此来判断审查员认定的是否正确，当然若审查员在认定上存在错误，代理人则可将其作为一个答复点，列为区别技术特征，然后再进行争辩说理；

b）审查员在审通中并未基于区别技术特征，提出所要解决的技术问题。该情况下，则有利于代理人进行答复，即代理人可根据区别技术特征结合对应说明书中记载的内容，认定一个本发明所要解决的技术问题（该技术问题在设立时，需要考虑对比文件的技术方案是否能够解决），并依据该技术问题进行说理答复，当然，这种情况类似于一个“自命题作文”，需要代理人围绕所命的“题”进行说理，并叙述出与对比文件的区别。

4、审查员的评述

接下来，审查员将根据确定的区别技术特征进行举证，列举其不具有创造性的理由。对此，审查员常用的两种评述；

a）针对区别技术特征1），对比文件1公开有如下内容，由此，本申请的技术手段只不过是常规技术手段的替换，因此，该区别技术特征为本领域技术人员的一种常规技术手段。

针对常规技术手段的评述，该如何作答？首先，根据审查员认定的技术问题或者代理人自己认定的技术问题，为解决该技术问题，本申请中的技术手段有哪些，根据该技术手段相应地由“结构”、“连接关系”及“位置关系”等着手（本文主要针对机械领域的专利举例说明），并推导出该技术手段所带来的技术效果，如果该技术手段的“结构”、“连接关系”及“位置关系”，以及所达到的技术效果均不一致，则可以认定该区别技术特征并不是常规技术手段的代替。

此外，“技术领域”对于答复常规技术手段也至关重要，即代理人需要看清对比文件与本申请是否属于同样的技术领域，如果该区别技术特征所解决的技术问题，仅仅是针对该领域的，则该技术手段也不能认定为常规技术手段，以此来进行说理争辩。

b）审查员为了更彻底的公开本申请的技术方案，则会找到对比文件2，将对比文件2结合公知常识或者对比文件1来举证，说明对比文件2给出了本申请采用该技术手段的启示。

针对结合启示的答复，代理人可以采用以下两种对策：

i）审查员列举的对比文件2可以结合常规技术手段，来说给出了本申请技术启示。

该情况下，代理人需要仔细理解观察，该结合后的技术方案是否能够解决审查员认定的技术问题，当然，若不能解决，代理人则需仿照答复常规技术手段的方法，由“结构”、“连接关系”及“位置关系”出发，推导出结合后的技术方案所解决的技术问题以及达到的技术效果，且该技术效果与本申请中的并不同，以此来反驳审查员。

ii）审查员列举的对比文件2不可以结合常规技术手段，即存在结合障碍。

该情况下，需要代理人理解想象在结构上是否存在干涉？结合的不合理性等。若存在结合障碍，则进而说明对比文件2不能结合常规技术手段或者对比文件1，以给出技术启示。

5、说理答复

根据审查指南关于“三步法”评判创造性来讲，第三步需要判断“技术问题是否显而易见”。

“是否显而易见”的答复可以参照上文中技术启示评判进行答复。此外，针对常规技术手段的评述，上文中也已叙述，此处编不在赘述。不过，在答复过程中，以机械案件为例，需要由“结构”、“连接关系”及“位置关系”出发，推导出技术效果，由技术效果不同，才可以进一步争辩说理。

6、修改权利要求

为了兼顾授权和获得较大的保护范围，需要对独立权利要求进行修改以缩小其保护范围，常用的做法有：

1）将与核心发明点相关的从权的附加技术特征添加到独立权利要求中；

2）将说明书中的技术特征添加到独立权利要求中；

3）将由附图中毫无疑义得出的技术特征添加到独立权利要求中。

需要注意的是，修改时要注意：修改未超出原权利要求和说明书的记载范围，符合专利法第33条的规定，符合专利法实施细则第51条第3款的规定。即不能修改超范围。

三、举例说明

针对上述的答复步骤，举例说明答复过程。

由图1可见，审查员针对本申请文件，检索了3篇对比文件，其中红圈中的为最接近的现有技术。

由图2-3可见，审查员完全根据“三步法”。其中，

第一步做减法，将相同的内容消除掉，剩下“相当于”的技术特征，通过对比，这几个相当于是否符合如实为相当于的关系；

第二步列区别技术特征，并提出本申请实际要解决的技术问题；

第三步审查员做出评述，针对区别特征1）和2），均采用常规技术手段进行的评述。

对于独立权利要求来讲，并未涉及到“技术启示”的问题，换句话说，本申请的独立权利要求中将技术特征上位，以获得较大的保护范围。因此，对于技术启示的评述，审查员放在了从权中。

案情分析：如图4所示，本申请公开了一种燃油液位传感器，通过设置减震装置，可以使该传感器可以克服较恶劣的工作环境，而保护了信号电路板3。如图2所示，针对区别技术特征1），审查员认定的技术问题是：如何引出信号电路板的信号。与本发明的实际发明构思对比，再从结构、连接关系出发，发现审查员认定存在问题，故此争辩点可以作为一个区别技术特征。

如图5所示，对比文件1公开了一种液面测高器之感测杆密封结构，通过感测杆7下端的锁接式结构和其上端的压接式结构使感测杆7结构达到最佳的密封效果，使液面上升不至溢出影响感测杆7中的感知电路71，且此结构不受气候的影响，适用于各种区域。

由此可见，本申请和对比文件1相比，其解决的技术问题并不相同。由于本申请中的减震装置为上位概念，故审查员针对该区别技术特征仅仅采用常规技术手段进行评述的。

由此，在本申请中，权利要求2公开了所述减震装置包括外套在所述信号电路板3上的至少一个抗震橡胶圈10，套装有所述抗震橡胶圈10的所述信号电路板3外包覆有PP管12，在所述PP管12外套设有套管11。

针对权利要求2，审查员检索出对比文件2和对比文件3来对其评述，如图6-7所示，审查员认为对比文件2中的“抗震圈”相当于本申请的“抗震橡胶圈10”，对比文件3中的“高强度铝合金护套5”相当于本申请的“套管11”。

故针对上述评述内容，作者列出两个区别技术特征如下：

1）所述固定座内设置有连接器，所述信号电路板的输出端连入所述固定座内设置的所述连接器；

2）所述减震装置包括外套在所述信号电路板上的至少一个抗震橡胶圈，套装有所述抗震橡胶圈的所述信号电路板外包覆有PP管，在所述PP管外套设有套管。

其中，区别特征1）即为审查员认定有误的技术问题，故可将此作为区别技术特征来争辩。

如图8-11所示，为作者进行答复的意见陈述书正文，答复逻辑可供参考。

四、总结

使用“三步法”进行创造性的评判时，需要严格按照每一步去做，原因在于“三步法”中的每一步之间均具有一定的逻辑关系，当其中任何一步出现了错误，“三步法”均不能成立。此外，在答复审查意见时，要根据审查意见通知书评述的内容进行有理有据的答复，切记不要“驴唇马嘴”、“虎头蛇尾”，这样不但说理没有依据，而且为最终的授权有弊而无益。

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编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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