“专利代理师”，究竟是代理师还是设计师？

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：罗韬 中炬知识产权

原标题：专利代理师，究竟是代理师还是设计师

近日，随着国务院常务会议通过《专利代理条例(修订草案)》，修订及送审历时数年的新专利代理条例即将实施；此次修订的一个重大变化是将从事专利代理工作的职业名称由“专利代理人”修改为“专利代理师”；这意味着“专利代理人”这一自我国专利法颁布实施以来就存在的职业名称将成为历史；从宏观上看，此次名称的修改改善了专利代理人这一从事严谨法律工作、汇集着高素质人才的职业群体经常被客户与其它职业代理人混为一谈的尴尬局面，一定程度上提升了专利代理专业人员的社会认知度，也体现国家对这一群体人员的尊重，同时该修订草案中还拟将“参与专利有关的诉讼”纳入到专利代理机构的业务范围之内，有助于提升专利代理人员提升业务能力提供更强大的动力。在本文中笔者尝试从专利法及相关法律法规中对于专利代理的定义，结合行业现状介绍专利代理的工作内容及发展方向。

一、专利代理的定义

现行《专利代理条例》第二条规定，专利代理是指专利代理机构以委托人的名义，在代理权限范围内，办理专利申请或者办理其他专利事务。具体而言，专利代理是在申请专利、进行专利许可贸易或者解决专利纠纷的过程中，专利申请人（或者专利权人）委派具有专利代理人资格、且在国家知识产权局批准设立的专利代理机构中执业的人员，作为委托代理人，在委托权限内，以委托人的名义按照专利法的规定向国家知识产权局办理专利申请或其它专利事务所进行的民事法律行为。此外，专利代理还包括接受专利权无效宣告请求人或专利权人的委托，作为委托代理人，在委托权限内，以委托人的名义，按照专利法的规定向专利复审委员会办理专利权无效宣告请求的相关事宜。

由上述定义可知，专利代理具有以下特点：

1）专利申请人或无效宣告请求人的委托对象为专利代理机构而非专利代理人；

2）从事专利代理的人员需具有专利代理人资格且在国家知识产权局批准设立的专利代理机构中执业；

3）在专利申请人、专利权人或无效宣告请求人的委托权限内办理委托事项；

4）专利代理亦与民法意义上的代理行为相同，是一种民事法律行为；

上述规定已然将从事专利代理工作的人员，与从事与专利有关事务工作的其他人员相区别，明确规定从专利代理的人员必须是具有专利代理人资格且在符合规定的代理机构中执业。

同时根据现行《民事诉讼法司法解释》第八十七条以及《行政诉讼法司法解释》第三十三条的规定：专利代理人经中华全国专利代理人协会推荐，可以在专利纠纷案件中担任诉讼代理人。通过前述的规定可知，专利代理的范围还可由上述的专利申请、无效宣告程序代理扩展到与专利有关的诉讼代理。在当前诉讼法加大对诉讼代理人身份及资格进行限制的环境下，前述规定也一定程度上说明了与专利有关的诉讼中关于事实认定的特殊性，以及专利代理人员参与此类诉讼的必要性。

二、发明人、专利权人、专利设计师与专利代理师的关系

在专利授权公告文件中的著录项目主要涉及到的主体包括专利权人、发明人、代理人，专利权人即是作为申请人向国家知识产权局提出专利申请的申请人，也是专利代理活动中的委托人，通常是做出发明创造的人或者组织做出发明创造的组织；发明人是对专利的技术方案做出实质性贡献的自然人；代理人包括专利代理机构与专利代理人，是对代理此项专利的申请工作的人，也是专利代理活动中的被委托人。前述三者中，专利权人与发明人可以是同一人，发明人也可是受专利权人雇佣的职务发明者；而专利权人与代理人即是委托与被委托的关系。

对于专利设计人，法律上并无明确的定义，类似等同于专利发明人，而业内对于此称谓也褒贬不一，有指帮助专利申请人正确规划专利申请策略及时机，分解技术方案从而达到较佳的保护目的策划人员；也有指针对技术层次较低甚至本不具备专利性技术，通过从无到有的“设计”编撰，使其通过审查获得授权的“设计”人员。很显然，前述对于专利设计人的定义差异较大，在专利代理中的价值更是差异明显，前者在于保证专利权人在专利授权后的权益，后者则单纯为了满足某些政策或项目对于企业知识产权的要求。

而事实上，在专利代理的过程中，对申请人的专利申请时机，以及技术方案中需要获得专利保护的技术单元进行规划也是专利代理工作必不可少的部分，一般在完成了这项工作后，才进行撰写专利申请文件及答复审查意见通知书等我们所熟知的专利代理工作；前述的专利申请时机与技术单元规划亦可称之为专利设计或申请策略规划。即从这个角度讲，在一个完善的专利代理工作中，专利设计与我们常规理解的专利代理应当是递进的关系，两部分工作均是为了提升专利质量为目的。

三、在专利确权与维权中专利代理师的作用

目前，中国专利代理机构2000余家，执业专利代理人约为1.7万人，而2017年仅发明专利的申请量就达到了138.2万件。对照前述的两个数据，很显然目前执业专利代理人的数量并不能满足庞大的专利申请量，而实践中也并非每个专利的申请人都会委托专利代理机构为其代理申请，那么是否对于专利申请而言，是否委托代理机构代理对于申请人来说究竟有什么区别呢？我们可以参考如下两个案例：

【案例1】公开号为CN106744545A的中国发明专利申请，其独立权利要求如下：

1.一种用于物料混合装置的提升机构，包括提升机构，其特征在于：所述提升机构由左提升装置、右提升装置、底座板、左立柱架、右立柱架、左滑动组件、右滑动组件构成，左提升装置设置在左立柱架左端，右提升装置设置在右立柱架右端，左立柱架与右立柱架之间通过设置在左立柱架与右立柱架之间的底座板连接；所述左立柱架内侧设置左滑动组件、右立柱架内侧设置右滑动组件；所述左提升装置、右提升装置机构相同，相对设置；所述左立柱架、右立柱架结构相同，相对设置；所述左滑动组件、右滑动组件结构相同，相对设置。

【案例2】公开号为CN206897619U的中国实用新型专利，其独立权利要求如下：

1.一种辊压机配料提升机自动筛分装置，由物料、筛板筛、筛孔、稳流仓组成，其特征是：配料站送来的物料先通过筛板筛分一次，部分细粉直接进入V选进行成品筛选，相对较粗的物料进入稳流仓，通过辊压机挤压，促进辊压机的有效做功，稳流仓细粉相对减少，下料也趋于平稳，配料提升机下料溜上部约2米长的部分更换为布满直径为Φ14mm的筛板，并用耐磨堆焊条对孔间进行堆焊，在筛板下料制作一集料装置与V选直接连接。

【案例1】与【案例2】均是有关提升机构结构的专利的独立权利要求，根据其公开文件的著录项目显示，其未委托专利代理机构。

针对上述【案例1】，即便不考虑该专利实际解决的技术问题，该专利申请在独立权利要求中所记载的技术特征数量也明显偏多，并且在对提升机构的结构组成限定时，使用了封闭式的限定方式，同时其提升装置、立柱架、滑动组件相互之间的关系及连接并不明确，而相对设置的限定方式也可能存在一种以上的理解。换言之，这样的描述不仅易出现描述不清楚以及缺少必要技术特征的缺陷，封闭式的限定方式还极大的限缩了专利的保护范围。

针对上述【案例2】，同样对于筛分装置的结构组成采用了封闭式的限定方式，并且使用了诸如“配料站送来的物料先通过筛板筛分一次，部分细粉直接进入V选进行成品筛选”等等的方法特征来限定自动筛分装置的结构，这样的撰写方式无疑是不清楚的，且基本不用再讨论其限定的保护范围是否合理，因为其限定的技术手段与技术主体本身是存在矛盾的；同时该申请还直接将具体的尺寸和规格限定在了独立权利要求中，亦属于严重限缩专利保护范围的情形。

根据现行《专利法》第第五十九条规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释[2009]21号）第七条规定：人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

由上述规定可知，专利申请的权利要求、尤其是独立权利要求所记载的技术特征，将直接影响专利授权后的保护范围，因而如何在满足《专利法实施细则》第五十三条所规定的驳回情形的基础上，尽量的争取专利的保护范围是申请人所需要考虑的。根据上述的规定也就不难理解，为什么目前的司法实践中大量的专利无法进行维权，以至于大量的专利权人认为中国的专利司法保护环境恶劣，专利权人的权益得不到保证。其实究其根本，是由于专利权人的权利要求相对于侵权产品而言，无法满足上述司法解释对于侵权判定方式的规定，即专利的权利要求无法全面覆盖侵权产品，且侵权产品也不能与专利的权利要求构成等同侵权的情形。同时在专利侵权诉讼实践中，对于专利权利要求中记载的技术特征也需要进行正确的划分与解释，用以与侵权产品的结构特征进行对比，技术对比是否得当也是法院最终裁判侵权事实是否成立的关键。在这一点上，理工科背景且长期从事专利代理工作的专利代理人显然比普通律师更具有优势，通过解释和说明专利与侵权产品的异同，可以帮助法官正确判断专利侵权纠纷中涉及的事实，有助于专利侵权诉讼程序顺利进行。

简而言之，专利申请文件的权利要求书就好比专利的申请人与国家签订的一纸合同，国家在专利授权后按照“合同条款”的约定对申请人的技术进行保护，因此在申请之前，申请人需要对“合同条款”进行仔细斟酌。这就如同在民法实践中，双方当事人签订书面合同时，当中涉及的条款需经由专业的律师拟定或审核，以至于妥善约定及明确合同双方当时人在合同中的权利和义务；专利申请的过程亦是如此，专利代理师在前述“合同”签订的过程中，能使专利申请人的权益得到保证，不至于出现专利权人手持专利证书而无法维权的尴尬局面。

四、目前政策引导下的专利代理方向

2017年，国家知识产权局公布了《专利质量提升工程实施方案》，当中明确了坚持市场导向、价值驱动，营造良好的专利保护环境，培育充满活力的专利运营市场；其中主要包括 “四大重点工程”具体包括发明创造与专利申请质量提升工程、专利代理质量提升工程、专利审查质量提升工程以及严格保护和高效运用促进专利质量提升工程；此外，在方案中还提出了完善法律法规及相关政策、营造以质量为导向的舆论环境、加强审查质量流程保障等“八大基础支撑”，从而确保专利质量提升工程落到实处、取得实效。

笔者认为，在上述《专利质量提升工程实施方案》的引导之下，专利代理机构及专利代理人的业务方向也将逐渐返璞归真，将更多的专业力量应用在具有市场竞争力、且在领域中占据前沿地位的技术的专利申请上，在面对此类方案时，前期以设计师的角色做好申请规划策略，应用现行《专利法》允许的方式抢占申请先机，后期以代理师的角色斟酌专利权利要求的保护范围就显得尤为重要。

除此之外，对于产品上市前的防侵权检索，行业专利数据分析、预警、寻找技术空白这类专利代理的衍生业务也将逐渐成为未来的主流业务之一；而专利代理师，无论是专利申请的设计规划者还是代理者，都需将提升专业能力与业务水平来满足市场竞争中客户不断增长的知识产权需求；以上为笔者长期从事专利代理的一些感悟和理解，如有不当之处，请予以谅解并批评指正。

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作者：罗韬 中炬知识产权

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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