专利权的保护客体需要修改——《专利创造性的思考与困惑》续

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指导老师：房平木律师

原标题：专利权的保护客体需要修改——《专利创造性的思考与困惑》续

近日，笔者的《专利创造性的思考与困惑》（点击标题可直接阅读）一文的文末自评（下将原文及自评简称“前文”），试图澄清一个错误。但是，并没有能达到目的，由于有些问题已经更加清楚，不吐不快。本文将做进一步解释。

一、为什么长期以来，人们都没有考虑用技术问题限定保护范围

1.假如技术方案包括技术问题，则可以不必考虑用技术问题限定保护范围，这是显然的。

2.假如技术方案和技术问题互为充分必要条件，也可以不必考虑用技术问题限定保护范围。因为此时，技术方案和技术问题会构成一个“封闭系统”，只要其中任何一个确定，另一个也相应确定。这种情况下，也可以只在保护范围中限定技术方案。

然而，根据技术方案的定义，上面两点都不满足。相反，前文提到：

1.技术方案不包括技术问题；

2.技术方案与技术问题并不互为充分必要条件。

上述两点是直观的，由这两点，人们应该自然而然地考虑是否需要在保护范围中限定技术方案才对。

否则，要怎样面对，两个申请因为不同技术问题而提出相同技术方案的情况，特别是同一天提出申请的情况？

但为何长久以来，人们没有考虑把技术问题限定到保护范围中？

第一个原因在于，对“绝大多数技术方案”而言，还有以下两个结论：

1.技术方案是解决技术问题的充分条件（根据定义而来）；

2.技术方案仅能解决申请文件中所涉及技术问题（根据实际情况而来）。

两个结论合为一句话，就是：技术方案能且仅能解决申请文件中所涉及技术问题。

这正是我们面对的实际情况，由“技术方案能且仅能解决申请文件中所涉及技术问题”这句话可以得出：

不可能出现“采用 ‘与申请文件无关的其它技术问题’，而得到与申请文件中相同的技术方案”的情况；亦即不可能出现前述“两个申请因为不同技术问题而提出相同技术方案”的情况。

因此，正是可以不必考虑限定技术问题于保护范围中。

从原理上讲，当技术方案能且仅能解决相应技术问题时，虽然无法形成上述封闭系统，却可以形成一个“半封闭系统”；在这个“半封闭系统”中，虽然无法通过确定技术问题而确定技术方案，却同样可以通过确定技术方案而确定技术问题，并且，不会再以别的技术问题得到这一技术方案，因此，同样可以只在权利要求中限定技术方案，而不必限定技术问题的。

人们在考虑这种“绝大多数技术方案”时，会潜在地把相应技术问题定在那里，无论是在审查、无效，还是侵权判定，人们都默认同样的技术问题，如果有人要实施相应技术方案，人们也默认他肯定是因为要解决申请文件中所涉及的技术问题，人们都不会脱离相应的技术问题来看待整个申请。同时，即使有些“显然的技术问题”在申请文件中没写，本领域技术人员看了技术方案也“心领神会”，因此这些“显然的技术问题”可以不必考虑。特别注意，“显然的技术问题”不属于上面提到的“与申请文件无关的其它技术问题”。

甚至于，哪怕在审查的过程中，发现技术方案解决其中一部分技术问题是显而易见的，解决另一部分问题是非显而易见的，都可以不必考虑在保护范围中限定技术问题。但当然，这种情况的前提是：申请是因为非显而易见的内容而被授权了，而不是因为显而易见的内容而被驳回了。

在采用三步法或者其他方法判断创造性时，同样是因为技术方案通常能且仅能解决申请文件所涉及的技术问题，导致大家看起来，都像是在讨论“技术方案本身是不是显而易见的”。

然而，技术方案由技术问题定义而来，在判断它有没有足够技术贡献，即创造性时，怎么能脱离技术问题呢。创造性判断的，应该是“技术方案解决相应技术问题”这个整体，而非仅是技术方案本身。

三步法确定的“发明实际解决的技术问题”，通常是申请文件中使技术方案非显而易见的技术问题，或者是这种技术问题的细化。如果三步法确定的“发明实际解决的技术问题”与申请文件记载的问题和效果无关，通常会被质疑的，会被认为违反整体原则和综合原则。这说明，人们考虑的技术问题，通常是申请文件所涉及的技术问题，即人们通常把技术方案与技术问题归成上述“半封闭系统”。

二、“绝大多数技术方案”与“少数技术方案”

先来看属于“绝大多数技术方案”的，是哪些技术方案。

a类技术方案：所有的方法类技术方案，基本都属于所述“绝大多数技术方案”。涉及方法的专利申请，它所能解决的技术问题，通常无法脱离申请文件中的记载。

b类技术方案：多数结构类技术方案，也属于所述“绝大多数技术方案”，例如机械结构和电路结构等。

“绝大多数技术方案”有共同的特点：技术方案的性能和作用容易被技术人员所完全理解和掌握。

“绝大多数技术方案”的申请，一旦公开之后，最多只需要再借助说明书的内容（例如参考说明书中记载的预料不到的技术效果），相关技术人员对这个技术方案的性能和作用就都清楚了。一旦申请文件公开，技术方案哪怕有些潜在的优点和效果在申请文件中没有说明，但是，相关技术人员也会“心领神会”。

正是因为如此，“绝大多数技术方案”对应的技术问题，才会让人们潜在的认为“就在那里，不增不减”，相应技术问题正是相应技术方案“能且仅能”解决的，此时，申请文件的技术方案与相应技术问题正是能构成上述“半封闭系统”。

可惜的是，并不是所有专利申请都满足“技术方案能且仅能解决申请文件中所涉及技术问题”，即，并不是所有技术方案都属于上述“绝大多数技术方案”。

“少数技术方案”除了能解决申请文件中所涉及技术问题，还能解决与申请文件毫不相关的技术问题。

那么，哪一些技术方案最可能属于“少数技术方案”呢！

c类技术方案：组分类的技术方案最可能属于“少数技术方案”，例如药品、合金和合成化学品等。

因为，组分类的技术方案的性能和作用，正是最难被人们所完全理解和掌握的。所以，它可能出现技术方案不仅能解决申请文件中所涉及的技术问题，还可能解决与申请文件记载内容毫不相关的技术问题。也就是说，这类申请中的技术方案与技术问题难以构成上述“半封闭系统”。

“少数技术方案”比较可能让人们考虑用技术问题限定保护范围。否则，如果有人发现已有技术方案能解决其它特殊技术问题，做出了技术贡献，却无法获得专利保护。

但是，为何长久以来，哪怕是组分类技术方案这种“少数技术方案”，人们也没有考虑把技术问题限定到保护范围中？

第二个原因在于，“已知产品的新用途发明”的存在。

我们具体用审查指南中的例子来说明。审查指南原文有以下内容：

（２）如果新的用途是利用了已知产品新发现的性能，并且产生了预料不到的技术效果，则这种用途发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

【例如】

将作为木材杀菌剂的五氯酚制剂用作除草剂而取得了预料不到的技术效果，该用途发明具备创造性。

上述内容表明，“已知产品的新用途发明”中，不把已知产品当成技术方案，反而把已知产品用于其他用途作为技术方案，从而回避了保护范围与技术问题关系的讨论。

审查指南也有直接原文解释如下：

用途发明的本质不在于产品本身，而在于产品性能的应用。因此，用途发明是一种方法发明，其权利要求属于方法类型。

可见，现有解释将用途发明归为方法发明，又变成了属于所述“绝大多数技术方案”的情况。

然而，如果我们承认，产品本身是技术方案，而用途是相应要解决的技术问题时，更加合理。此时，对“已知产品的新用途发明”的解释，就是：

用了一个已有技术方案，解决了本领域技术人员难以认为它能解决的技术问题。

让我们将上述讨论具体代入到上述审查指南关于五氯酚制剂的“已知产品的新用途发明”中，更加直观地判断。审查指南对此用途发明的解释是：

技术方案为：将作为木材杀菌剂的五氯酚制剂用作除草剂；

技术问题为：人们不知道五氯酚制剂有这种用途（本文假设）；

保护范围是一种技术方案。

本文对此用途发明的解释是：

技术方案为：五氯酚制剂本身；

技术问题为：提供一种除草剂。

保护范围是技术方案及其解决的技术问题。

审查指南没有说明“已知产品的新用途发明”解决的技术问题。但本文看来，所有“已知产品的新用途发明”解决的“技术问题”都会是：解决了人们不知道这种产品有这种用途的“技术问题”。

这是很奇怪的“技术问题”，本文分析其原因在于，“已知产品的新用途发明”的“技术方案”很奇怪，这个奇怪的“技术方案”实际上是：技术方案及其解决的技术问题。

也许上面的讨论仍然无法让大家相信，“已知产品的新用途发明”是将技术问题限定到权利要求中。但是，可以从另一个更加极端的情况来进一步辅助判断。

这种极端情况前文已经进行假设，在这边，用前面五氯酚制剂作为例子重新假设：

假如，在此之前没有五氯酚制剂，第一个申请人为了制作木材杀菌剂而研发出五氯酚制剂，第二个申请人为了制作除草剂而研发出五氯酚制剂，他们在同一天申请专利，两个人都将五氯酚制剂本身作为要保护的技术方案——即权利要求，那么，五氯酚制剂这个技术方案的专利权给哪个申请人呢？

上述极端情况的假设中，如果两个申请人不是同一天提交申请，那么，在后申请就会是“已知产品的新用途发明”的情况，因此，它们是相关的。

前文已经提到上述假设的解决方案：两个申请人可以分别将技术问题限定到保护范围中，形成不同的保护范围，分别获得授权。

可见，如果承认“已知产品的新用途发明”是将技术问题限定到保护范围内，能够给“已知产品的新用途发明”本身更好的解释，并且，还能更加自然的得到上述极端情况的解决之道。

那为何上述极端情况下，目前仅限定技术方案于保护范围中的方式无法较好应对时，人们仍没有考虑把技术问题限定到保护范围中？

第三个原因在于，上述极端情况只存在于假设，在实际中几乎不可能出现，无法引起人们的思考。

如果真的出现了相关案例，特别是案例中的技术方案是a类技术方案或者b类技术方案时（如一种电路结构，在同一天被不同申请人提出申请，两个申请用于解决不相关的技术问题），相信会有更多人讨论技术问题与保护范围的关系。

此外，按现有方式理解“已知产品的新用途发明”，还阻止大家思考，是不是在后的“已知产品的新用途发明”保护范围一定要落入相应在前产品申请的保护范围，前文已讨论。

前文提到：对两个申请人先后为治疗不同疾病，而提出同一药品时，在后申请的保护范围可以考虑不落入先申请的保护范围。补充说明的是，由于在先申请人能够获得较大保护范围的药品制作方法专利权，因此，可以理解为是对在先申请人权利的弥补，是一种平衡。

但是，如果两个申请人为治疗不同疾病，同一天申请同一种药品时，如果两个申请人都申请了药品的制作方法，两个方法专利权的保护范围可能是相同的。这时，应该还是需要采用现有的方法，在两个申请人中，选择一个申请人获得相应的药品制作方法专利权。

三、总结

总结前面的内容可以知道：

1.对“绝大多数技术方案”而言，技术方案能且仅能解决申请文件中所涉及技术问题，不考虑技术问题对专利保护范围的限定，也是合理的，并且还省去不少麻烦；

2.即使“少数技术方案”会遇到技术问题与保护范围关系的考虑，也由于“已知产品的新用途发明”的存在，使问题得到回避，并阻止人们对一些问题的思考；

3.最可能需要考虑用技术问题限定保护范围的极端情况，实际很难发生，也无法引起人们的思考。

正是因为上述3个原因，导致长期以来人们都没有考虑用技术问题限定保护范围。

然而，有另一种情况，会让人们考虑用技术问题限定保护范围。

这种情况是：申请人因为不限定技术问题，反而使整个申请都无法获得授权（申请人开始时肯定不希望增加技术问题的限定，毕竟加入任何限定都会使保护范围变小）。

因为，不增加技术问题限定的保护范围，会导致存在一种审查观点：

权利要求保护范围限定的就是技术方案本身，只要有一种途径（即为解决其中一个技术问题）得到技术方案是显而易见的，技术方案就没有创造性。

这样的审查观点对应的一种情况正是前面已经提到的内容：申请文件中，技术方案解决一些技术问题是非显而易见的，解决另一些技术问题是显而易见的，然而，申请却因为显而易见的内容而被驳回了。

这样的审查观点还会导致另一种情况，即审查时较为轻率地选择申请文件记载以外的技术问题作为“发明实际解决的技术问题”，例如利用前面提到的“显然的技术问题”，重新合成技术方案本身，驳回申请。

可见，为了避开上述审查观点，需要思考技术问题与技术方案的关系，考虑把技术问题限定到保护范围中。

有一个实例是，思博上有人提出主题为《如何理解权利要求保护范围与解决技术问题的关系？》的帖子，部分内容如下：

权1的保护范围与该专利所要解决的技术问题有没有关系呢？？

就好比，为了解决某项技术问题A，专利权人提出了技术方案B，以解决问题A；然而代理人在将技术方案B写成权利要求书时，将其升华了，使得从字面上阅读时权1同时可以解决技术问题A\C\D\E\F....，但说明书中只提到了技术问题A，那么如果有假想人将该方案用于解决技术问题\C\D\E\F的时候，并且C\D\E\F与A无关系。

请问，假想人算不算侵犯该专利的专利权？

综上，专利的保护范围是否应当考虑专利中记载的技术问题？

总结可知，需要将技术问题限定至发明和实用新型专利权的保护范围，以改变专利权的保护客体，理由至少如下：

1.理论上更加严谨：对于任何无法与申请文件中技术问题构成“半封闭系统”的技术方案而言，使保护范围更加合理；给“已知产品的新用途发明”更好的解释；对上面假设的极端情况能给予较好的解释和解决；使人们思考在前申请的产品专利权是不是一定覆盖在后申请的产品专利权；

2.避开审查员采用上述审查观点来驳回相应的专利申请。

将技术问题限定至专利申请的保护范围，势必带来整个专利体系的改变，带来新的困难和问题。因此，虽然本文的主题为“专利权的保护客体需要修改”，但是，如果能够通过其它方法，使上面2点涉及的各种特殊情况都能得到妥善处理，那么，不改变现行专利体系也不影响。

最后，感谢指导老师房平木律师，感谢Joie、Sarah、Robin、小狼、十八哥、加点糖、乐姐和德哥，以及其他对前文及本文观点给予关注、支持、分享和讨论的业界朋友，本文及前文的形成，与业界朋友的关注、支持、分享和讨论分不开。

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作者：半夏    指导老师：房平木律师

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