《专利法》中三处类似术语的区别与适用

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：徐苏明  付倩   专利代理人

原标题：《专利法》中三处类似术语的区别与适用

《专利法》中有三处涉及“同样”、“相同”的术语，分别是第九条（A9）中的“同样的发明创造”，第二十二条第二款（A22.2）中的“同样的发明或者实用新型”和第二十九条（A29）中的“相同主题”；三条相关规定虽然是分别针对重复授权、新颖性与优先权三个不同的问题，但是因为表述上有些类似，有时候确实不好区分。笔者基于三者的当前及历史定义对其进行了研究。

我国自1984年颁布第一部《专利法》以来，分别于1992年、2000年和2008年对其进行了三次修正。与此同时，为了适应形势发展，还于不同时间公布了配套的《专利法实施细则》及《专利审查指南》，并分别进行了数次修订。

作为专利代理人几乎每天都要与之打交道的三部专利法律法规，尤其是《专利法》，从2008年修正至今，已经走过了十个年头。众所周知，法律在制定过程中，每一字一句通常都是需要经过严谨推敲的，《专利法》也不例外。笔者在不断学习《专利法》的过程中，发现三处在表达上比较类似，但背后的含义却不尽相同的术语，在此和大家做一个分享。

《专利法》中有三处涉及“同样”、“相同”的术语，分别是第九条（A9）中的“同样的发明创造”，第二十二条第二款（A22.2）中的“同样的发明或者实用新型”和第二十九条（A29）中的“相同主题”。

其中，《专利法》第九条为：

同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

《专利法》第二十二条第二款为：

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

《专利法》第二十九条为：

申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

可以看到，上述三条相关规定虽然是分别针对重复授权、新颖性与优先权三个不同的问题，但是因为表述上有些类似，有时候确实不好区分。笔者基于三者的当前及历史定义对其进行了研究。

关于“同样的发明创造”

《专利审查指南》中第167页有关《专利法》第九条中对同样的发明创造的处理的解释为：“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（专利）中存在的保护范围相同的权利要求。判断原则中规定：两件专利申请或专利说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同。

因此，在实际适用中，应该是通过对比当前专利申请的权利要求书与在先申请（专利）的权利要求书，以进行是否重复授权的判断。如果二者权利要求不相同，则不构成同样的发明创造。

关于“同样的发明或者实用新型”

《专利审查指南》中第156至157页有关新颖性的审查原则、审查基准中规定：被审查的专利申请与对比文件的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案、预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。专利申请与对比文件单独对比，如果属于同样的发明或者实用新型，申请则缺乏新颖性。

需要指出的是，由于“同样的发明或者实用新型”和“相同主题”的专利申请是存在一定程度定义重合的，过往很多人也是当成同一个概念在使用。确实，在2001年版的《审查指南》中，对二者的定义也是几乎相同的。但需要注意的是，判断新颖性还有上下位概念和数值范围重合等考量因素，而判断优先权则是没有这些因素的。所以在2006年版的《专利审查指南》中将“……相同”的表述修改为了“……实质上相同”的表述，以示区别，并将这一表述沿用至今。

因此，在实际适用中，需要通过对比当前专利申请的权利要求书和对比文件的全文的技术内容是否实质上相同，以判断对比文件是否可以构成用于评价当前专利申请新颖性的抵触申请。其中需要考量的因素还包括：是否可以直接地、毫无疑义地确定技术内容，是否具有上下位概念的采用，是否采用惯用手段的直接置换，以及是否有数值范围重合等情况。

关于“相同主题”

《专利审查指南》中第162页有关优先权的规定中对相同主题申请的定义为：《专利法》第二十九条所述的相同主题的发明或实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案、预期效果相同的发明或实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。

通过上述对“同样的发明或者实用新型”与“相同主题”间区别的介绍，可以看到，用于判断优先权的“相同主题”的标准相较更容易一些。

因此，在实际适用中，可通过对比在后申请的权利要求书与在先申请的说明书全文来判断在后申请是否可以享有优先权。

最后，通过下表进行对上述三处术语的总结。

可见，“同样的发明创造”、“同样的发明或者实用新型”和“相同主题”三个概念并不完全相同，具体适用时虽然都要考虑技术领域、技术问题、技术方案和技术效果四个方面，但审查的角度、基准不尽相同，不能简单地将三者看成是一个意思。

相信大家在准确理解了上述三处术语的相应区别及适用后，在进行客户咨询、撰写申请文件及答复审查意见时，都能更准确地拿捏相关法条。

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作者：徐苏明  付倩   专利代理人

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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