打击虚假商标申请！美国专利及商标局推出「两项新举措」

#本文仅代表作者观点，未经作者许可，禁止转载，文章不代表IPRdaily立场#

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：B. Brett Heavner与Hiroki Otsuka   美国飞翰律师事务所律师

原标题：打击虚假商标申请：美国专利及商标局推出两项新举措

截至2018年3月底，美国专利及商标局（USPTO）最新推出两大商标举措，旨在打击虚假申请或恶意申请。第一项举措“随机审查计划”已经于2017年3月21日启动，旨在打击虚假的持续使用声明（提交用于保留或续展美国商标注册）。第二项举措“商标使用证据举报项目”于2018年3月6日推出，旨在提供一种对使用数码合成、更改或伪造的商标样本注册进行举报的便捷方式。尽管这两项举措将显著提升美国专利及商标局确保所有美国商标注册真正符合注册资格的能力，但也可能为不知情的美国境外商标所有人埋下隐患，因为他们未能完全理解美国法律对在美国商业领域中使用商标的规定法则。如下文具体描述的，这些项目中的涉案的商标申请和注册很可能被完全或部分撤销。

背景：理解出现了什么问题

绝大多数国家并未要求商标所有人在获取或续展商标注册时，提交关于其商标正在使用的证明。因此，绝大多数地区允许商标所有人在其商标申请和注册中指定其并未提供（或计划提供）的商品和服务。然而，在美国，采取的方法却截然不同。在申请注册商标时，美国公民和企业必须证明其商标正用于其申请所列的所有商品和服务市场中。根据使用证据要求，申请人必须提交有关商标正用于所有所列商品和服务市场的声明，以及申请用于所列商品或用于宣传所列服务的商标样本或样品。就申请中包含的各尼斯类别的商品和服务，申请人必须提交一份样本。尽管《马德里协定》和《巴黎公约》允许美国境外商标所有人在无需证明其商标正在使用的前提下获取美国注册，然而，目前，美国境外商标所有人在美国商标注册之日起第六年以及每次更新美国商标时，依然需要提交声明（含样品），证明商标的使用。  

美国商标体制政策旨在确保美国商标注册是对市场的准确反应。也就是说，美国商标注册以美国消费者实际体验商标为前提对商标进行保护，而不是基于所有人选择的商品或服务抽象列表对商标进行保护。此外，美国专利及商标局并不希望美国商标注册簿中充斥着未实际使用的商标注册。未在美国商业领域使用的商标，一旦注册，只会占据美国商标注册簿空间，并对公众造成不必要的费用。例如，公众依赖美国商标注册簿确定是否可在美国使用和注册拟议新商标。假冒注册商标可能影响公众做出此类判断。  此外，未来商标所有人将需要投入成本，调查假冒注册商标的实际使用情况，提交申请反对或撤销注册，甚至需要更改所选商标，以避免不必要的冲突。

考虑到“使用”在美国商标体系中的独特中心地位，所以非美国商标所有人在理解和遵守美国注册后使用要求时面临重重困难，也并不奇怪。因此，无论是出于一无所知、粗心大意或欺诈意图，非美国商标所有人常常提交错误的注册后声明，声明对于注册所覆盖的“所有”商品和服务，其商标正在美国商业领域得到使用。然而事实上，该商标仅仅正在用于部分所列商品和服务。在2012年6月21日至2014年6月21日年期间，美国专利及商标局开展了一项为期2年的试验研究，确定了虚假声明问题的严重性。[1]该试验研究随机选取约500件已提交注册后使用声明的注册。在试验研究期间，美国专利及商标局审查员指定了所列商品和服务外的其他项目，并要求注册人提交关于该指定项目的使用证据。在选中的《马德里协定》和《巴黎公约》注册人中，分别约有73%和65%注册人无法证明指定项目的使用，从而导致注册被全部或部分撤销。

除虚假声明问题外，美国专利及商标局还注意到提交伪造样本也呈上升之势。美国专利及商标局规定要求：样本必须向审查员正确表明在正常经营过程中，商标如何在消费者购买商品或服务时向其进行展示。然而，某些商标申请人却向美国专利及商标局提交电脑生成的样本。这些虚假样本无法反映消费者如何体验商标，因此违反美国专利及商标局规定。尽管某些“照片合成”样品易于发觉，遗憾的是，有的样本却能够以假乱真。这些虚假样本通常由不了解美国专利及商标局规则的美国境外申请人/注册人在未聘请美国法律代理的情况下提交。他们可能认为这些伪造设计可展示其在一般情况下如何“使用”。此外，为了避免延迟或者为了获取涵盖更广商品和服务范围的注册，有的美国境外商标所有人则故意使用虚假样本。  

随机审查计划

面对普遍的虚假注册后使用声明问题，美国专利及商标局更改了规则，为审查员提供查处虚假提交的新工具。特别是，美国专利及商标局新规要求所有人提交额外必要信息、样本、展品和声明，以适当审查原先注册后使用声明。[2]

美国专利及商标局计划每年随机审查约10%注册后使用声明，实施本新规。  按照近几年商标申请注册数据推算，2018年美国专利及商标局应审计约9400项注册。[3]这并非一个小数目。随机选取的注册必须为（i）涵盖某一类别中四种或以上商品/服务的单一类别注册；或（ii）至少两个类别中，每类别涵盖两种或以上商品/服务的多类别注册。下文将举例说明《随机审查计划》程序如何应用于美国注册。[4]

第一步：选择

El Batel 公司针对下图所示商标拥有第3313101号注册：

注册涵盖以下三类商品：

第7类：电动工具，即钻孔器、角向磨光机、圆孔电锯、圆锯、线锯、往复锯和砂轮机；用于圆锯、线锯、往复锯和孔锯的电动锯条；用于金属、砌石、花岗岩、玻璃和木头钻孔的钻头；磨刀石；瓷砖切割机；液压千斤顶以及用于切割和研磨金属或砌石的电动工具切割和磨削磨盘；

第8类：手工具，即修指甲器具和套装、锤、螺丝刀、扳手、锯、钳、美工刀、龙头、刮刀、泥刀、木头和塑料馒刀和灰板；手工锯刀片；用于系放工具带的工具袋；工具带；工具带；工具架。

第9类：量具，即尺、卷尺和木工尺；防护设备，即防护面罩、防护手套、防护面罩和护目镜。

El Batel 公司及时提交了续展声明，声称在所有所列商品上使用了商标，并提交显示在电钻（第7类）、锤（第8类）和卷尺（第9类）上的商标样本。由于注册包含1种以上类别，且每种类别具有2种以上商品，因此符合《随机审查计划》资格。尽管美国专利及商标局接受了原始商品（即电钻、锤和卷尺）的使用声明和样本，但随机选择了El Batel公司，审查其注册所列其余商品。

第二步：第一次审查意见通知书

经筛选参与此计划后，审查员发出第一次审查意见通知书，要求El Batel 公司提交相关使用样本，证明该商标已经使用在审查员酌情选择的额外指定物品上。其中审查员特别要求提供使用第7类“磨锐刀具”和“切割机”以及第8类“刮刀”和“刀座”的使用商标证明。第一次审查意见通知书中还包括一份建议意见，建议El Batel 公司在无法提交合理使用证据的情况下，自行删除指定商品。此外意见还建议，如果El Batel 公司未能提供符合要求的使用证据，可能收到第二次审查意见通知书，并且若El Batel公司未能在六个月的截止期限内给出回复，可能导致注册完全被撤销。El Batel 公司针对第一次审查意见通知书的回应，提交了指定商品的使用样本，同时声明在第一次提交时已经在这些商品上使用了该注册商标。因此El Batel 公司收到了核准通知书，并成功保持了所有原始商品的注册。

第三步：第二次审查意见通知书

若El Batel 公司删除了审查员在第一次意见通知书中指定的商品，或者提交了无法被接受的指定商品使用证据，审查员可能会发出第二次审查意见书。在第二次审查意见书中，审查员将要求其提供所属注册项目中剩余所有商品的使用证据。因此如果出现任何问题，El Batel 公司将不得不提交其注册项目中所有大约三十种在列商品的使用证据。

第四步：最终裁定

收到第二次审查意见书的回复后，审查员将审核所有提交的使用证据。如果商标所有人能够提交符合规定的使用证据，则对应商品和服务的注册将予以保留。而商标所有人无法提供充分符合规定的使用证据的商品和服务将被删除，并且注册将被部分撤销。如果商标所有人无法提供任何在列商品和服务的使用证据，或提交的使用证据无一被接受，其整个注册将被撤销。  

评注

如果美国境外商标所有人不熟悉美国“基于使用”的商标制度，随机审查计划可能会对他们造成不成比例的影响。美国境外商标所有人所注册的商标中更可能涵盖大量商品和服务，包括实际上并未真正使用商标，甚至不准备使用商标的商品服务。因此他们受到随机审查的风险更高。鉴于证明商标额外使用的负担和费用增加，美国境外商标所有人应在提交商标注册续展和更新申请时，自行删除并未在美国上市的商品和服务，避免签署包含未在美国使用商品和服务的任何声明书。此外，美国境外商标所有人还应考虑提前收集声明中所列每一项商品和服务的使用证据，减少随机审查计划带来的负担。

商标使用证据举报项目

由于美国以外的几乎所有商标制度都没有商标使用证据这一要求，因此想要让美国境外申请人了解美国法律下的这项要求特别困难。一般来说，美国法律要求提交的商品样本能够证明商品本身或商品包装上贴有相应商标。对于服务而言，商标使用证据则是服务相关广告或标牌，用于证明所提供服务的类型。除此之外，所有使用证据必须与绘图页中的商标完全相符，而且必须在美国境内商品或服务的正常销售过程中使用。

对于不太习惯如此狭义的合理“商标使用”定义的美国境外商标所有人而言，美国的商标使用证据条例似乎是个巨大的负担。很遗憾的是，美国严格的商标使用证据条例有时迫使美国境外商标所有人生产假证据以应付美国专利及商标局的审查。最常见情况下，美国境外商标所有人在受挫后会在互联网上找到一张某产品的素材图片（如图1所示），然后将商标插入图片中（如图2中YI AUDIO申请的商标所有人所为）。  

图1

图2

直到最近美国专利及商标局的审查员都很难拒绝提供假证明的注册申请，除非证据造假过于明显。而受到假证据损害的其他商标所有人必须提出异议或要求撤销因欺诈而实现的商标注册。然而在美国，异议和撤销程序成本很高，这给深受造假商标注册损害的商标所有人带来不公平的负担。为了纠正这一状况，美国专利及商标局在2018年3月3日实施了一个新项目，任何人如果担心出现商标使用证据造假，可以向美国专利及商标局提交举报信。这种举报的效果与异议或撤销相似，只是前者省略了很多繁文缛节。

如需根据这个新项目进行举报，举报方可以向美国专利及商标局特殊举报试点项目发送电子邮件，邮箱地址：TMspecimenprotest@uspto.gov。

举报邮件中必须包含下列两项中的一项：

1、第三方使用相同图片，但是没有相关商标的客观证据。例如，可以包含素材图片所在网站页面或者显示的相同图片中没有相关商标的其他网站。

2、使用相同物品图片和网站模型，但使用不同商标的先前注册号和/或申请号。

这些举报邮件必须在公示后三十天之内提交到美国专利及商标局。商标使用证据举报项目目前仅限于标准的“基于使用”商标申请，因为这些申请中必须先提交使用证据商标才会公布。项目此不适用《马德里协定》和《巴黎公约》注册人的注册后提交的使用声明书。不幸的是，注册后使用声明书是证据造假的一个重灾区，但本举报项目暂时不涉及这个方面。很可能在未来美国专利及商标局会扩大项目覆盖范围，将此类使用说明书也纳入举报范围。至少商标使用证据举报项目会向所有申请人发送消息，表示美国专利及商标局已经意识到申请人提交伪造证据的现象，并表达绝不容忍此类行为的决心。   

结论

随着越来越多美国境外商标所有人提交商标申请，美国专利及商标局意识到需要为不理解“基于使用”商标制度，或者不理解商标实际使用证据重要性的那部分申请人，进行规则的调整。随机审查计划和商标使用证据举报项目是保障公平的重要步骤，因此需要证明商标使用的申请人必须准确诚信地完成这些步骤。

考虑到问题的严重性，对于美国专利及商标局坚持抵制声明书和使用证据造假的决定，美国境外商标所有人不应该感到惊讶。但是美国境外商标所有人也无需为此感到担心。这些项目不会对那些花时间确保其美国商标注册中所列的商品和服务准确反映其在美国经营活动，而且保留其商标在美国使用证据的美国境外商标所有人带来任何障碍。

注释：

[1]美国要求从注册日起第5年至第6年间或者在更新时提交誓言书。

[2]《美国联邦法规》第37篇第 §2.161(h)节（37 CFR §2.161(h)）和《美国联邦法规》第37篇第§737(h)节（37 CFR §7.37(h)）

[3]https://www .uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY17PAR.pdf

[4]由于根据《随机审查计划》发布的审查意见通知书尚未公开，因此，示例采用的是根据试验研究发布的审查意见通知书。然而，由于审查意见通知书详情大致相同，因此，上述示例依然有用。

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：B. Brett Heavner与Hiroki Otsuka   美国飞翰律师事务所律师

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

推荐阅读

【2天成为区块链IP精英】区块链知识产权精英特训营来了！

大咖来了！这些重磅嘉宾将要出席2018全球区块链知识产权峰会

“投稿”请投邮箱“iprdaily@163.com”

「关于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影响力的知识产权媒体+产业服务平台，致力于连接全球知识产权人，用户汇聚了中国、美国、德国、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司、成长型科技企业IP高管、研发人员、法务、政府机构、律所、事务所、科研院校等全球近50多万产业用户（国内25万+海外30万）；同时拥有近百万条高质量的技术资源+专利资源，通过媒体构建全球知识产权资产信息第一入口。2016年获启赋资本领投和天使汇跟投的Pre-A轮融资。

（英文官网：iprdaily.com  中文官网：iprdaily.cn） 

本文来自IPRdaily.cn 中文网并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意，并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场，如若转载，请注明出处：“http://www.iprdaily.cn/”