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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：申发振 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
原标题：从一个案例看临时保护以及专利申请策略中的“坑”
摘要：本文从热点案例出发，首先提出了对裁判要点的理解。进而思考了可能的对相关法律规定的解释。并结合思考，给出了相应的专利申请策略的提示。
关键词：优先权、临时保护、提前公布
这些年，格力公司与奥克斯公司的专利纠纷颇为引人注目。最近看到广州知识产权法院针对其中一案的民事判决（（2016）粤73民初2490号），其中涉及的法律问题很有特点，值得进一步思考和研究。
一、裁判要点的理解
本案中的涉案专利为实用新型专利（ZL201620412363.0），主题是一种空调器室内机。
法院的裁判要点：
1.被诉侵权技术方案落入原告涉案专利权的保护范围
法院认为，被诉侵权技术方案包含了涉案专利在无效程序中修改后的权利要求1-7的全部技术特征，因此被诉侵权技术方案落入原告涉案专利权的保护范围。
可见，在实体问题上，原告获得了法院认定的支持。
2.被告的制造、销售被诉侵权产品的行为不构成侵害专利权的行为
遗憾的是，在认定被诉侵权技术方案落入原告涉案专利权的保护范围的情况下，法院并没有支持原告要求被告立即停止制造、销售被控侵权产品以及赔偿原告经济损失等诉讼请求。
是不是有点令人费解的感觉？不过，研究本案的案情，法院判决基本上是严格依据法律规定的。
根据《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，实用新型专利权被授予后，任何单位或个人未经专利权人许可，不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。据此，法院认为涉案专利的专利权保护始于原告涉案专利的授权公告日，即2016年8月3日。
本案中，被告确认被诉侵权产品是其制造的，结合公证书及实物等证据，足以认定被告存在制造及销售被诉侵权产品的行为。但是，原告公证购买的被诉侵权产品的制造日期是2015年11月，早于原告涉案专利的授权公告日；原告向北京智慧知识产权司法鉴定中心提交鉴定的产品的保全日期是2016年6月15日，即该产品的制造日期也早于原告涉案专利的授权公告日；并且，原告承认另一台其自购用于拆解的被诉侵权产品的制造日期也早于2016年8月；此外，原告并没有其他证据证明被告在涉案专利授权公告后仍在制造被诉侵权产品；同时，被告亦辩称在原告涉案专利授权前已经停止制造被诉侵权产品。综上，法院认为在现有证据情况下，被告在涉案专利授权公告后没有制造被诉侵权产品的行为。
但对于实用新型专利权被授予前已经制造的专利产品在专利权被授予后继续销售是否构成侵权的问题，法律没有明确规定。对此问题，法院认为：最高人民法院指导案例20号《深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案》的裁判要旨为：在发明专利申请公布后至专利权授予前的临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售，即使未经专利权人许可，也不视为侵害专利权。根据这一裁判规则应当可以延伸出如下规则：实用新型和外观设计专利授权前制造的专利产品的销售、使用等后续行为，也不侵害专利权。
此外，法院认为，实用新型专利权是在被授予后才能请求给予保护，在授权公告日之前制造落入专利保护范围的产品不构成侵权，不属于侵权产品，自然而然该产品的后续销售行为也不应构成侵权，否则就违背了专利法“以公开换保护”的初衷，为尚未授权的技术方案提供了专利权保护。
因此，法院认定：被告在涉案专利授权日前制造被诉侵权产品以及在涉案专利授权日后销售被诉侵权产品的行为，均不侵害涉案专利权。
二、对法律解释的思考
从本案的案情，笔者思考到的一个问题是：发明专利申请的临时保护能不能延及要求了其本国优先权的实用新型专利？
这虽然可能不是本案的焦点，但却是笔者的主要关注点。
首先有必要交待一下相关背景。涉案实用新型专利不是首次申请，要求了之前提交的在先申请的201510234245.5“空调器室内机”发明专利申请的本国优先权。该在先申请的申请日为2015年5月8日，并且已于2015年7月29日公布。可见，该在先申请可能要求了提前公布。
根据专利法第十三条的规定，发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。这就是所谓的“临时保护”，目的是在公布发明专利申请到授权公告这段期间给予（最终获得授权的）发明专利申请一定程度的保护。
可见，如果涉案实用新型专利的在先发明专利申请最终获得授权，则原告（专利权人）实际上有机会基于该在先发明专利申请，要求包括被告在内的实施者支付临时保护期内的使用费。
涉案实用新型专利的特殊性在于涉及本国优先权。根据《中华人民共和国专利法实施细则》第三十二条的规定，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。因此，涉案实用新型专利的在先发明专利申请由于没有最终获得授权，也就不可能产生针对该在先申请的临时保护权利。
但是，由于上述特殊性，涉案实用新型专利作为在后申请，其技术方案已经由于在先申请的提前公布而在授权日前被公开，从而有可能被他人在授权日前获知并实施。这与专利技术方案在授权公告日前通常未曾公开的实用新型专利不同。
诚然，如法院所认定的，申请涉案实用新型专利是原告对于在先申请的发明专利与后一申请的实用新型专利二者之间根据意思自治所作出的选择，其应当预见到后一申请的实用新型专利的相关技术特征存在先于授权日前被公开、并有可能被他人在授权日前获知并实施的情况。但是，由原告承担无法对被告在涉案专利授权日前制造及销售落入其专利保护范围的被诉侵权产品以及在涉案专利授权日后销售上述产品的行为获得任何救济的后果，从观感上看有违公平，似乎实质上也不符合专利法所追求的“以公开换保护”的法益。
进而言之，从相关法律规定以及法理上，有没有可能支持作为原告的专利权人享有一定的类似临时保护的权利呢？
就本案而言，涉及两个关键要素：提前公布的在先发明专利申请和要求其本国优先权的在后实用新型专利申请。我们可以试着从设立临时保护的初衷和本国优先权的效力这两方面来探讨。
专利法规定临时保护，目的在于平衡专利权人和公众的利益。一件发明专利申请初审合格后都要公布，无论是法定的自申请日起满十八个月后即行公布还是根据申请人的请求提前公布。之后，第三人就可能通过阅读公布的申请文件了解发明的内容，从而也就有可能实施该发明。而如果该申请最终被授予专利权，专利权自国家知识产权局公告之日起生效。因此，在公布发明专利申请到授权公告这段期间内，所公开的发明无法获得专利保护。而设定临时保护可以对专利申请的公布给予一定的补偿。
专利法为什么对被授予专利权之前的实用新型和外观设计专利申请没有规定给予临时保护？是因为实用新型和外观设计专利申请不值得这么做吗？显然不是。这应该归因于不同的法律制度和审查程序。实际上，根据现有的专利法制度，实用新型和外观设计专利申请在被授予专利权之前是没有公布程序的。没有公布其技术方案或设计，当然就谈不上临时保护了。
但是，上述的规定没有考虑到实用新型和外观设计专利申请在被授予专利权之前，其技术方案或设计也可能被国家知识产权局公布的情况。如本案中，虽然实用新型专利申请本身没有在被授予专利权之前公布，但是其技术方案实际上已经在要求了本国优先权的在先发明专利申请中公布了。同样，第三人也就可能通过阅读公布的申请文件了解发明创造的内容，从而也就有可能实施该发明创造。因此，给予诸如本案这种情形的实用新型专利类似临时保护也是符合专利法规定临时保护的初衷的。
另一方面，根据巴黎公约和专利法规定，外国优先权和本国优先权具有如下“优先”效力：申请人在（外国或本国）首次申请后，就相同主题的发明创造在优先权期限内向中国提出的专利申请，都看作是在该首次申请的申请日（即，优先权日）提出的，不会因为在优先权期间内，即优先权日与在后申请的申请日之间任何单位和个人提出了相同主题的申请或者公布、利用这种发明创造而失去效力，且由于有作为优先权基础的首次申请的存在，使得从优先权日起至中国在后申请的申请日中间由任何单位和个人提出的相同主题的发明创造专利申请因失去新颖性而不能被授予专利权。
简言之，申请人提出的在后申请与其他人在其优先权日之后就同一主题所提出的申请相比，享有优先的地位。并且，在优先权日后，与第一次申请主题相同的发明、实用新型或外观设计的公开发表或者使用，不损害在后申请的新颖性和创造性，并且也不会给第三人带来任何权利。
而在上述类似本案的情况下，虽然涉案的实用新型专利要求了本国优先权，但是从目前的案情看其优先地位并未得到充分保障。具体地，其在先发明申请的公布为包括被告在内的第三人带来了如下利益：在涉案专利的在先发明申请的公布后、涉案专利授权日前，制造被诉侵权产品以及在涉案专利授权日后销售被诉侵权产品的行为，均不侵害涉案专利权；并且，在先发明专利申请的提前公布也没有为涉案实用新型专利带来临时保护。
综上，无论是从临时保护的初衷和主旨看，还是从本国优先权的效力和意义看，都可以得出：如果在后实用新型专利申请的技术方案已经在要求了本国优先权的在先发明专利申请中公布，则有必要对该实用新型专利申请给予类似临时保护的权利。即，将发明专利申请的临时保护延及要求了其本国优先权的实用新型专利。当然，这也更加符合公平合理的原则，更加符合专利法所追求的“以公开换保护”的法益。
那么，基于现行的专利相关法律，能够做出涵盖上述意见的解释呢？笔者认为，可以考虑运用目的解释原则和扩大解释原则，对专利法规定做出合理解释。例如，专利法第十三条的规定了发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。
这里，临时保护权利是发明专利申请公布所发起的，目的是给予申请人针对面向公众的公布行为一定的补偿。而被他人实施的“发明”并不一定限于仅仅对应于该发明专利申请。特别地，要求了其本国优先权的实用新型专利中的相同主题的技术方案也可以属于该“发明”的范畴。换言之，这里的“发明”可以是广义的发明创造的涵义，并不是指向狭义的仅对应于发明专利申请的发明，而可以包括对应于属于同一专利申请家族的实用新型申请的发明。
退一步讲，即使认为目前的法律规定不宜按照上述方式解释，在今后修改专利法等时也建议考虑将发明专利申请的临时保护延及要求了其本国优先权的实用新型专利，以体现加大知识产权保护力度的指导思路。
三、专利申请策略应该避免的“坑”
也许有人已经注意到，本案中原告举证的证据未能证明被告在涉案专利授权公告后仍在制造被诉侵权产品，是其在一审中处于不利地位的关键点。但是，回顾整个案情，原告有没有在专利申请策略上埋下的“坑”？
首先，我们知道，针对同样的发明创造同日提交实用新型专利申请和发明专利申请是申请人常用的策略，尤其是对于重要的发明创造。由于实用新型专利申请不经过实质审查，通常会较快授权，有利于专利权人尽早行使专利权；而发明专利申请经过实质审查，可以提升专利的稳定性和质量，且专利保护期长。并且，在专利申请审查过程，可以根据市场的状况以及技术生命周期，选择其中一个专利权维持，或者通过修改获得两个范围不同的专利权予以维持。
具体到本案，可以注意到，作为本国优先权基础的在先发明专利申请，并没有在申请时同日提交实用新型。而在申请涉案的实用新型专利时，调整了策略，还就同样的发明创造同日申请了发明专利。联系到原告的举证时间，以及在先发明专利申请的提前公开，推测可能在提交在先发明专利申请后不久，就发现了市场上存在的被控侵权行为。但是，发明专利从申请日到授权日通常较长，平均需要两年半左右的时间。可能为了加快授权和行权的速度，原告采用了利用本国优先权提交实用新型专利申请的策略。而此时距离首次申请的时间已经过去了将近一年的时间。至少目前的诉讼结果表明，亡羊补牢可能为时已晚。
这不仅让人感叹，如果在首次申请时采用同时提交发明专利申请和实用新型的策略，是不是就能避开这样的“坑”呢。
另外，原告通过利用本国优先权，实现了从发明到实用新型专利申请的转换。但是，如前所述，基于目前法律规定，原告很有可能无法享有临时保护的权利，也无法限制涉案专利授权日前制造被诉侵权产品以及在涉案专利授权日后的销售行为。至少目前一审情形是如此。
顺便提及，如果是在《专利优先审查管理办法》（自2017年8月1日起实施）已经施行的期间，还可以采用请求优先审查的策略。在发明专利申请已经进入实质审查程序的情况下，基于有证据证明他人正在实施其发明创造的理由，请求优先审查。在国家知识产权局同意进行优先审查的情况下，发明专利申请应当自同意之日起在四十五日内发出第一次审查意见通知书，并在一年内结案。这样，就无需通过本国优先权转换到实用新型专利申请来加快授权，也不会有丧失临时保护权利的风险。
最后，可以注意到：原告在提交在后的实用新型专利申请时，还变更了代理机构，并试图修改完善在先发明专利申请中权利要求中撰写的技术方案。就这一点而言，对于申请人而言，综合考虑，选择值得信赖的代理机构长期合作，可能是更为有效的策略。
来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：申发振 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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