专利的自由实施及其对布局的借鉴！

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：刘仁锁

原标题：专利自由实施及其对布局的借鉴

专利权作为一种对世权、排他权而非保证权利人自由实施的专有权，字面含义容易给他人，特别是外行人员造成误解。取得一项专利权法律并不保证权利人有权实施该专利所包括的技术方案，法律所赋予的是权利人有权禁止他人未经许可以生产经营为目的而实施其专利（《专利法》第十一条）。既然如此，在什么情况下，取的某一技术方案的专利权权利人可以自由实施，又在什么情况下，权利人不能自由实施。在此，笔者从权利边界进行区分。

（一）不能自由实施

《专利法》第五十一条第一款：一项取得专利权的发明或者实用新型比前已取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。

第五十一条第一款虽属强制许可条款，但从其中一个侧面阐述了取得专利权不能自由实施的情况，业界习惯将该情况下的专利称之为从属专利，即从属专利的权利要求范围内包括了一个或多个其他专利（即被从属专利或者类似独权的独立专利），从属专利在实施时必然落在被从属专利的权利要求范围内，如果没有取得被从属专利权利人的许可，自然造成侵权。这是取得专利权不能自由实施的情况。

在取得某一技术专利权时，有时不能判断该专利是否为从属专利，一方面源于检索的不完全性，另一方面从时间上看，被从属专利可能早于从属专利申请日，也可能晚于从属专利申请日甚至晚于公布日或授权日，因而从某种程度上说任一项专利都有着作为从属专利的可能，即不能自由实施的可能，这为权利人自身实施专利敲响了警钟。

（二）可以自由实施但无实质意义

《专利法》第五十一条第二款：在依照前款规定给予强制实施许可的情形下，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。

第二款从另一个侧面间接阐述了取得专利权可以自由实施但无实质意义的情况，我们不妨称之为被从属专利。被从属专利权利要求范围之外包括了一个或者多个其他从属专利。尽管从该条款上看被从属专利的实施不必会落入从属专利的权利要求范围，但是实际情况很多被从属专利的实施又不得不落入从属专利的权利要求范围。

譬如一项产品的制备由原料到中间体再到成品二个环节制得，甲获得了一项由原料制备中间体的方法专利，而乙在甲公开的专利基础上通过对其中某一步骤优化、改进或者增加新的步骤，使通过甲的专利方法获得中间体的效率大大提升（即类似第一款所述情况）并同样获得专利权，甲通过实施自身专利已经难以在激烈的市场竞争中获得优势而不得不需求乙的授权许可。另一方面乙在甲的专利基础上又取得了由中间体制备成品的方法专利，如果甲要增加销售规模、扩大经营范围或者延伸产业链，同样不得不需求乙的授权许可。这是取得专利权可以自由实施但无实质意义的情况。

一个典型的案例是有关我国自主开发的芳砜纶。在由我国研发人员开发出芳砜纶之前，美国杜邦公司在二十世纪六十年代发明并投入使用的Nomex（诺梅克斯），是一种良好的耐高温阻燃纤维，耐热性能和电气性能都比较突出，畅销四十年而不衰。芳砜纶与Nomex相比，具有更加优异的性能，有望全面取代Nomex。2000年，中国工程院在给国务院的报告中对芳砜纶有专门的评述：我国自主开发的芳砜纶，具有卓越的耐高温特性，已用于军工配套和环保过滤材料等方面，应集中人力物力扩大生产。2007年在上海成立特安纶纤维公司准备投入生产，期间杜邦方面有意收购我方技术及该公司但未获得同意。收购未果后杜邦公司开始提前围绕芳砜纶产业链进行专利布局，对芳砜纶产品形成专利围墙，这样一来，处于产业链下游的相关公司如果采购特安纶公司生产的芳砜纶投入生产、使用就会侵犯杜邦公司专利权，使得特安纶公司最终未能取得预期销售业绩。

该案例中，尽管我方人员已经取得芳砜纶产品及相关制备方法专利，但是不是不能用于具体产业中，可以自由实施但基本失去了实质意义，只能通过交叉许可用于产业应用中，而此时我方人员在谈判中已经失去了一个重要的砝码，自然会处于不利地位。

（三）可以自由实施

如（一）中所述，只要专利权不是作为从属专利而存在，权利人原则上可以自由实施，但是无疑这只是一种理想的情况，我们不能排除无论是现在还是将来作为从属专利的可能性。

专利布局借鉴意义

尽管《专利法》第五十一条属于强制许可条款，在我国到目前为止尚未出现过一例因此条款而给予的强制许可案例（仅限笔者所知），但是在现实中存在着大量因此条款而产生的自愿交叉许可，这主要源于技术纵向发展很难再为一家公司所独占，必定是多家公司互相竞争、各自掌握着部分技术，尤其是通信领域，从最早的2G、3G、4G再到即将投入商用的5G，2G时代个别公司垄断了技术标准形成寡头，到了3G、4G、5G时代，慢慢的形成了多家各自掌握相关技术并共同参与标准制定的局面，当中自然会产生大量的交叉许可，其中一部分交叉许可涉及的专利必然是从属专利与被从属专利的关系，而且有时已经很判断从属专利与被从属专利谁会更有价值、具有更高的经济效益，更多的是源于技术中的交叉，形成你中有我、我中有你缺一不可的局面。

做好技术挖掘。对于研发出的一项技术，特别是核心技术或者关键技术，在进行专利申请时，除了要覆盖了技术本身，选择合适的保护范围，也要做好从权的布局（很多从属专利也可以利用从权进行替代同时可节省一笔费用），在后续的持续研发活动中，及时对原有研发成果进行补充布局（可以参考TRIZ专利布局策略）。对于那些不容易通过产品上市披露的技术或者短期内不会实现商业价值但具有应用前景的专利申请选择延迟公布，让相关技术信息避免较早进入公众视野，这为企业进行技术挖掘、专利布局留有了一个较为充分的缓冲时间。

技术情报工作的重要性。俗话说“知己知彼百战不殆”，做好技术情报工作，对于企业研发具有重要意义，研发方向的选择会直接决定企业未来战略走向进而影响到后续的经营业绩。情报来源主要源于竞争对手研发动向、相关企业的跨界研发、科研院所研究机构以及初创企业的研发动态。杜邦公司能够及时获知中国研发出的芳砜纶少不了其长期以来对技术情报工作的重视以及相关信息的敏感性。

基础专利或者核心专利的精准识别。一件专利从公布到授权再到后续的维持，随着时间的累计可能会产生大量的引用、无效、侵权纠纷，及时追踪、识别相关领域的基础专利或者核心专利并进行有效的布局是企业获得市场竞争优势的重要手段，企业可以选择围绕基础专利或者核心专利进行外围布局，也可以寻求替代方案，日本企业在追逐欧美技术发展过程中很多富有成效的做法值得我国企业效仿。芳砜纶案例也时刻警醒后人没有对应的专利布局，再好的产业布局也可能只是为他人做嫁衣。

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作者：刘仁锁

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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