【以案说法】如何应对内忧型和外患型的专利风险及其防范？

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：李英 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

原标题：知专利风险未雨绸缪，防企业受损财誉两失

随着国家知识产权战略实施，越来越多的企业感受到了专利的价值。但是企业的专利风险无处不在，无论在研发阶段还是在生产销售阶段，都有可能面临专利风险。所以必须知专利风险未雨绸缪先行一步，防企业受损财誉两失。

专利风险一般是企业在研发、生产经营、使用过程中由于创新成果未被充分发掘、专利被无效、被非法占有、流失、遭受侵权纠纷等的风险，也就是企业经营过程中可能碰到的与专利相关的各种“隐患”。企业的专利风险无处不在，无论在研发阶段还是在生产销售阶段，都有可能面临专利风险。请看以下模拟案例：

模拟案例1：A公司受B公司委托按照B公司提供的产品图纸生产某产品， C是涉及该产品的专利权人（实用新型专利），曾在业务推广中向B公司提供过该图纸。C发现A公司的生产销售行为后，向A提起侵权之诉（该例衍生自最高院民事判决书2013民提字第223号）。由于B公司提供图纸不构成专利权人C的默示许可，A公司侵权。原则上，A公司应对自己进行生产的产品的专利情况、许可情况等进行预先调查才能防范专利侵权风险。在没有做预先调查的情况下对委托产品进行生产说明没有企业专利风险的意识，是生产型企业的大忌。

模拟案例2：A公司享有专利a的专利权。该专利要求保护一种包括步骤a+b+c+d的使用方法，A公司分别制造了对应步骤a-d的设备a-d。 B公司是手机生产商，在该手机中装有购自C公司的芯片(该芯片可执行步骤a)，B公司同时从A公司购买了设备b-d来测定自己生产的手机是否可以进行步骤b-d（该例衍生自2015 京知民初字第1194号）？答案是：不可以。虽然制造方法存在专利权用尽，但使用方法不存在专利权用尽。B公司的行为表观上貌似规避了侵犯专利权，虽然设备a购自C公司，但是所有使用步骤都是由B公司完成的。一旦实施上述方案，则B公司无法规避使用方法的专利侵权。

模拟案例3：某国公司A委托本国事务所B撰写PCT专利申请A，该专利申请涉及医药上可接受的盐，在说明书中记载了该药物的制备例，但是没有给出任何定性或者定量数据证明式所述要求具有所述生物活性剂及医药用途。该专利申请后进入中国、欧洲、美国等国家，该专利申请在某国授权后，在中国以公开不充分而被驳回。事实上，该药物在糖尿病等的治疗上具有很好的前景（该例衍生自最高院行政裁决书（2015）知行字第352号）。问题出在哪里？原来，A公司和B事务所都没有做好专利风险管理，对于有全球市场的重要发明，应该先了解各国的审查实践要求，满足本国的授权条件，不等于满足各国的授权条件，对于专利代理事务所的选用、承办代理人的选用都直接会影响到专利挖掘和保护的可靠性。

细分专利风险来源，可以从源头上有效排查专利隐患。一般而言，企业专利风险可分为内忧型专利风险和外患型专利风险。

内忧型专利风险及其防范

来自企业自身的专利风险是内忧型专利风险，主要涉及研发活动期风险、生产活动期风险和贸易活动期风险。专利权是一种财产权，内忧型专利风险主要就是自身财产权受损风险或者侵犯他人专利权造成的风险。具体而言，内忧型风险既包括企业自身在专利挖掘、布局、保护、维护中存在的让自身的专利权益受损的风险，也包括自己企业研发、生产、贸易活动中侵犯他人专利权的风险。

上文模拟案例2中这种貌似规避实则落入侵权之境的风险，企业可以借助于聘请或者咨询专利顾问等防范。一般说来专业的人做专业的事情，对于专利顾问而言，自身储备了大量的判例，基于对法律的理解可以提供专业的防范建议。

模拟案例3中企业在专利挖掘的时候只考虑到了本国的审查情况，没有考虑到其他国家的审查实践，只有选用有国际代理经验丰富的代理所和对各国审查实践清楚的代理人才能避免这种风险。例3这种情况还属于一个申请的孤立事件。可以通过调研的方式来进行规避。

还有一类内忧型专利风险已经不单单涉及一个申请的损失，而可能涉及一系列申请的损失。一个有代表性的例子是A公司是成立20年的产品产学研一体化技术创新型企业，随着这家技术创新型企业的做大做强，公司申请专利1000余件，这1000余件专利申请包括以公司为申请人的专利申请，也包括公司创始人为申请人的申请。该创始人在公司成立第12年离开A公司，成立B公司，带走了其为专利权人的申请专利100余件。此后A公司先后几次创始人的人员动荡导致公司的包括专利在内的资产缩水，甚至影响到了上市进程。由于A公司从成立到壮大并没有对专利资产进行过明确的权属规定，公司资产严重受损。技术创新型企业最该未雨绸缪早做防范的就是这种专利流失风险。透过现象看本质，这是典型的职务发明和个人发明归属纠纷导致带来的专利风险这类风险可以通过合同约定进行预防。

外患型专利风险及其防范  

来自企业外部的专利风险包括合作伙伴、竞争对手、NPE（Non-Practicing Entity，非实施实体）以及法律法规和地区政策的变化产生的风险等。

企业申请专利的目的本质上是跑马圈地，用专利来划定自己的技术势力范围。如果一家企业在技术创新上一骑绝尘优势领先，理想的局势就是“一直被模仿，从未被超越”。可是哪怕是行业内的老大，还是有可能被自己的合作伙伴拉入侵权泥潭。典型的“坑队友”型专利风险包括前面模拟案例1中提到的被委托生产项目本身是否侵犯专利权风险，其他还包括技术合作开发或委托开发中没有在合同中没明确规定专利权属，导致未来的专利权属纠纷。

竞争对手带来的常见专利风险涉及企业自身的专利被竞争对手无效、或者被规避。这种情况下对于提前对自身核心专利的稳定性进行分析以及专利布局就至关重要。尤其是面对竞争对手，如果专利权人想要提起侵权诉讼的情况下，相伴而生的就是被诉侵权方提起专利无效请求。侵权之诉与无效请求常常相伴而生，如果不提前做好自身专利的稳定性分析就贸然举起侵权之诉的大棒，有时会引火烧身，不但诉不成侵权，还导致自身的专利被无效，赔了夫人又折兵，损失惨重。为了避免这种局面，通常要在专利稳定性分析之后再谋定而后动，要么姑息侵权，要么协议商量，要么正面进攻。

NPE一般是并不从事生产实业的研发单位，比如科研院校等。企业对于合作伙伴、竞争对手这类和企业有着紧密关系的风险来源通常会有警惕性，由于NPE存在出产专利散在不定期的特点，很容易被企业忽略，在制定风险防范时疏于考虑。对于这种情况，只有紧跟技术发展，进行相关专利信息定期调研、更新和跟踪才能避免误入雷区。

法律法规和地域差异和变化带来的专利风险非常普遍。例如，根据最新美国专利实践，天然形成的基因序列是自然界的产物，被排除在可授权主题之外无法获得专利保护；相反，分离纯化状态的基因序列片段符合审查条件的情况下，在我国可以被授予专利权。美国专利实践允许疾病治疗方法授权，但是在中国，疾病的诊断治疗方法是不授权的主题。这种法律法规的地域差异和差别会导致一个专利在不同国家可能会面临不能授权的风险，对于专业人士而言会对这种动态进行跟踪，同时业内也会形成一套应对体系。防范此类风险时专利顾问的作用也非常大。

随着国家知识产权战略实施，越来越多的企业感受到了专利的价值。但是仍有部分技术创新型企业也在为忽视专利风险管理而交学费。要想防范企业专利风险，先要了解企业自身在哪些方面可能涉及专利，然后有的放矢进行风险预警，分门别类地进行防范，用合同、调研来保护自己，让懂行的人办专业的事，最终知专利风险未雨绸缪先行一步，防企业受损财誉两失。

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：李英 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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